第二章 聲明不專用之適用
第四節 現行商標法聲明不專用中「無致商標權範圍產生疑義」要件之判斷
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
37
種情況下，即無廢止事由規定三年未使用所欲排除之不正當限縮同業參與競爭機 會的情形。
無論如何，透過前述智慧財產法院 105 年度行商訴字第 107 號之判決亦提醒 商標權人，並非因一時行銷策略將該不具識別性納入圖樣後，後續即得因該部分 不具識別性而恣意更動，否則即有遭廢止之虞。此時或如論者所說，評估實際使 用之商標是否改變主要識別特徵，該問題應依據個案中不同的情況來加以判斷67， 而不能單純的認為既屬聲明不專用之無識別性部分，即得將以增刪改動。
第四節
現行商標法聲明不專用中「無致商標權範圍產生疑義」
要件之判斷
按現行商標法第 29 條第 3 項之規定，僅在「不具識別性部分」且「有致商 標權範圍產生疑義之虞」時，方要求「申請人應聲明該部分不在專用之列」，此 為民國 100 年商標法修法後所增列之要件。依商標專責機關公告「聲明不專用審 查基準」之說明，若商標圖樣中包含之不具識別性事項，不致於使商標權人或競 爭同業誤認其屬商標圖樣中具有專用權利的部分，即便未經聲明不專用，仍無礙 於商標權範圍的明確，即非屬「有致商標權範圍產生疑義之虞」的情形，申請人 無須就該部分為不專用的聲明，即可取得註冊68。然而何謂「產生疑義」，其判 斷之角度、時點，在立法後曾引起一番爭論，以下試分析之：
67 夏禾，從歐盟及我國商標實務見解探討商標實際使用之同一性認定問題，同註 62，頁 65。
68 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-聲明不專用審查基準，同註 8，頁 222。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
38
第一項 客觀使用情況
探究是否屬無致商標權範圍產生疑義之前，此時應已認定，該部分係屬無識 別性之部分，而識別性之判斷，則應以商標與指定商品或服務間的關係為中心，
依一般社會通念及客觀證據認定之69。具體而言，商標專責機關則提出四項參考 要素70：
(1) 消費者需要運用想像力的程度 (2) 辭典定義
(3) 報紙、雜誌或網路的使用 (4) 競爭者可能需要使用的程度
衡酌以上參考要素，若文字描述性質越是直接、明顯，或同業及公眾越是經 常使用於說明指定的商品或服務，商標權人則越不至於認為該部分為其商標權範 圍所及，同業也越不容易懷疑商標權人取得該說明性用語的專用權，從而該文字 屬不具識別性事項即明確而無疑義71。就此，亦有採取相同看法認為，不妨以公 眾或競爭同業使用頻率作為判斷基準；亦即，只要消費者或同業少見使用，便列 為可能產生疑義之虞的情形，須聲明不專用72。
69 陳昭華，商標法之理論與實務，同註 31，頁 44。
70 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-識別性審查基準，同註 2，頁 155。
71 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-聲明不專用審查基準，同註 8，頁 226。
72 李得灶法官發言，「聲明不專用審查基準」修正草案公聽會會議紀錄，頁 7，2011 年 8 月 30 日。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
39
對於相關消費者或競爭同業使用程度的判斷，除經由辭典（相關詞彙若經收 錄於辭典，則應可推論於社會上有一定共識，屬說明性質無疑）、網路檢索資料 等方式外，亦不乏具體可觀的要素，如語言別，在我國常見的語言除中文、英文 外，其餘日文、韓文、法文等外語雖可見使用，然公眾不見得知悉其為習見生活 用語或描述。是故，外文若為商品或服務之說明或通用名稱，理解該文字者，可 知悉商標權人未就該文字取得專用權，不諳該語言者，則因不能理解字義，無從 判斷商標權人是否就該外文取得專用權，應屬有致商標權範圍產生疑義之虞，而 須聲明不專用的情形。總結而言，中英文為國人普遍熟悉的語文，競爭同業對於 語言字義有相當程度理解，方足以為商標權範圍的判斷。至於英文以外的外國文 字，因國人理解未達普及的程度，為避免競爭同業因不解字義，而不清楚商標權 具體範圍，凡屬不具識別性者，現行商標審查實務即一律聲明不專用，以茲明確
73。
第二項 判斷基準時
承上述說明，特定詞彙或圖形對相關消費者或同業而言，是否無疑義地不具 識別性，雖需參酌客觀使用情況，然「無疑義」之判斷基準時點，應以何時為準？
申請時？抑或審查時？對此問題，或可先從「識別性認定之判斷時點」討論加以 探究，查商標專責機關所公布之「識別性審查基準」，其表示對於識別性有無之 判斷，應以「審查時」為判斷時點。舉例言之，特定文字於前案中並未聲明不專 用，但在後商標申請時，依審查時之客觀事證，該文字確為說明性、通用名稱或 有其他不具識別性的情形，且後案商標無致相關消費者混淆誤認之虞，則可取得 註冊。惟該部分既包含於在先註冊商標中，且未經聲明不專用，後案商標取得註
73 經濟部智慧財產局，商標法規暨審查基準-聲明不專用審查基準，同註 8，頁 250。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
40
冊，而未以有致相關消費者混淆誤認之虞予以核駁的理由並不清楚，在先商標權 人可能仍以為其就該不具識別性文字具有排除他人使用的權利，且在後商標權人 及其他競爭同業可能不瞭解該部分已不具識別性，為明確表示後案商標中的相關 文字不具識別性，在後之商標權人須將該部分聲明不專用，始能取得註冊74。
上述見解亦得到司法實務支持，如最高行政法院 99 年度判字第 1163 號判決
75即謂：「商標申請案是否有商標法第 23 條第 1 項76所列不得註冊事由之判斷基 準時點，除有商標法第 23 條第 2 項所明定之情形（即第 12 款、第 14 款至第 16 款及第 18 款規定之情形，以申請時為準），自應以核准註冊審定時為判斷之基 準時點。至於申請註冊商標倘原不具識別性，其是否依商標法第 23 條第 4 項取 得第二層意義之事實狀態基準時，由於商標專責機關審酌使用證據之範圍僅至審 定時，自亦應以商標專責機關審定時作為判斷商標是否具第二層意義之時點。」
然此非無不同看法77，如歐盟與我國在後天識別性認定之基準時點即有不同，
歐盟係採認商標申請註冊日之前的使用證據，亦即原欠缺識別性之商標，必須在
74 經濟部智慧財產局，同前註 8，頁 284。
75 相同見解者如智慧財產法院行政判決 103 年度行商訴字第 83 號。
76 民國 92 年舊商標法第 23 條第 1 項節錄：
「商標有下列情形之一者，不得註冊：
一、不符合第五條規定者。
二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。
三、所指定商品或服務之通用標章或名稱者。」
77 採「申請時」為基準者，如智慧財產法院行政判決 103 年度行商訴字第 23 號：「商標是否具 有識別性或第二意義，應以商標申請時為準，被告作為原處分時，原告與參加人未達成和解。揆 諸前揭說明，原告與參加人和解，不影響本院就系爭商標識別性之判斷」。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
41
「申請時」取得後天識別性，始得獲准註冊78。換言之，依此見解，審查時若申 請人已透過大量宣傳使用而取得後天識別性，亦無法取得商標註冊保護，較不利 於申請人。
總結前開論述，對於「相關消費者或同業對不具識別性的範圍已無疑義」之 認定，本文認為，在本質上，仍與識別性之判斷無有不同，僅是在程度高低上有 所差別，在無識別性屬顯無疑義的情形，其不具識別性的認知，係隨時間軸的推 進，在使用上更加廣泛而明顯。是故，本文認為，依審查時客觀判斷已無疑義之 虞時，即不應再要求聲明，方符合商標修法使申請人及早取得權利之意旨79。
第三項 申請人主觀認知
就不具識別性的部分是否致商標權範圍產生疑義，其認定與「識別性有無」
最大的不同，應在於有必要考量申請人的主觀認知情況為何，申言之，就聲明不 專用之制度目的來看，其係透過行政預先審查的手段，教示商標申請人其商標圖 樣中之特定部分並無商標權，據此以事先避免商標侵權之爭訟，然而，若認定係 屬不具識別性而無疑義的情形，因商標專責機關依法並無通知申請人之義務，亦 不會將之公告，是故，若申請人主觀有將之認定屬其商標權範圍的傾向，應有必 要將該情況納入是否應聲明不專用之考量因素，以避免悖於聲明不專用之立法意 旨。
78 劉真伶、鄭淑芬，歐盟商標識別性案例介紹，智慧財產權月刊第 139 期，頁 78-79， 2010 年7 月。
79 相同見解，參商標權組回應，「聲明不專用審查基準」修正草案公聽會會議紀錄，頁 7，2011 年8 月 30 日。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
42
是故，若依個案客觀事實觀察，申請人係欲就不具識別性部分取得專用權，
原則便應要求申請人聲明不專用，以盡量降低爭執的可能性80。然而如何以申請 書所載圖樣，判斷申請人的主觀意圖，即為難題。對此，商標專責機關考量我國 之社會民情或商業使用，在特定類型文字的情況，經常可見商標權人認為係屬其 權利之範圍，即以行政規則事先推定應屬對商標權範圍產生疑義之情形。
(一) 姓氏
因我國社會民情之故，商標審查實務中，申請人經常於商標圖樣中使用姓氏，
例如陳家、林記等，但考量競爭同業亦有使用自己姓氏的需要，不宜由一人 獨占專用權利，為避免產生商標權及於姓氏的疑義，即應聲明不專用81。 (二) 標語
標語縱非商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性的說明文字，一般 而言，消費者仍不會將之作為識別來源的標識，故屬不具識別性的文字，但 標語可能為申請人所創用，或同業間少有相同組合文字的使用情形，故申請
標語縱非商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性的說明文字，一般 而言，消費者仍不會將之作為識別來源的標識，故屬不具識別性的文字，但 標語可能為申請人所創用，或同業間少有相同組合文字的使用情形，故申請