第二章 聲明不專用之適用
第三節 現行聲明不專用制度之適用情形
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第三節
現行聲明不專用制度之適用情形
就我國商標法的架構而言，第 29 條第 1 項之規定為：「商標有下列不具識 別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、
產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱 所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」係關於商標應具備識別 性之規定，屬於註冊之「積極要件」，而所謂積極要件，係指商標應具備與其他 商標區別之特性，若不具備即無成為商標之適格；相對於此概念者則為「消極要 件」，則規定於商標法第 30 條第 1 項各款之其它不得註冊事由，如使公眾誤認 誤信其商品性質、相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標而有致相關消費 者混淆誤認之虞等情形31。
而現行商標法將聲明不專用之規定置於第 29 條第 3 項，立法者應係認為在 圖樣中特定部分不具識別性造成商標權利範圍不明確之情形，因涉及識別性之判 斷，在性質上較相近於該條第 1 項商標整體不具識別性的情況，故有此立法架構。
然而，適用聲明不專用之案例，其先決條件應係整體商標圖樣具備識別性，僅是 就特定範圍有無商標專用權並不明確，是故立法者將「聲明不專用」置於商標法 第 29 條第 3 項，與同條第 1 項、第 2 項係針對商標整體缺乏識別性設計之規範，
法規目的實不相符，聲明不專用規定所欲避免者，係商標權人濫行主張權利，對 該商標區別商品來源的功能則無疑慮，故設置於第 29 條商標積極要件之規範中，
在整體法架構上似有疑慮，進而言之，聲明不專用規定若獨立設置條文，對於聲 明不專用可否撤銷、聲明不專用部分可否取得後天識別性等問題，均得較細緻的
31 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 43，2015 年 10 月。
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他正當事由緩辦之期間34，若有其餘需要補正事項，往往需時近一年方能取得核 准，就瞬息萬變的商業市場而言，一年時間可能商標權人所需要避免競爭同業惡 意仿襲的最重要時點已過。甚而，在商標審查程序中，商標專責機關經常收到申 請人詢問，所請商標是否能取得註冊，因相關生產費用、行銷經費即將支出，倘 數月後經商標專責機關認定不得註冊，費用無法回收之下動輒影響公司生計。綜 上而言，現行法「聲明不專用」中「有致商標權範圍產生疑義之虞」之要件，在 避免商標權人濫行主張權利的主旨下，最大化加速商標審查，有其實質正當之目 的。
然而，就現行法施行近十年後的現在，雖平均審結期間確實有所下降35，但 就經商標專責機關認定不具識別性且無疑義的部分，是否即無濫行主張權利之疑 慮，容有確認之必要，因商標註冊簿中僅會刊載商標整體圖樣及記載商標權人不 主張商標專用權之部分，但經商標專責機關認定屬無識別性但對商標權範圍不至 產生疑義之部分，則不會將之載明於註冊簿中。因此，就圖樣中未聲明不專用的 部分，即有兩種可能，一者為具識別性之部分，一者為顯無疑義不具識別性之部 分，然而，因商標權利人未必通曉商標法令，理論上仍有可能就不具識別性部分 向他人主張商標專用權，類似情況，或可參照《智慧財產法院 106 年度民商訴字 第 14 號民事判決》：
(1) 爭點：
34 商標 FAQ，經濟部智慧財產局網站，
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=214882&ctNode=7078&mp=1，最後瀏覽日：2018 年 3 月24 日。
35 商標註冊申請案平均審結期間：101 年 8.6 個月、102 年 8 個月、103 年 7.8 個月、104 年 7.5 個月、105 年為 8.6 個月。參經濟部智慧財產局，2016 年智慧財產局年報，2017 年 4 月。
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註冊在先之第 01636299 號「 」等商標與註冊第 01689002 號「 」商標是否近似？「Tutor」文字是否為在先商標之主要識別 部分？
(2) 原告主張：
兩造為競爭同業，均提供線上英語教學服務，被告於網站上及網域名稱所使 用之「i-Tutor」標示，與原告所有之系爭商標相較，整體觀之均有「Tutor」字樣，
且兩者均在「Tutor」文字外附加其他英文字，僅被告所附加者為「i」，而原告 所附加者為「ABC」或「ABCjr」或「Ming」或「Glass」或「Group」，整體觀 之，兩商標圖樣應構成近似。
(3) 被告主張：
系爭商標係由英文字「Tutor」與其他英文字結合之圖樣。系爭商標給予消 費者寓目為英文字「Tutor」，依據臺灣使用人數最多的「Google 翻譯」，輸入
「Tutor」，翻譯結果是「導師」、「家庭教師」；大陸地區使用人數最多之「百 度翻譯」，輸入「Tutor」，翻譯結果依然是「導師」、「家庭教師」，若「Tutor」
是原告專屬著名商標，那全世界的「導師」、「家庭教師」不皆會侵權嗎？
(4) 法院判決理由節錄：
原告所主張之系爭商標，主要係以由左至右由字體略經設計之橫書英文
「TutorABC」所構成，附加英文「ABC」、「jr」、「Glass 」、「Group 」、
「Ming」、「Meet」、「talk」，其中編號 2 註冊第 01278886 號「TutorABC」
商標，則包含以英文字母「O」右側掛置一單邊耳掛式耳機麥克風，及以英文字
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母「C」之右側缺口結合地球橢圓圖形等設計，然上開設計變更尚屬細微，整體 予人寓目印象，仍可清晰辨認其主要部分為「Tutor」。而被告系爭名稱之「i-Tutor」， 則為「Tutor」結合小寫英文字母「i」，兩者皆以「Tutor」詞彙為基礎，且各佔 整體商標達 3 分之 2 以上，是「Tutor」英文詞彙已成為兩者之主要識別部分，
視覺感受繁簡差異性不大，整體外觀予人寓目印象極為相似；又兩者既皆以英文 詞彙「Tutor」為主要部分，整體連貫唱呼讀音，差異性可謂不大，兩者之讀音，
亦相彷彿；再兩者之主要識別部分均為「Tutor」英文詞彙，該「Tutor」英文詞 彙有中文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意，以現今英語教育普及，
國人普遍至遲自中學時期即學習英文背景而論，尚難認其屬艱澀難懂之英文詞彙，
因此，系爭商標即傳達有予消費者為提供與英文「家教」、「家庭教師」或「私 人教師」相關服務之意；而「i-Tutor」亦傳達提供英文「家教」、「家庭教師」
或「私人教師」服務之意涵，故兩者予相關消費者之觀念，亦屬相近。又被告於 使用「i-Tutor」名稱時，即使附加「真人網路學苑」字樣，然其仍僅為說明性、
描述性文字，僅在於說明、描述被告所提供之網路英文家教商品或服務，尚難藉 以辨識商品或服務之來源。是兩者之外觀、讀音、觀念均相彷彿，於異時異地隔 離觀察，或於實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，若標示於相同或類似之商品 或服務，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察，或於購買時施以 普通之注意，仍可能會誤認兩者來自同一來源之系列服務，或誤認使用人間有關 係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能，自有使相關消費者產生混 淆誤認之虞。
被告抗辯「Tutor」是一既有且習見字彙，為中文「家教」、「家庭教師」
或「私人教師」之意，不僅為國內補教相關競爭同業者經常所用之詞，更是國外 普遍用語云云。然查商標之功能主要，在於指示商品或服務的來源，而以之與他 人的商品或服務相區別，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，聲明不專 用制度，僅係於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，
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註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據。
關於「註冊商標中未聲明不專用的文字，在後申請時為不具識別性文字的處理方 式」，在商標審查實務所憑據之商標聲明不專用審查基準行政規則之 7.2 一節有 詳盡記載，玆引述略以：「商標圖樣中包含之事項是否有不具識別性的情形，係 以審查時作為判斷時點，若在後商標註冊申請案，以已註冊商標的文字作為商標 圖樣的一部分，而前案於申請註冊時，並未以該文字不具識別性聲明不專用，惟 若依後案審查時的客觀事證，該文字確實為說明性、通用名稱或有其他不具識別 性的情形，或該文字於後案係結合其他文字一併使用，該文字本身已非商標圖樣 的主要識別部分，而僅是商品或服務的相關說明，且後案商標無致相關消費者混 淆誤認之虞，則可取得註冊，商標權人或第三人尚不得僅以前案已經核准註冊或 未聲明不專用的事實為爭執。惟該部分既包含於在先註冊商標中，且未經聲明不 專用，後案商標取得註冊，而未以有致相關消費者混淆誤認之虞予以核駁的理由 並不清楚，在先商標權人可能仍以為其就該不具識別性文字具有排除他人使用的 權利，且在後商標權人及其他競爭同業可能不瞭解該部分已不具識別性，為明確 表示後案商標中的相關文字不具識別性，在後之商標權人須將該部分聲明不專用，
始能取得註冊」。經查：系爭商標並非將「Tutor」部分聲明不專用，且被告 99 年 11 月 16 日申請、104 年 1 月 16 日註冊之「真人網路學苑」商標，不就「I-TUTOR」
文字主張商標權（見本案卷二第 93 頁），已如前述，則被告使用之系爭名稱，
是否造成相關消費者混淆誤認，應就兩者整體觀察比對，除衡諸兩者是否構成相 同或近似，亦應綜合其他各項因素，判斷是否符合有致相關消費者混淆誤認之虞 要件。亦即，本件在判斷混淆誤認之虞之識別性強弱因素時，應就兩者整體審查 其識別性，再予以比對觀察識別性強弱，被告前開所辯，乃區隔或割裂系爭商標 之「Tutor」英文詞彙，自屬不合，亦不符判斷混淆誤認之虞法則。
(5) 判決簡評
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法律諮詢服務而有不同。因此，系爭商標難謂其主要部分為「Tutor」，正如再 怎麼著名的網路服務律師事務所，其商標的主要部分也不會是「律師」。(3)兩
法律諮詢服務而有不同。因此，系爭商標難謂其主要部分為「Tutor」，正如再 怎麼著名的網路服務律師事務所，其商標的主要部分也不會是「律師」。(3)兩