第二章 網路交易平臺提供商之商標間接侵權歸責理論
第二節 網路交易平臺提供商之商標間接侵權責任
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商 是 櫃 檯 出 租 方 的 論 點 仍 欠 周 延 。
綜 上，本 文 網 路 交 易 平 臺 服 務 商 應 屬 網 路 交 易 的 獨 立 第 三 方。此 觀 點 亦 已 為 中 國 行 政 機 所 採 ， 以 行 政 規 則 與 行 政 規 範 性 文 件 確 立 具 體 強 化 對 該 類 主 體 的 規 制 與 管 理 ，2011 年 中 國 商 務 部 發 佈 之 第 三 方 電 子 商 務 交 易 平 臺 服 務 規 範 與 2014 年 國 家 工 商 行 政 管 理 總 局 修 訂 之 「 網 路 交 易 管 理 辦 法 」42皆 屬 適 例 。
第二節 網 路 交 易 平 臺 提 供 商 之 商 標 間 接 侵 權 責 任
網 路 交 易 平 臺 提 供 商 在 商 標 侵 權 案 件 中 所 應 承 擔 的 侵 權 責 任 可 分 為 直 接 侵 權 責 任 和 間 接 侵 權 責 任 兩 種 態 樣 。 由 前 述 的 探 討 可 知 ， 在 C2C 交 易 模 式 中 ， 網 路 服 務 提 供 者 並 不 參 與 買 賣 行 為 ， 因 而 通 常 沒 有 直 接 涉 及 於 商 業 上 使 用 商 標 之 行 為，故 無 需 擔 負 直 接 侵 權 責 任，
但 依 據 網 路 服 務 提 供 者 「 獨 立 第 三 方 說 」 的 法 律 定 位 ， 但 則 應 有 間 接 侵 權 責 任 適 用 的 餘 地 ， 於 下 文 將 介 紹 其 相 關 理 論 規 範 。
一 、 美 國 法 相 關 理 論 規 範
(一)、美 國 聯 邦 商 標 法 直 接 侵 權 規 定
是 美 國 現 行 商 標 法 （ 又 稱 Lanham 法 案 ）， 於 1946 年 頒 佈 ， 經 過 數 次 修 訂 ， 至 今 有 效 。 該 法 第 1114（ 1）（ a） 規 定43： 在 商 業 活 動 中 ， 任 何 未 經 許 可 將 複 製 、 仿 冒 、 抄 襲 或 偽 造 他 人 註 冊 商 標 標 識 用 於 對 商 品 或 服 務 進 行 銷 售 、 要 約 銷 售 、 經 銷 或 廣 告 宣 傳 的 行 為 ， 若
42 網路交易管理辦法第 22 條。
43 35 USC 1114 (1) Any person who shall, without the consent of the registrant— (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive。
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That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin.
依據該條款，根據該條款，第三人善意、合理地使用他人的名稱（Name）、短語（Term）、或 圖案（Device）來描述自己的產品或服務，只要該使用是一種描述性而非商標意義上的使用，就 屬法定合理使用，不構成商標侵權。
46 我國是明文規定於 2012 年 7 月 1 日施行之商標法第 68 條，而中國現行商標法第 57 條第 2 項 皆採「產生混淆誤認之虞」的標準。
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48 Restatement (Second) of Torts § 876(b):For harm resulting to a third person from the tortious conduct of another, one is subject toliability if he ……(b) knows that the other's conduct constitutes a breach of duty and gives substantial assistance or encouragement to the other so to conduct himself…..
49 Restatement (Second) of Torts § 877(a):For harm resulting to a third person from the tortious conduct of another, one is subject to liability if he :(a) orders or induces the conduct, if he knows or should know of circumstances that would make the conduct tortious if it were his own. .".
50 Restatement (Second) of Torts § 877 (c): For harm resulting to a third person from the tortious conduct of another, one is subject to liability if he:……(c) permits the other to act upon his
premises or with his instrumentalities, knowing or having reason to know that the other is acting or will act tortuously…..
51 蔣克齊，網路服務提供者商標侵權責任研究，世新大學智慧財產權研究所碩士論文，頁 60，
2011 年 7 月。
52 成夢珊，同前註 8，頁 337。
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53 See 35 U.S.C. 271(b) ”Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”
54 MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005))
55 ”…one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties.”, Grokster, Ltd., 545 U.S. at 919.
56 王澤鑑，侵權行為法，作者自版，頁 519-520，2011 年 8 月。
57 “…even in the absence of an employer-employee relationship one may be vicariously liable if he has the right and ability to supervise the infringing activity and also has a direct financial interest in such activities.” See Genrhwin Publisbing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc. ,443 F. 2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).
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聯 邦 第 二 巡 迴 上 訴 法 院 首 次 在 著 作 權 案 件 中 援 引 代 理 侵 權 責 任 ， 該 法 院 明 確 指 出 ， 縱 使 被 告 與 直 接 侵 權 行 為 人 之 間 不 具 有 僱 傭 關 係 ， 但 只 要 被 告 有 權 利 及 有 能 力 監 督 直 接 侵 權 人 的 侵 權 行 為 ， 且 從 中 獲 取 直 接 財 產 利 益 ， 即 應 負 代 理 侵 權 責 任 。
從 該 案 中 可 以 看 出 ， 代 理 侵 權 責 任 的 構 成 條 件 有 兩 個 ：
（1）有 權 利 及 有 能 力 監 督 直 接 侵 權 人 的 侵 權 行 為 ；
（2）從 侵 權 行 為 中 獲 取 直 接 經 濟 利 益 。 2. 幫 助 侵 權 責 任
此 一 侵 權 責 任 的 理 論 亦 由 美 國 法 院 所 建 立，意 指 凡 協 助、參 與 、 貢 獻 他 人 侵 權 行 為 者，均 應 就 他 人 因 此 所 受 損 害 負 賠 償 之 責58。與 代 理 侵 害 責 任 的 差 異 在 於 ， 代 理 侵 害 責 任 著 重 於 與 直 接 侵 害 「 人 」 之 關 聯 ， 而 幫 助 侵 害 責 任 的 成 立 則 是 基 於 與 直 接 侵 害 「 行 為 」 間 之 關 聯 性 ， 而 與 直 接 侵 害 人 未 必 有 關59。
美 國 最 早 討 論 商 標 幫 助 侵 權 責 任 的 案 件 是 1982 年 美 國 最 高 法 院 審 理 的 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.案（ 簡 稱 I n w o o d 案 ）60。 該 案 中 上 訴 人 Inwood Labs. Inc.（ 下 稱 Inwood） 為 一 學 名 藥 廠 ， 係 生 產 cyclandelate 血 管 擴 張 劑 之 學 名 藥 ， 故 意 仿 效 被 上 訴 人 I v e s L a b o r a t o r i e s , I n c . （ 下 稱 I v e s ） 已 申 請 之 CYCLOSPASM OL 商 標 註 冊 膠 囊 紅 色 與 紅 藍 兩 色 之 外 觀 ， 並 出 售 給 藥 房 。 Ives 認 為 Inwood 此 提 供 這 種 與 Ives 原 廠 藥 相 同 外 觀 藥 品 的
58 See Katja Weckström, Secondary Liability for Trademark Infringement in the United States, 49 U.
LOUISVILLE L. REV. 555, 570 (2011)
59 馮震宇，部落格也會侵害著作權？--網路服務提供者責任限制規範下的部落格責任，萬國法律，
第 153 期，2007 年 6 月，頁 17。
60 Inwood laboratories,inc.v. Ives Laboratories,inc., 456 U.S. 844, 854 (1982).
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61 “…if a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorially responsible for any harm done as a result of the deceit”, Ives Laboratories,inc., 456 U.S. at 854.
62 陳龍昇,網路服務提供者商標間接侵權責任,中原財經法學,33 期, 頁 209,2014 年 12 月。如，
Lockheed Martin 案中原告主張其商標遭他人申請註冊為網域名稱，起訴請求被告網域名稱註冊 服務提供者應負賠償之責，該案中法院認為：倘網路服務提供者就使用者利用其服務所為侵害商 標權行為有「直接控制與監督」（direct control and monitoring）之可能者，即應負侵權之責，Inwood 判斷標準原則即可擴張適用。Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980, 984-985 (9th Cir. 1999) ("Direct control and monitoring of the instrumentality used by a third party to infringe the plaintiff's mark permits the expansion of Inwood Lab.'s 'supplies a product' requirement for contributory infringement.")
63 Tiffany v. eBay, 576 F.Supp.2d 463, 475 (S.D.N.Y. 2008)
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64 17 U.S.C. §512(c)：”(c) Information Residing on Systems or Networks At Direction of Users.—
(1) In general.— A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if the service provider—
(A)
(i) does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing;
(ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or
(iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material;
(B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and
(C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity.”
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1. 服 務 提 供 者 必 須 ：
（1）未 實 際 知 悉 存 放 於 其 系 統 或 網 路 上 之 資 訊 或 資 訊 之 利 用 係 屬 侵 害 著 作 權 ；
（2）未 察 覺 （aware） 明 顯 侵 害 著 作 權 行 為 之 事 實 或 情 形 ；
（3）於 實 際 知 悉 、 察 覺 該 侵 權 事 實 後 立 即 將 資 訊 刪 除 或 阻 斷 。 2. 當 服 務 提 供 者 對 著 作 權 侵 害 行 為 有 控 制 之 權 利 及 能 力 時，並 未 自 該 侵 害 行 為 獲 有 直 接 經 濟 上 利 益 。
3. 當 服 務 提 供 者 接 獲 依 法 所 為 之 權 利 侵 害 通 知 後，立 即 將 該 資 訊 移 除 或 使 其 無 效。此 即「 通 知 與 取 下（notice and takedown）（ 又 稱 ： 通 知 刪 除 ）」程 序 ， 服 務 提 供 者 必 須 依 著 作 權 人 之 通 知 將 其 所 指 之 侵 權 資 訊 取 下 方 能 免 責 。
DM CA 法 案 § 5 1 2 ( c ) ( 3 ) 進 一 步 規 範 「 通 知 與 取 下 （ n o t i c e a n d t a k e d o w n ）」 之 法 定 程 序65： 對 權 利 人 所 為 之 通 知 ， 須 以 書 面 通 訊 方 式 向 服 務 提 供 者 之 指 定 代 表 人 為 之，且 該 通 知 必 須 符 合 下 列 事 項：（ 1）
經 授 權 代 表 著 作 權 人 之 實 體 或 電 子 簽 章 ；（ 2 ） 聲 稱 著 作 權 人 被 侵 害 之 著 作 的 證 明 ， 如 同 一 網 站 上 有 多 個 著 作 被 侵 害 時 ， 應 列 出 代 表 清 單 ；（ 3 ） 該 被 移 除 或 阻 斷 之 侵 權 資 訊 的 證 明 ， 並 提 供 服 務 提 供 者 足 以 找 到 該 資 訊 之 資 料 ；（ 4 ） 提 供 可 讓 服 務 提 供 者 與 指 控 人 聯 絡 的 資 訊 ， 如 地 址 、 電 話 及 電 子 郵 件 ；（ 5 ） 聲 明 指 控 訴 人 係 善 意 相 信 該 資 訊 之 利 用 未 獲 合 法 授 權 ；（ 6 ） 聲 明 侵 權 通 知 之 內 容 無 誤 ， 且 指 訴 人 已 取 得 著 作 權 人 之 授 權 ， 否 則 將 負 偽 證 責 任 。
同 時，為 平 衡 保 障 著 作 權 人、服 務 提 供 者 及 網 路 使 用 者 的 權 益 ，
65 See 17 U.S.C. §512(c)(3)。
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於 該 法 §512(g)訂 有 所 謂「 反 通 知 與 回 復（ counter-notice and put-back）」
的 機 制66，該 機 制 之 設 計 為 若 收 到 使 用 者 之 反 通 知，應 將 該 反 通 知 轉 送 給 著 作 權 利 人 ， 並 告 知 將 於 十 日 內 回 復 該 被 移 除 或 阻 斷 之 資 訊 ， 如 權 利 人 未 於 十 至 十 四 天 內 向 法 院 提 起 訴 訟 ， 網 路 交 易 平 臺 提 供 商 應 該 將 被 移 除 或 阻 斷 之 資 訊 回 復 。
雖 然 美 國 商 標 法 並 無 類 似 DMCA 法 案 中 之 安 全 港 規 則 第 512 條 之 通 知 與 取 下（ notice-and-takedown）機 制 的 規 定，但 是 在 Tiffany ( N J ) I n c . v. e B a y, I n c .案67中，法 院 認 定 若 網 路 服 務 業 者 能 即 時 執 行 其 通 知 與 取 下 （ notice-and-takedown） 機 制 （ 例 如 eBay 的 Ve RO 機 制 ）， 即 已 盡 合 理 的 注 意 義 務 ， 亦 可 免 除 其 間 接 侵 權 責 任 ， 確 立 在 網 路 商 標 間 接 侵 權 案 件 中 亦 得 適 用 DMCA 法 案 安 全 港 規 則 之 先 例 。
二 、 歐 盟 法 相 關 理 論 規 範
(一)、電 子 商 務 指 令 （the Electronic Commerce Directive）68 電 子 商 務 指 令 是 歐 盟 專 為 資 訊 社 會 服 務 所 做 的 法 律 規 定 ， 其 全 面 規 範 網 路 交 易 過 程 中 各 方 主 體 的 行 為 責 任 問 題 。 依 照 電 子 商 務 指 令 第 12 條 至 第 14 規 定 ： 傳 輸 服 務 提 供 者 （ mere conduit）、 快 速 存 取 服 務 提 供 者 （ caching） 與 代 管 服 務 提 供 者 （ hosting） 等 類 型 之 中 介 服 務 提 供 者，就 使 用 者 所 提 供 之 資 訊，於 符 合 該 指 令 所 定 事 由 時 ， 得 主 張 免 責69。 因 淘 寶 網 與 Ebay 等 網 路 交 易 平 臺 提 供 商 之 服 務 屬 性 係 利 用 IT 技 術 接 收 並 儲 存 處 理 訊 息 ， 得 適 用 該 指 令 第 14 條 第 1 項
66 See 17 U.S.C. §512(g)
67 eBay, 576 F.Supp.2d at 475 以及 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93(2010)
68 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market.
69 陳龍昇，同前註 62，頁 215。
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1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that:
(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or
(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information…..”
71 See Directive 2000/31/EC, Art. 14.2
72 See Directive 2000/31/EC, Art. 15.1
73 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights.
74 黃順發、陳冠勳，參加歐洲專利局（EPO）舉辦之「智慧財產權執行週（IP Enforcement Week）」
研討會研習報告，經濟部智慧財產局公務出國報告，頁 1，2007 年 1 月。
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侵 權 人 或 其 他 關 係 人 告 知 姓 名、住 址、系 爭 仿 冒 品 的 數 量 及 價 格75。 該 執 行 指 令 不 僅 規 定 侵 權 人 有 告 知 義 務 ， 更 將 告 知 義 務 之 範 圍 擴 大 至 經 銷 或 製 造 仿 冒 品 的 其 他 第 三 人 ， 亦 將 如 網 際 網 路 服 務 提 供 者 之
侵 權 人 或 其 他 關 係 人 告 知 姓 名、住 址、系 爭 仿 冒 品 的 數 量 及 價 格75。 該 執 行 指 令 不 僅 規 定 侵 權 人 有 告 知 義 務 ， 更 將 告 知 義 務 之 範 圍 擴 大 至 經 銷 或 製 造 仿 冒 品 的 其 他 第 三 人 ， 亦 將 如 網 際 網 路 服 務 提 供 者 之