國立交通大學
管理學院碩士在職專班科技法律組
碩士論文
美國競爭法上智慧財產拒絕授權案件之實證研究
Empirical Studies of Refusal to License Cases under U.S.
Antitrust Laws
研究生：劉威廷
指導教授：王立達 博士
美國競爭法上智慧財產拒絕授權案件之實證研究
Empirical Studies of Refusal to License Cases under U.S.
Antitrust Laws
研究生：劉威廷 Student: Wei-Ting Liu
指導教授：王立達 Advisor: Dr. Li-Dar Wang
國立交通大學
管理學院碩士在職專班科技法律組
碩士論文
A Thesis
Submitted to Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master
in
Technology Law
Jan 2010
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
美國競爭法上智慧財產拒絕授權案件之實證研究
學生：劉威廷 指導教授：王立達 博士 國立交通大學 管理學院碩士在職專班科技法律組摘要
從傳統競爭法上實體財產拒絕交易所衍伸的法律問題，發展到近年來業界常 遭遇到拒絕授權的問題，學術界及相關的主管機關都有熱切的討論。然而，所討 論的範圍，都僅侷限於 Data General，Kodak II 及 Xerox 三個判例。本文有鑑於 學界在此一議題之討論缺乏實證研究，特別於 LexisNexis 資料庫進行檢索並對資 料做統計分析。實證研究方向，分別在專利領域及著作權領域，依 Data General， Kodak II 及 Xerox 提出的原則，進行分類統計，並將專利加著作權的案例合併統 計，藉由實證研究統計，分析法院在處理專利及著作權等不同領域的案例，是否 會採用不同的原則。同時，本文依時間序列，分析過去十五年來法院採用原則方 面的比例是否有變化。最後，本文針對當法院採取不同原則時，是否會影響原告 及被告之勝訴及敗訴，進行實證分析。從實證上得到的結果，輔以國會立法的本 意，及分析最高法院的意旨，本文提出建議的原則，以利處理後續相關爭議。Empirical Studies of Refusal to License Cases under U.S. Antitrust Laws
Student: Wei-Ting Liu Advisor: Dr. Li-Dar Wang
Institute of Technology Law National Chiao Tung University
ABSTRACT
Comparing with the development of refusal to deal in real property under
antitrust laws, today the high tech industry faces more ponderous problem, the refusal to license. Both the academic field and relevant governmental authorities have focused their discussions on this issue. However, all of these discussions have fallen largely within the realm of three federal cases, i.e. Data General, Kodak II and Xerox, which will be discussed in detail in this thesis. Due to the lack of empirical research on this issue, this thesis focuses its research on related cases from LexisNexis
database and empirically analyzes the researched cases. The empirical research of this thesis will turn related cases into statistic results by focusing on patent field and copyright field separately, according to the different legal standards under Data General, Kodak II and Xerox and combine both patent cases and copyright cases together for analysis. Based on the results of the empirical research, this thesis also analyzes whether courts will use different standards when they deal with cases in the patent field or copyright field. Meanwhile, this thesis tries to analyze the percentage of the standards used by courts in the last fifteen years in order to find out how the percentage has changed during this period. Finally, this thesis focuses on whether the standards chose by courts will affect whether the intellectual property owner or the antitrust complainant will win the case. Based on such empirical results, combined with the analysis of congressional intent and Supreme Court rulings, this thesis aims to propose a legal standard that is possibly the best approach to the refusal to license anti-competition cases, Hopefully this standard will be useful for
adjudicating future cases in this field.
Keywords: refusal to license, refuse to license, Data General, Kodak II, Xerox, antitrust
誌謝
從研究所畢業後在園區工作了幾年，沒想到因劉尚志老師於園區課堂上的一 席話，便投入了這幾年法律研習的過程。從電機工程領域轉至法律領域，不熟悉 的事情實在太多了，感謝科法所內老師們殷勤的指導，同學間互相鼓勵扶持，才 讓我今天可以在我自己第二篇畢業論文再次撰寫誌謝這一段。在寫這一段時，過 去這幾年的點點滴滴又從我眼前一幕幕流過，要感謝的人太多了，給我幫助的人 也太多了，此時我心中真是充滿感謝。 首要感謝的，當是我的指導老師王立達博士，老師在競爭法上的專業，讓我 上老師的課時如沐春風，更立時決定要找老師指導未來的論文。在論文撰寫的過 程，老師不但在專業上給予許多建議，在論文的內容部分，老師更不厭其煩的指 導我許多細節上的疏失，對於王老師這一路上給予的幫助，除了感謝還是感謝。 所上老師的幫助，是學生得以在法學上有機會一窺其中奧祕的最大功臣，從 一個門外漢到今日可以略知一二，要謝謝所上的老師。從來到科法所後，便由當 時的所長劉尚志老師帶進專利這個領域，劉老師上課風趣幽默，談笑間將生硬的 法律觀念化為可吃喝的養分讓我們吸收，更將實證的觀念引進法律當中，以與社 會更貼切的方式處理法律問題，讓我受益良多。吳巡龍老師將自身執法的經驗， 配合對台灣及美國兩國法律精準的剖析，讓我對美國刑事訴訟法及證據法有更深 的認識。倪貴榮老師與王敏銓老師在英美法上的指導，王文杰老師在中國法上的 實務經驗，都讓學生印象深刻，沒有這麼多老師這些年的付出，想必今日我仍是 法律的門外漢。 這些年來，最辛苦的莫過於我的妻子貝珊。老大在我入學考當周出生，再來 是老二的出生。白天的我要上班，課程都是在晚上或是周末進行，妻子白天工作 繁忙之餘，晚上及周末又得一肩扛貣養育孩子的責任，除了心疼妻子的辛勞外， 內心更滿是虧欠。感謝我們的主耶穌賜給我們全家力量，也謝謝教會弟兄姊妹時 常給我們幫助，讓我這一路走來，雖然辛苦，但一路都滴滿脂油，充滿祝福，現 在回顧，更是讓我感恩無限。 要感謝的人實在太多了，我能做的，就是將所學的貢獻於社會，幫助親友當 他們有需要時，幫助公司處理法律相關的問題，並再次向大家說聲「謝謝」。目錄
頁次 中文摘要 ...i 英文摘要 ... ii 誌謝 ... iii 目錄 ...iv 圖目錄 ... vii 第一章 緒論 ... 1 1.1 研究動機 ... 1 1.1.1 美國近年智慧財產權的法展 ... 1 1.1.2 專利之排他權與競爭法間的衝突 ... 2 1.1.3 學者文獻缺乏實證研究 ... 3 1.2 研究範圍與方法 ... 4 第二章 美國聯邦上訴法院對拒絕授權之三種不同的判決標準 ... 6 2.1 美國競爭法上對拒絕交易之一般處理態度 ... 6 2.2 Data General 案：拒絕授權推定合法 ... 7 2.3 Kodak II 案：合法推定可反證推翻 ... 9 2.4 Xerox 案：拒絕授權當然合法 ... 10 2.5 小結 ... 12 第三章 FTC 及學者對拒絕授權的看法 ... 14 3.1 FTC 對於水平拒絕授權的看法 ... 14 3.2 當代學者見解 ... 16 3.3 小結 ... 19第四章 1994 年至 2008 年美國聯邦法院拒絕授權案件所採取之判決標準實證分析 ... 21 4.1 前言 ... 21 4.2 聯邦法院判決結果的實證統計 ... 21 4.3 Federal Circuit、第一、第九巡迴上訴法院所屬判決統計分析 ... 29 4.4 聯邦法院採用判決原則與判決時間之關係 ... 36 4.5 聯邦法院採用判決原則與判決結果之關係 ... 41 4.6 小結 ... 45 第五章 聯邦法院對於三種原則處理態度的觀察 ... 47 5.1 前言 ... 47 5.2 聯邦法院處理水平拒絕授權予 ISO 廠商之分析 ... 47 5.2.1 BABSS v. Hitachi... 48
5.2.2 Telecom Tech. v. Siemens Rolm ... 49
5.2.3 STK v. CHE ... 51
5.2.4 小結 ... 52
5.3 標準制定對於處理水平拒絕授權之影響 ... 53
5.3.1 Townshend v. Rockwell Int’l ... 54
5.3.2 Broadcom v. Qualcomm ... 55 5.3.3 小結 ... 56 第六章 「推定合法」原則較適合目前的景況 ... 59 6.1 前言 ... 59 6.2 當今學者之見解分析 ... 59 6.2.1 支持 Xerox 原則學派論理之分析 ... 60 6.2.2 支持反 Xerox 原則論理之分析 ... 61 6.3 「推定合法」原則較適合當今現況之理由 ... 62 6.3.1 由統計數據及經濟效益來分析 ... 62 6.3.2 最高法院在 Kodak I 的判決 ... 63
6.3.3 國會的本意 ... 64 6.3.4 Xerox 案的缺點 ... 64 6.3.5 因個案事實做出公平的裁判 ... 65 6.4 小結 ... 66 第七章 結論 ... 67 參考文獻 ... 69
圖目錄
圖一 專利拒絕授權案件之判決標準分布 ... 22 圖二 以專利拒絕授權為爭點之判決標準分布 ... 23 圖三 著作權拒絕授權案件之判決標準分布 ... 24 圖四 著作權拒絕授權為爭點之判決標準分布 ... 25 圖五 所有拒絕授權案件之判決標準分布 ... 26 圖六 所有拒絕授權為爭點之判決標準分布 ... 26 圖七 第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件判決標準分布 ... 30 圖八 第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件中關於專利權判決標準分布 ... 31 圖九 第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件中關於著作權判決標準分布 ... 32 圖十 Federal Circuit 拒絕授權案件判決標準分布 ... 33 圖十一 其他上訴法院所屬拒絕授權案件判決標準分布 ... 34 圖十二 其他上訴法院所屬拒絕授權案件中關於專利權判決標準分布 ... 35 圖十三 其他上訴法院所屬拒絕授權案件中關於著作權判決標準分布 ... 35 圖十四 三種判決標準的時間序列變化 ... 37 圖十五 Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化 ... 38 圖十六 Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化（專利權） ... 40 圖十七 Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化（著作權） ... 41 圖十八 聯邦法院採用判決原則與判決結果圖表 ... 42 圖十九 當標準為推定合法時所有拒絕授權案件之判決分布 ... 44 圖二十 當標準為推定合法時專利拒絕授權案件之判決分布 ... 44 圖二十一 當標準為推定合法時著作權拒絕授權案件之判決分布 ... 45第一章 緒論
1.1 研究動機 1.1.1 美國近年智慧財產權的法展 美國近五十年來，已經由早年抄襲歐洲著作的年代，轉型成為創作及 發明的大國1。也因此，美國對於其智慧財產權的保護，也越來越重視。1980 年代美國貿易赤字嚴重，經其對於國內經濟活動進行檢視分析結果，認為 美國智慧財產權如電影、音樂、著名品牌及專門技術等遭到國外廠商非法 盜用，導致國內產業營收下滑。因此美國採取一連串行動，包括利用 301 條款等貿易法規來脅迫開發中國家如台灣、巴西、韓國等修訂國內法規， 以保護其智慧財產權。美國國內也於 1982 年成立聯邦區巡迴上訴法院 （United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 FederalCircuit），專門審理專利法之上訴案件。整體而言從 80 年代開始，美國無 論在政治外交上、經濟上還是在司法上，都給予智慧財產權相當大的保護。 然而，在利益團體持續對美國國會遊說加強智慧財產之立法保護，以 及 Federal Circuit 在司法判決上支持強化權利人保障的同時，擁有智慧財 產權的大型企業也利用其所擁有的智慧財產權，打擊弱小或潛在的競爭對 手。例如微處理器領域的 Intel 不斷利用其專利打擊想要進入該市場的公 司，包括早年的威盛及最近的 Nvidia，以及已經被逼出市場的 Cyrix 等2。 1
See, e.g., James G. Neal, The Context and Politics of WIPO Negotiations, May 1997, available at http://www.arl.org/resources/pubs/mmproceedings/130mmneal. 2 參見〈威盛或終止 CPU 生產，欲獲英代爾專利授權〉，2006 年 11 月 24 日， http://tech.reesun.com/news/04/2006/1124/content_690.htm（點閱日期：2009 年 4 月 19 日）；〈威盛 NVIDIA 共組策略聯盟〉，工商時報，2008 年 6 月 6 日， http://tech.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/Inc/2007cti-news-Tech-inc/Tech-Content/0,4703,12 050902+122008060600522,00.html（點閱日期：2009 年 4 月 19 日）；肖冠丁，〈授權風波再起爭 端！Intel/NV 紛爭剖析〉，2009 年 2 月 24 日，http://www.pcpop.com/doc/0/373/373426_5.shtml（點
在著作權方面，電影及音樂產業聯手遊說立法機關制定數位千禧年著作權 法案（Digital Millenium Copyright Act，簡稱 DMCA），在著作權法中加入 對於反盜拷措施（anti-circumvention）的法律保護，使得許多原本可以合 理使用的著作，甚至已逾保護期間、落入公共領域（public domain）的著 作，其利用都可能受到限制。此一現象讓美國學術界與產業界開始重新思 考當前智慧財產的保護是否應該繼續加強，以及權利人如果濫用智慧財產 權所帶來的市場力量，究竟應該如何加以規範的問題。有關如何透過競爭 法（antitrust law）及專利權濫用（patent misuse）等市場競爭規範，適當規 制智慧財產權之授權行為，避免權利人利用智慧財產權所賦與的專屬排他 權利過度限制市場競爭，並且妨礙後續創新與研發，也就成為近年來產業 及學術討論的熱門話題之一，相關論述及研究成果也不斷問世3。 1.1.2 專利之排他權與競爭法間的衝突 以專利而言，國家授予專利權人合法的權利，排除他人實施所授予專 利之專利範圍，政府授予專利權人特定時間特定範圍的合法排他權，主要 是希望藉由此合法排他權所帶來龐大的利益，吸引企業或發明人有動機投 入大量研發，開發新技術，並將這些技術公諸於世，以使得後進者無須浪 費時間金錢，研發他人早已研發完成的技術。此外，開發新技術的過程， 如新的藥物研發，往往需要投資龐大的資金與時間，給予這些技術開發者 特定時間特定範圍的合法排他權，亦可彌補技術開發者過去的投資，避免 後進者搭便車的行為。然而，在某些情形下，專利權人可以藉由其所擁有 的專利，藉由專利權的排他性來對其商品所需面對的市場，產生限制競爭
閱日期：2009 年 4 月 19 日）；Intel, Cyrix Sue Each Other, Jan. 2, 1991, available at http://www.cbronline.com/news/intel_cyrix_sue_each_other; Wikipedia, Cyrix, http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrix#Legal_troubles (last visited Apr. 19, 2006).
3
相關研究文獻，可參見 ANTITRUST,PATENTS AND COPYRIGHT:EU AND USPERSPECTIVES (François Lévêque & Howard Shelanski eds., 2005).
的效果，進而取得與該些專利權利範圍相關市場的市場力量。以美國而 言，意圖獲取或維持市場獨占力量的行為將違反競爭法，在其他的國家也 有類似的法律規範。其實即使是面對競爭者時，一般商品或服務之拒絕交 易是否會構成競爭法之違反，到目前為止，仍是十分爭議的問題。當問題 轉至拒絕授權智慧財權之行為時，面對的將是國家授予的排他權，是否會 造成競爭法之違反，將更顯爭議。 1.1.3 學者文獻缺乏實證研究 此項主題雖然受到廣泛重視，然而目前美國學界的研究成果，大多集 中於理論論述以及少數特出案件的討論分析之上4。對於近年來美國法院在 審判上實際面對此種個案時，傾向於採取何種規範態度、立場與分析架 構，至今缺乏全面性的實證研究與分析。因此目前集中討論的少數特出案 件，在法院判決實務上究竟是否具有代表性案例（leading case）的地位， 對於後續案件具有何種影響力，即無從得知。由於法院審理的具體個案， 非常適合用以觀察法律規範與產業現實間之互動發展關係，尤其是法律體 系對於新興產業議題的處理能量以及可能回應方式。不同法院在面對彼此 不同的案件事實與產業環境時，也可能擦出令人驚豔的法律火花，對於妥 適規範的形成作出有意義的啟示。所以在學術研究上，就有必要針對所欲 探討的智慧財產授權行為類型，對其法院判決進行全面性的觀察與分析， 4
例如同前註所引文獻，以及 Mark A. Lemley, A New Balance Between IP and Antitrust, 13 SW.J.L. &TRADE AM. 237 (2007); Rudolph J.R. Peritz, Rethinking U.S. Antitrust and Intellectual Property
Rights (Am. Antitrust Insti. Working Paper No. 05-05, 2005), available at
http://ssrn.com/abstract=1103591;Robert Pitofsky, Antitrust and Intellectual Property: Unresolved
Issues at the Heart of the New Economy, 16 BERKELEY TECH.L.J. 535 (2001)。有關拒絕授權行為，
See, e.g., Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis & Mark A. Lemley, Unilateral Refusals to License in the US, in ANTITRUST,PATENTS AND COPYRIGHT:EU AND USPERSPECTIVES, supra note 3, at 40; Michael A. Carrier, Refusal to License Intellectual Property After Trinko, 55 DEPAUL L.REV. 1191 (2006); Simon Genevaz, Against Immunity for Unilateral Refusals to Deal in Intellectual Property, 19 BERKELEY TECH.L.J. 741 (2004); Aaron B. Rabinowitz, When does a Patent Right Become an
Antitrust Wrong? Antitrust Liability for Refusals to Deal in Patented Goods, 11 RICH.J.L.&TECH. 7 (2005).
藉以掌握該授權議題在現實社會中可能出現的不同樣態、相關事實情狀， 以及法院在作成本案決定時所可能關切的問題以及可供選擇的處理方式 等。假若過度集中於理論探討以及少數特出案件的研究分析，十分容易與 實際產業及司法實務發展脫節，也容易有見樹不見林的缺失。是以本文透 過對於美國法院所有處理拒絕授權行為判決個案的實證統計與觀察，瞭解 不同個案中判決法院所採取的基本立場及所發展出來的各種處理方式，以 深化現今智慧財產權競爭規範的研究層次。另外，許多文獻在討論此一議 題時，往往會討論到關鍵設施(essential facility)理論，依據過去的判例，法 院處理關鍵設施多為實體設施，如鐵路系統5或是電話佈線網路（MCI v. AT&T）6，第七巡迴上訴法院在 MCI 案中，提出是否為關鍵設施的四個測 試準則：（1）該設施是否為一獨占者所控制；（2）以實務上或合理上來看， 競爭者沒有能力去複製該設施；（3）拒絕讓競爭者使用該設施；以及（4） 該獨占者提供該設施是可行的。儘管許多文獻有討論到此一議題，然而此 議題與本文討論之拒絕授權智慧財產權的情形並不相同，本文囿於篇幅， 不討論關鍵設施理論。 1.2 研究範圍與方法 是否授權、授權範圍與權利金的決定，是智權授權行為最核心的部分。 因此美國競爭法對於拒絕授權行為之規範，至今仍然十分保守謹慎，個案 數目也還在累積當中。本文將先從既有研究成果出發，針對三個廣為學術 界所探討的聯邦上訴法院判決，分析其所採取的不同判決標準。接下來， 本文針對 1994 年到 2008 年間美國聯邦法院有關拒絕授權的判決進行量化 統計分析，以呈現所歸納的不同判決標準目前為聯邦法院所採用的實際情 形，及其作為發展中之案例法（case law）到目前為止所顯現解釋適用上之 5
United States v. Terminal R.R. Assn., 224 US 383 (1912).
6
差異。再者，本文將針對以拒絕授權作為主要爭點的案件，對其個案情形 逐一加以檢視，以掌握目前拒絕授權爭議主要所發生的背景環境，將實證 統計結果進一步還原到具體產業脈絡之中。接著並將參考當代學者的意 見，進一步剖析本文所探討的三種判決標準，以探索實證研究所呈現出來 的理論意涵。最後，本文將根據前述研究成果，對於現今較為適當的判決 標準提出初步建議，並且說明採納之理由及其優點。
第二章 美國聯邦上訴法院對拒絕授權之三種不
同的判決標準
2.1 美國競爭法上對拒絕交易之一般處理態度 傳統上美國法院對於實體物或服務上拒絕交易的態度，可以從幾件最 高法院的判決看出。從早年的 Colgate7案，最高法院宣示「在沒有任何創 造或是維持獨占的目的之情形下，商家可依自己的意願決定其交易對象。」 然而，其中有兩個重要的例外原則，一是該拒絕交易的決定必需是「獨立」 做成之決定，其二是拒絕交易必須沒有任何創造或是維持獨占的目的。 另一個最高法院的知名判決則是 Aspen Skiing8案，在該案中，原告與 被告是科羅拉多州 Aspen 山區四座山其中兩座山的滑雪場商家。剛開始 時，含原告被告共有四家業者在此區塊經營滑雪場生意，且彼此間共同推 出一種可以自由進出這四座山滑雪場的滑雪套票。後來，被告倂購了另外 兩家商家，且經過一段時間後，拒絕與原告繼續合作推出可以自由進出整 個 Aspen 山區的滑雪套票。最高法院在此案中主張：第一、獨占者與其對 手間並沒有一般性的合作責任；然而，第二、在一些特殊情況下，某些拒 絕交易可能構成競爭法的責任。而在此案中，雙方已經合作經營了許多 年，且被告拒絕繼續交易並沒有良好的商業上理由。最高法院更指出，僅 僅因被告無法提出合理的商業理由是不足以構成競爭法的違反，原告必須 要舉證證明該拒絕交易會同時造成消費者的負面損害。然而，在 2004 年 Trinko9案中，最高法院對於 Aspen Skiing 案的適用
7
United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300, 307, 39 S.Ct. 465, 468 (1919).
8
Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 105 S.Ct. 2847 (1985).
9
Verizon Communications, Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398, 124 S.Ct. 872, 879 (2004).
範圍作了限縮，最高法院拒絕對於 Aspen Skiing 案所揭示的原則進行任何 的擴張使用，認為 Aspen Skiing 案已經是落於或是接近於 Sherman Act 第 二條適用範圍的最外層邊界。最高法院同時在 Trinko 案中闡述：強迫事業 分享資產或設備等於是要求其間以合作取代競爭，而合作可能反而會活化 反競爭理論中最邪惡的部份：共謀。 由最高法院這幾個主要判例來看，最高法院處理拒絕交易行為的態 度，還是以 Sherman Act 第二條的精神為主：「任何事業濫用獨占地位 （monopolize）、意圖獨占，或與他人勾結或共謀濫用獨占地位者……」。 基本上，事業自己獨立決定的拒絕交易，且沒有創作或維持獨占的目的， 是不會違反競爭法的。但是，如果拒絕交易的對象之前有和該商家多年的 合作，則依照 Aspen Skiing 案判決所揭示的原則，需要看個案的事實來判 斷是否會造成消費者的傷害，以決定是否違反。 2.2 Data General 案：拒絕授權推定合法 關於拒絕授權的案例，最早且具代表性的，是 Data General v.
Grumman10一案。在這個案子中，Data General 是電腦製造廠商，同時，他 也提供自家的電腦後續維修服務。而 Grumman 是一家提供 Data General 電腦後續維修服務的廠商。因此在 Data General 的電腦後續維修服務市 場，這兩家公司為競爭廠商，Data General 在本維修服務市場擁有 90%的 市場占有率。在 1976 至 80 年代中期，Data General 鼓勵這些提供電腦後 續維修服務的廠商發展，因為 Data General 要擴展其市場的占有率；然而 到了 80 年代中期，Data General 改變了商業策略，對其用來診斷及維修其 電腦的軟體(ADEX)做了相當嚴格的限制，來控制其授權使用的範圍。Data 10
General 僅將其軟體授權給自家的技術維修人員來使用。而 Grumman 則藉 由 Data General 離職員工取得 ADEX 軟體。
1988 年 Data General 在麻州地院控告 Grumman 使用及複製其 ADEX 軟體侵害了 Data General 對其擁有的著作權，而 Grumman 則控訴(1)Data General 利用 ADEX 軟體的使用需求來搭售 Data General 的售後維修服務， 或是以該軟體的使用需求來搭售不要向第三者購買售後維修服務；(2)藉由 上述的搭售及拒絕授權給其他售後服務廠商來維持其獨占地位，違反了 Sherman Act 的第一條及第二條。
第一巡迴上訴法院在分析 Data General 是否有違反 Sherman Act 第二條 時，法院同意地院的判決，認為在售後服務的市場方面，Data General 具 有獨占的市場力量；至於 Data General 是否藉由排他行為（exclusionary conduct）來維持其獨占的市場力量，該法院對於拒絕授權 ADEX 軟體是否 會構成上述的排他行為進行分析。法院首先分析傳統獨占者的拒絕交易， 獨占者的拒絕交易行為會構成排他行為的表面證據（prima facie
evidence），而獨占者可以藉由合法的商業理由來反駁這個表面證據。至於
著作權方面，法院認為著作權的反競爭使用並不會當然（per se）違反 Sherman Act，但獨占者拒絕授權仍可能違反合理原則（rule of reason）。
法院接著分析國會可能希望的方式，首先，著作權是一種排他的權利， 然而，著作權法本身並沒有明確的排除 Sherman Act 的適用，不像專利法 在 1988 年修法時，在第 271(d)條中明確的加入專利權人的拒絕授權本身不 會構成專利濫用，認為國會可能有意讓拒絕授權專利本身不能當作競爭法 的訴因，但並沒有相對的修正著作權法。因此，法院判定獨占者之拒絕授 與著作權，由於受到著作權法的保護，因此即使會造成消費者直接的傷 害，仍然推定具有正當商業理由。如果原告可舉證權利人係以非法方式取
得智慧財產權，則可推翻此一推定11。
2.3 Kodak II 案：合法推定可反證推翻
1997 年第九巡迴上訴法院 Image Tech. v. Kodak (Kodak II)12乙案，則是 另一個引人注目的案件。在此案中，被告 Kodak 是一家製造、販賣影印機 及微縮相片機，並且提供售後維修服務的廠商，原告則是對這些機器獨立 提供售後服務的公司（independent service organizations, 簡稱 ISO），在此 特別說明，原告並非僅有 Image Tech.一家公司，還包括另外十家 ISO 廠商， 共有十一家 ISO 廠商聯合控告 Kodak，在 2.3 此一章節統稱 ISO 廠商。Kodak 機器所使用的零組件並不能與其他製造商生產的零組件互替通用。該公司 一方面販賣自家機器的零組件，一方面也在售後維修服務市場與 ISO 廠商 競爭。在 80 年代早期，ISO 廠商提供相對於 Kodak 而言較佳且較便宜的 服務給使用者。當這些 ISO 廠商變的越來越有競爭力之後，Kodak 於 1985 年及 86 年分別停止供應影印機及微縮相片機零組件給 ISO 廠商。由於要 提供售後服務必須能夠取得所有需要的零組件，Kodak 的停止供應造成 ISO 廠商無法與 Kodak 在售後服務市場上競爭。 在 1987 年 ISO 廠商控告 Kodak：(1)非法以其機器所需要的零組件搭 售售後維修服務，違反了 Sherman Act 第一條；(2)獨占或是意圖獨占 Kodak 機器的售後服務市場，違反了 Sherman Act 第二條。這個案件曾經一路上
訴到聯邦最高法院（Kodak I）13，最高法院對於 ISO 廠商上述第二點主張
給予支持，並表示藉由專利、著作權或敏銳的商業洞察力所獲取的市場力 量，若是藉機延伸到另外一個市場，將構成競爭法上的問題。在最高法院 11 Id. at 1188. 12
Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co., 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997).
13
Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 504 U.S. 451, 112 S. Ct. 2072, 119 L. Ed. 2d 265 (1992).
撤銷原判發回之後，第九巡迴上訴法院重新審理本案。其認為根據最高法 院上述判決理由，以及最高法院在 Aspen14案中支持對於 Sherman Act 第二 條給予較為寬廣的適用範圍，因此在法律適用方面，第九巡迴上訴法院選 擇修改第一巡迴上訴法院在 Data General 案的判決標準，將智慧財產的拒 絕授權視為一種「可以反證推翻之推定正當商業理由」。可以推翻該合法 推定的理由，除了第一巡迴上訴法院提及的藉由非法方式取得專利權外， 第九巡迴上訴法院又加上行使專利權或著作權，僅是案件中權利人拒絕授 權之託辭（pretext）而非其真正原因的反駁理由。在 Kodak II 案件中，Kodak 員工的證詞顯示，該公司決定拒絕授權等行銷策略時，從未將該公司對零 組件所擁有的專利權納入考慮因素。而且在本案涉及的數千個零組件之 中，僅有 65 個零組件受到 Kodak 公司的專利權保護。因此，Kodak 以行 使專利權作為拒絕授權的正當商業理由，由於事實上僅是託辭而非該公司 拒絕授權之實際原因，因此法院認定其正當商業理由之推定遭到推翻，仍 然構成濫用獨占地位而違反 Sherman Act 第二條。 2.4 Xerox 案：拒絕授權當然合法 本案被告 Xerox 是一家製造、販賣影印機及提供售後維修服務的公 司，該公司與 Kodak 公司採取相同行銷策略，拒絕販賣零組件給獨立提供 售後服務的 ISO 廠商。1994 年間，Xerox 與數家 ISO 廠商就雙方的競爭法 訴訟達成和解，Xerox 同意在一定期間內繼續提供 ISO 廠商各種零組件， 並且授權使用診斷影印機使用障礙的電腦軟體。原本起訴控告 Xerox 違反 競爭法的原告，除了 CSU 選擇繼續訴訟之外，其他 ISO 廠商皆與 Xerox 達成前述和解。Xerox 則對 CSU 提起侵害 Xerox 擁有的專利權及著作權之 反訴。
14
Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 597, 611, 105 S. Ct. 2847, 86 L. Ed. 2d 467 (1985).
本案上訴到聯邦區巡迴上訴法院（Federal Circuit）15，該院針對 CSU 引用最高法院 Kodak I 的判決，指稱 Xerox 將其在自身影印機零組件市場 的獨占力量，擴展到售後服務市場，構成濫用獨占地位的主張，在本案之 中由於個案事實與 Kodak I 並不相同，因此最高法院在該案的判決先例並 不適用於本案。法院認為 Kodak I 是一個搭售的案例，而本案之中並沒有 以專利產品搭售未受專利權保護的物品，因此並無違法搭售的問題。 Federal Circuit 認為，如果專利權人並未逾越專利權所賦與的權利範圍，除 了非法搭售、用詐欺方式取得專利或是虛假侵權訴訟（sham litigation）之 外，權利人行使專利權所賦予的排他權利並無構成違反競爭法的可能16。 法院將必須使用專利零組件的售後服務，視為屬於專利權人排他權利可得 涵蓋的範圍，並且認為售後服務縱使在競爭法上單獨構成另一市場，但是 Xerox 仍可基於其零組件之專利權在售後服務市場上排除競爭17。此外，
Federal Circuit 也拒絕使用第九巡迴上訴法院在 Kodak II 案件中所揭示的 可推翻合法推定原則，明白表示不應該探究專利權人拒絕授權的主觀動機
18。
在著作權方面，Federal Circuit 採用第一巡迴上訴法院在 Data General 案件中的判決標準，亦即獨占業者的拒絕授權行為本身具有推定正當的商 業理由，原告需負舉證責任來推翻這項推定。另外，Federal Circuit 再次批 判第九巡迴上訴法院在 Kodak II 中將「託辭」也當作可以推翻該推定的證 據之一。法院認為 Kodak II 的判斷標準將使陪審團自行猜測拒絕授權者是 否出於反競爭的主觀動機；但是對於拒絕授權乃是法律賦與智財權利人排 他權利的一環，因此原則上應屬合法，卻並未指示陪審團於審理時加以考 量。Federal Circuit 認為 Kodak II 此種作法，與 Data General 案有意限縮可
15
In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation, 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000).
16
Id. at 1326-27.
17
Id. at 1327 (citing B. Braun Med., Inc. v. Abbott Lab., 124 F.3d 1419, 1427 n. 4, (Fed.Cir.1997)).
18
反證推翻拒絕授權合法推定的可能性，限制在不牴觸著作權法立法目的之 情形，方可論以反托拉斯違法責任之原意，已經明顯偏離19。 另外除了此案外，第二巡迴上訴法院於 1980 年初 Xerox 與 SCM 的訴 訟20中，亦曾經對拒絕授權做出判決。在此案中，SCM 控訴 Xerox 拒絕授 權其購買來關於普通紙影印之基礎專利，違反競爭法。SCM 在該案中承認 原始的專利權人有權拒絕授權其專利，但是爭論後手的專利買家，如同獨 占者被要求需分享其關鍵設施，有責任授權給他人。法院調查事實結果發 現，Xerox 在獲取此技術專利時，比其利用此技術生產出來第一台普通紙 影印機早了四年，比此類型影印機所處的相關市場出現早了八年。由於 Xerox 獲取系爭專利技術時，相關市場根本尚未存在，遑論市場獨占地位， 因此認為 Xerox 購入該專利行為無法構成違法取得市場獨占地位，並未違 反 Sherman Act 第二條的規定。此案中第二巡迴上訴法院已經提出一些關 於拒絕授權的看法，但是並未仔細加以討論。而且，本案與 Data General 及 Xerox 不同處，在於 SCM 案法院審酌競爭法問題的時間點於拒絕授權 發生之前，也就是在取得此專利的時間點是否有取得獨占地位之情形，而 非如 Data General 及 Xerox 案處理競爭法問題的時間點是在發生拒絕授權 之時。本文有鑑於 SCM 案處理到競爭法問題的時間背景與本文討論之三 個主要案例不同，因此，在分類上本文僅將此案例當作一個具有參考價值 的前案，而未如部分學者將之歸類為支持拒絕授權「當然合法」之判決先 例21。 2.5 小 結 19 Id. at 1329. 20
SCM Corp. v. Xerox Corp., 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982)
21
將 SCM 案歸為「當然合法」立場者，參見孫文玲，論拒絕專利授權之競爭法規制，收錄於第 四屆全國法學實證研究研討會論文集，頁 28，2009 年 5 月。
在以上三案之中，Federal Circuit 的 Xerox 案件位居光譜最左邊，判定 除了與專利無關的事由以及非法搭售之外，競爭法對於專利拒絕授權應該 要採取「當然合法」（per se legality）原則。表面上 Federal Circuit 雖然肯 定以詐欺方式取得專利以及虛假訴訟兩者，可以構成當然合法原則的例 外；但是前者專利權自始不應該存在，後者專利侵害訴訟顯然無法成立， 明顯超出專利權保障範圍，事實上均屬於與專利權無關之事由。在光譜上 居中的是第一巡迴上訴法院的 Data General 案件，對於著作權拒絕授權案 件採取可反駁的「推定合法」（rebuttable presumption of legality）原則。光 譜最右邊的是第九巡迴上訴法院的 Kodak II 案件。該案對於專利權採取類 似 Data General 案的見解，但多加了一個可以推翻合法推定的理由：行使 專利權僅是反競爭行為的託辭（pretext）。 在美國一般競爭法案件上，獨占者的「故意」（intent）乃是其是否涉 及濫用獨占地位的違法構成要件之一22。除了作為獨立的違法構成要件， 獨占者的主觀意圖與目的在其具有反競爭效果之行為是否具備正當商業 事由，呈現混沌不明狀態時，也可作為輔助判斷的重要工具23。第九巡迴 上訴法院在 Kodak II 案件所採取的判決標準，將一般競爭法對於行為人主 觀因素的處理方式引入拒絕授權案件之中，無形中增強對於智慧財產權利 人拒絕授權行為的審查強度。本文以下將此標準稱之為「加強審查」 （hard-look）原則。 22
United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 570-71, 86 S. Ct.1698, 1704 (1966); Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 105 S. Ct. 2847 (1985).
23
HERBERT HOVENKAMP,FEDERAL ANTITRUST POLICY:THE LAW OF COMPETITION AND ITS PRACTICE
第三章 FTC 及學者對拒絕授權的看法
在分析完聯邦上訴法院對於拒絕授權主要的三種見解後，本文於此章 節繼續就美國競爭法主要執法機關之一 – 聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）的見解，及一些相關學者對於此議題的見解，提出介紹。 藉此以窺行政機關及當代學者對於拒絕授權三種原則的看法。 3.1 FTC 對於水平拒絕授權的看法 美國聯邦貿易委員會（FTC）於 2007 年的一篇主題為競爭法之行使與 智慧財產權的報告24中，用了一整個章節來討論關於水平拒絕授權的議 題。在該篇報告中，FTC 首先針對光譜兩端的兩個案例，Kodak II 及 Xerox 兩案提出看法。FTC 認為這兩案的審理法院都沒有提出處理水平拒絕授權 的具體指導方針，且兩案的判決處理原則大相逕庭，對於授權者與被授權 者都產生很大的不確定感。FTC 認為 Kodak II 之主觀動機標準是有問題的 25，動機部份或許可以幫助解釋事實及預測可能的後果，但 FTC 認為應該 要以行為所產生的效果為主。對於 Xerox 案，意見則相當分歧26，有些委 員認為專利權人本來就可以拒絕授權而不需受任何限制，有些委員則認為 Xerox 案將專利權做了不合理的擴張。 接著，FTC 針對政策面提出水平拒絕授權可能遭遇的五個問題27。第 一，競爭法是否授與專利權特別的待遇；大多數委員認為競爭法應該對智 慧財產權與其他的財產權採相同的待遇。第二，擁有專利權是否就推定具 有市場力量；無論 Kodak II 與 Xerox 兩案都不推定被告因擁有專利而具有 24ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:PROMOTING INNOVATION AND
COMPETITION. 25 Id. at 17-18. 26 Id. at 18-19. 27 Id. at 21-25.
市場力量，FTC 也是如此認為。第三，如果未附條件之水平拒絕授權有競 爭法之違反，是否有適當的補償方式；委員們對於是否該強制授權，意見 相當分歧，反對者認為法院與 FTC 沒有能力去分析授權金比例，同時授權 專利將牽涉到技術轉移的問題；贊成者則認為法院在處理侵權官司時已可 以處理授權金比例的問題，應有能力解決。第四，規範拒絕授權專利的責 任是否會影響創新的動機；關於這一點，委員的意見相當分歧。第五，水 平拒絕授權對競爭效果的影響；這一部份委員的意見亦相當分歧，FTC 目 前沒有定見。 最後，FTC 針對水平拒絕授權做出法律上的分析28。首先，針對專利 法第 271(d)(4)條的部份29，FTC 認為在與第 271(d)(4)條的伴隨法條第 271(d)(5)條中並沒有讓專利權人免責於競爭法，因此，將第 271(d)(4)條解 讀專利權人之水平拒絕授權免責於競爭法，會顯得很不合理。第一巡迴上 訴法院在 Data General 案中拒絕讓著作權免責於競爭法30，FTC 認為在解 釋第 271(d)(4)條時應該用相同的方式，在第 271(d)(4)條沒有明文將水平拒 絕授權免責於競爭法的情形下，FTC 不認為該法條有將水平拒絕授權免責 於競爭法。 關於最高法院判決部分，FTC 對於幾個知名案例有深入的討論31，包
括 Colgate 案、Trinko 案及 Aspen Skiing 案。FTC 觀察到如果僅是單純的 拒絕授權，最高法院及上訴法院不認為有違反競爭法之虞。同時，最高法 院的判例中從沒有表示水平拒絕授權決不會違反競爭法，也沒有表示對待 智慧財產權應該有別於其他財產權。因此 FTC 認為，沒有附條件的水平拒 28 Id. at 25-31. 29 Id. at 25-27. 30
Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp., 36 F.3d 1147, 1185 (1st Cir. 1994). (關於保護創 作者的原創物，Sherman Act並沒有明確的免除其受到競爭法審查的義務，法院在創設默示的例 外時，必須十分謹慎).
31
絕授權不會構成競爭法的違反，相對的，若水平拒絕授權超越了「單純」 的水平拒絕授權時，則要通過競爭法的檢視。在此一部份，FTC 先說明 Kodak II 之前並沒有以競爭法課與拒絕授權專利權之案例，另一方面，FTC 舉了兩個最高法院判例說明非單純水平拒絕授權的情形，一是涉及協定拒 絕交易32，另一則是以合約方式附加條件於水平拒絕授權33，此兩個案例最 高法院皆認為需經過競爭法的檢驗。由此看來，FTC 似乎採取反對 Kodak II 的判斷標準，至於是支持 Xerox 案之當然合法標準，還是 Data General 案之推定合法標準，本文以為，Xerox 案明確指出除了非法搭售、用詐欺 方式取得專利或是虛假侵權訴訟外，其他都合法，而上述的兩個案例皆落 於此三種情形之外，因此 FTC 應是採用推定合法之標準。
3.2 當代學者見解
在 2005 年由三位在智慧財產權與競爭法領域具權威地位的教授， Herbert Hovenkamp，Mark D. Janis 及 Mark A. Lemley 共同發表了一篇美國
水平拒絕授權的文章34，在這篇文章中，關於財產權方面，深入淺出的由 1908 年最高法院在判例35中揭示專利權人向其他財產的權利人一般，有權 決定使用或不使用其財產，無須過問他的動機。同時討論到執行智慧財產 權的權利，拒絕授權給特定消費者的權利等問題及相關的案例。 在水平拒絕授權這個核心議題，Hovenkamp 等人討論以拒絕授權作為 增進獨占的方式。Hovenkamp 等人針對本文亦討論的三個著名的案例： Xerox 案，Data General 案以及 Kodak II 案進行分析，並介紹這三個案例所 採用的原則。Hovenkamp 等人認為這三個案例都不是單純的拒絕授權，而
32
Cnt’l Ore Co. v. Union Carbide & Carbon Corp., 370 U.S. 690, 698-99 (1962).
33
Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502 (1917).
34
Hovenkamp, supra note 3, at 11.
35
有搭售的問題。Hovenkamp 等人在這三種原則中，認為 Xerox 的「當然合 法」原則是最好的。因為相較於另外兩個原則，「當然合法」原則是一個 清楚的原則，而另外兩個原則可能會錯誤處罰到有利於競爭之行為，錯誤 允許反競爭行為及因過於彈性而使得管理及不確定性的成本提高36。 關於是否要繼續過去交易行為的責任37之部分，Hovenkamp 等人引用 最高法院的兩個案例，第一個是 Aspen38案。最高法院認為被告拒絕繼續 一個有利可圖的商業關係，是為了短暫犧牲商業利益及消費者權益，以換 取長期對弱小競爭者的衝擊，因此違反了 Sherman Act 第二條。第二個案 例則是最高法院在 Kodak I 案中 Kodak 拒絕繼續授權給 ISO 廠的行為可能 違反 Sherman Act。Hovenkamp 等人認為，即使最高法院在這兩個案例中 認為拒絕繼續交易違反了 Sherman Act 第二條，但是，Hovenkamp 等人認 為這兩個案例都沒有包括到智慧財產權。因此，如果同樣的情形應用到強 制繼續授權智慧財產權，Hovenkamp 等人認為最高法院的答案應該是否定 的。 這篇文章的最後39，Hovenkamp 等人小心的定義及區分所謂「純」的 水平拒絕授權與其他的水平拒絕授權。Hovenkamp 等人認為 Xerox 的「當 然合法」原則不適用於幾種狀況，包括利用合約等方式在授權時附加許多 條件，要符合這些條件才授權，或是授權後對方需要履行某些義務；包括 不能有獨家交易行為(exclusive dealing)，因為 Clayton Act 第三條有明確規 定無論水平行為所牽涉的物件有沒有被專利；以及不能違反 Kodak I 最高 法院所禁止的情形。由此看出，Hovenkamp 等人雖然主張以 Xerox 的「當 然合法」原則處理水平拒絕授權時智慧財產權法與競爭法間的爭議，但是 在應用上，仍對 Federal Circuit 的見解有所保留，並做出實務上之修正。 36
Hovenkamp et al., supra note 3, at 33.
37
Id. at 33-34.
38
Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 US 585 (1985)
39
但是也有學者採取反對立場。有論者指出，在處理水平拒絕授權時， 不應該將智慧財產處理的原則脫離實體財產處理的原則。例如 Simon Genevaz 提出40，支持 Xerox 判決的那一派犯了三個假設上的錯誤 – (1)誤 以為智慧財產法給予權利人合法的獨占權；(2)誤以為取得獨占力量是唯一 能適當拿回發明及原創回報的方式；(3)誤以為以競爭法規範勢必會對創新 的動機造成全面性的負面影響。在區分智慧財產與實體財產時，作者再次 強調排他權並不等於獨占權，不論應用在實體財產與獨占之間或是智慧財 產與獨占之間。作者從動態效率來分析，認為競爭法也許會對大公司的創 新動機有衝擊，但卻會增加小公司的創新動機；另外，競爭法只會對很少 的案子科與有限制的管制。因此，失去動機的部分相對於所增加的社會福 祉而言，可以被忽略。 採反 Xerox 原則之學者，對於讓水平拒絕授權智慧財產權免除競爭法 責任，是否會違反國會及最高法院的意思，該派學者認為專利法及著作權 法並未特別說明其範圍可以擴張到實體財產以外，因此，應該與實體財產 相同。例如 Genevaz 在其文章中分析最高法院之判決41，Genevaz 引述 Continental Paper Bag42中最高法院見解：「在專利權中的排他性是一個很基 本的權利，就像是任何人可以決定使用或不使用其財產的特權一般，不需 過問其動機。」認為最高法院將實體財產與智慧財產看為同等。 其他的部份，反 Xerox 學派陸續又提出些理由，如關於專利發證的浮 濫及強制授權的經濟分析結果。關於專利發證的浮濫，學者認為也會造成 適用 Xerox 原則的風險，作為其反對 Xerox 原則的另一理由。而強制授權 40
Simon Genevaz, Against immunity for unilateral refusals to deal in intellectual property, 19 BERKELEY TECH.L.J. 741, 200
41
Id. at 754.
42
的經濟分析部分，在學者 Scherer 的經濟分析43中，研究資料顯示，強制授 權的結果幾乎不會影響研發投資的動機，提供採反 Xerox 學派一個很有力
的理由，支持以較強力的競爭法規範限制反競爭行為。44
反對 Xerox 原則學派另外舉了些許例子說明採用 Xerox 原則可能帶來 的負面後果，例如 MacKie-Mason 曾經舉過一個例子，說明本派學者的主 張45。該例子為如果把 Xerox 的原則應用到 Aspen 案的事實上，而 Aspen 案的事實中被告多了一個關於滑雪傳輸帶傳輸機構的一個專利，則因為不 能夠去探究被告的主觀動機，因此最高法院對於此案的水平拒絕授權判決 將大逆轉。這個例子確實舉出 Xerox 案可能帶來給具市場主宰力量公司一 條逃脫競爭法規範的路徑，也是 Xerox 原則所要面對的風險。 3.3 小結 由 FTC 的立場可以看出，FTC 對於 Kodak II 案及 Xerox 案提出的標準 都不滿意，並且認為，除了沒有附條件的水平拒絕授權不會構成競爭法的 違反外，其他的水平拒絕授權情形則需經由競爭法的檢視。至於當代學者 43
F.M.SCHERER,THE ECONOMIC EFFECTS OF COMPULSORY PATENT LICENSING (1977).
44
其他許多參考文獻，討論的都是美國與歐洲就此議題之比較法問題，與本文討論主題較無關 聯，在此不做討論，相關的文獻如下：
Rita Coco, Antitrust liability for refusal to license intellectual property: a comparative analysis and the
international setting, 12 MARQ.INTELL.PROP.L.REV.1
D. Jeffrey Brown and Patrizia Martino, Intellectual property licensing by the dominant firm: issues and
problems: intellectual property licensing by the dominant firm: issues and problems - a canadian perspective, 55DEPAUL L.REV.1247
Emanuela Arezzo, Intellectual property rights at the crossroad between monopolization and abuse of
dominant position: american and european approaches compared, 24J.MARSHALL J.COMPUTER & INFO.L.455
Haris Apostolopoulos, Refusal-to-Deal Cases of IP Rights at the Aftermarket in the US and EU Law:
Converging of Both Law Systems Through Speaking the Same Language of Law and Economics, 7
JICL 144
Melanie J. Reichenberger, The Role of Compulsory Licensing in Unilateral Refusals to Deal: Have the
United States and European Approaches Grown Further Apart After IMS?, 31IOWA J.CORP.L.549 Katarzyna A. Czapracka, Where antitrust ends and IP begins -- on the roots of the transatlantic clashes, 9YALE J.L.&TECH.44
45
Jeffrey K. MacKie-Mason, Antitrust Immunity for Refusals to Deal in (Intellectual) Property Is a
意見的部份，則是支持 Xerox 案「當然合法」原則與反對 Xerox 案原則而 支持 Kodak II 案之「加強審查」原則者皆有。依照目前的情況，FTC 與學 者各有支持的判斷標準，意見並不一致，甚至 FTC 委員會的不同委員們， 彼此所採的立場也不一致。但是無論是 FTC 亦或學者，其討論對象至今仍 停留在少數較為人注意案件，局限於這幾個少數的案件中不斷的討論，非 但不夠全面，亦容易走進死胡同裡。同時，在選擇適用的原則上，FTC 與 學者之見解立場也趨於極端，往「當然合法」或「一體適用實體財產權標 準」兩個極端靠攏。如何在不同的法律原則中選取適切的原則，以面對不 同之個案事實均能一體適用，本文將於後續章節提出建議。 另外，在案例法（case law）國家，法院往往是第一線對於新出現的爭 議案件，做出合法性判斷，並且形成法律內容的機構。對於拒絕授權此一 高度爭議性且意見分歧、兩極化的案件類型，吾人有需要全面性瞭解美國 法院面對真實案件時所採取的態度與判斷標準，從中汲取經驗與智慧，作 為構築一致性判斷標準的重要基礎。專注於少數的案件不斷的探討，易陷 於見樹不見林之失，實際統計並分析美國法院對於拒絕授權之判決，將有 助於瞭解拒絕授權議題之全貌。本文特於下一章節進行實證研究，以期瞭 解法院實務上的運作，並於後續章節依實務上的運作，進行理論分析。
第四章 1994 年至 2008 年美國聯邦法院拒絕授
權案件所採取之判決標準實證分析
4.1 前言 關於競爭法上拒絕授權的爭議，1981 年 SCM v. Xerox 案第二巡迴上 訴法院首先提出其對於拒絕授權的看法，1994 年 Data General 案第一巡迴 上訴法院明白就此類型提出判決標準，1997 年 Kodak II 判決增添了新的判 斷標準。2000 年 Xerox 案就此議題繼續加溫，Federal Circuit 在該案判決 中嚴詞批判第九巡迴上訴法院於 Kodak II 案的見解，使得各上訴法院關於 此項議題的分歧見解，受到司法實務界及學者們的關注。從 1994 年出現 不同判決標準，到 2009 年的今天，聯邦最高法院迄未針對這個議題作成 判決，國會也尚未對此議題立法加以規範，提出統一的解決方案。在本章 節之中，本文將以前述章節歸納的三種不同判決標準為基礎，統計 1994 年至 2008 年底，美國聯邦地方法院及上訴法院關於拒絕授權議題的判決 結果，並對統計結果進行分析。 4.2 聯邦法院判決結果的實證統計 本文以前述時間區間，在美國 LexisNexis 法院判決資料庫中進行搜 尋，總計發現 29 件有關拒絕授權的美國聯邦法院案件。由於法院在同一 案件中對於不同智慧財產權可能採取不同的判決標準，基於統計上之需 要，本文進一步將同一案件涉及不同智慧財產權者劃分為不同案件。是以 本文在統計上總計有 35 個案件，其中 15 件涉及專利權，20 件涉及著作權。 由於調查統計時間雖然長達 15 年，但是所發現案件數目仍然有限，為完整觀察美國各聯邦法院對於智財拒絕授權所持立場，本文將調查期間內所 有有關的反托拉法判決，包含以拒絕授權作為主要爭點之案件，以及在判 決中論及拒絕授權、但未以之作為判決爭點之案件，均納入本文實證調查 統計範圍，以探究其全貌。 在 15 件有關專利方面的判決當中，法院採取「當然合法」原則的有 7 件，採「推定合法」原則的有 4 件，採「加強審查」原則的有 4 件，各自 所占比例分布如下圖一。在這些關於專利方面的判決中，有 7 件是以拒絕 授權議題作為主要爭點之一。針對此一爭點，法院採「當然合法」原則的 判決有 4 件，採「推定合法」原則的判決有 1 件，採「加強審查」原則的 判決有 2 件，統計結果比例分布如下圖二。由圖一及圖二可以看出，關於 專利方面的判決，採用拒絕授權為「當然合法」原則的法院佔比較高的比 例，特別當條件限縮到以該議題為主要爭點的案例時，比例又從 46.7%提 高到 57.14%。至於另外兩種原則，則各佔有約四分之一的比例。
圖一 專利拒絕授權案件之判決標準分布 圖二 以專利拒絕授權為爭點之判決標準分布 關於著作權方面的判決，在 20 件聯邦法院關於著作權方面的判決中， 法院採取「當然合法」原則的有 3 件，採「推定合法」原則的有 13 件， 採「加強審查」原則的有 4 件。如果限縮到以該議題為主要爭點的案例做 統計，則聯邦法院關於著作權方面的判決共有 8 件，其中採取「當然合法」 原則的有 0 件，採「推定合法」原則的有 6 件，採「加強審查」原則的有 2 件。圖三及圖四分別是對所有關於著作權案件的統計結果及以該議題為 主要爭點的判決統計。由圖三及圖四可以看出，關於著作權方面的判決， 對於拒絕授權採用「推定合法」原則的案件數目所佔比例明顯較高，當條 件限縮到以該議題為主要爭點的案例時，比例又從 65%提高到 75%。至於
另外兩種原則，比例上明顯少了許多，特別是採取「當然合法」原則的法 院比例相當的低，尤其當以拒絕授權作為主要判決爭點之一時，沒有一個 法院採用「當然合法」原則。 圖三 著作權拒絕授權案件之判決標準分布
圖四 以著作權拒絕授權為爭點之判決標準分布 如果不去區分判決是針對專利權還是著作權，在統計上共計 35 件關於 拒絕授權的聯邦法院判決統計結果中，法院採取「當然合法」原則的有 10 件，採「推定合法」原則的有 17 件，採「加強審查」原則的有 8 件。如 果限縮到以該議題為主要爭點的案例做統計，則在統計上共有 15 件聯邦 法院判決，其中採用「當然合法」原則的有 4 件，採「推定合法」原則的 有 7 件，採「加強審查」原則的有 4 件。以上統計結果之百分比例分布， 如下圖圖五及圖六。由圖五及圖六可以看出，關於智財拒絕授權的聯邦法 院判決，採用「推定合法」原則的法院佔比較高的比例。當條件限縮到對 以議題為主要爭點的判決時，比例並沒有明顯的變化（從 48.57%到 46.67%）。至於另外兩種原則，比例上大約各佔四分之一強。採「當然合 法」原則的判決，大致是維持在 28.57%至 26.67%；採「加強審查」原則 的判決，則當條件限縮到以該議題為判決爭點的案例時，稍稍從 22.86%成 長到 26.67%。
圖五
所有拒絕授權案件之判決標準分布
圖六
由上述的分析，大致可以看出幾個趨勢。首先，在分別比較專利權與 著作權方面的統計結果，可以看出法院在專利權上判定「當然合法」的比 例，明顯比著作權案件來的高（46.7%對 15%），案件比例差距多達 30%。 採取「推定合法」的比例，則是著作權案件遠高於專利權（65%對 26.7%）， 著作權案件比例比專利權高了 40%。而採「加強審查」原則的判決在專利 權及著作權案件上差異不大，僅差了 6.7%。由此，我們大致上可以看到一 個趨勢，法院在專利權案件傾向於採取「當然合法」原則（佔整體的 46.7%），而對於著作權則大多採取「推定合法」原則，（佔整體的 65%）。 這樣的趨勢當條件限縮到以拒絕授權為主要爭點的案件時，顯得更為明 顯。專利權採「當然合法」的比例高達 57.14%，著作權採「推定合法」的 比例更高達 75%，而著作權採「當然合法」的一件也沒有。 關於上述的統計結果，很明顯的當法院面對專利權時，判決的結果在 光譜上比較偏向專利權凌駕反競爭規範，而在著作權方面則比較偏向光譜 中間，採取推定合法但在例外情況可以推翻其合法性。法院會有這樣的傾 向，本文認為可能與專利法與著作權法本身的特性有關。首先，專利權保 護的標的，如果以主要專利類型－發明專利而言，乃是技術思想上的創作 46。通常發明人會在專利說明書之中列舉些實施例，而在請求項中則以較 上位的方式來主張其發明範圍，所涵蓋範圍通常大於其所提出的實施例。 在解釋專利權範圍時，也不僅限於請求項文字所涵蓋的範圍，至少在美國 法上還可利用均等論（doctrine of equivalence）來擴展其保護範圍。同時專 利被控侵權人也不可以獨立創作（independent creation）作為阻卻專利侵害 之事由。換言之，專利技術在授予專利之該國境內，只有取得專利之權利 人可以享有排除他人實施之專屬權利。 46 美國專利法對於發明並無明確定義，僅規定包含發現（discovery）在內；35 U.S.C. § 101 (2007)。我國專利法第 21 條則規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」
相對的，著作權保護的是表達（expression），而不保護特定表達所包 含的概念或思想（idea）。甚至於當某些概念或思想所能使用的表達方法非 常有限時，在美國法上依照合併原則（merger doctrine），該表達也不受著 作權保護47。同時如果著作權人以外之人獨立創作出相同或類似的著作， 則非著作權法所稱之重製，並不構成著作權之侵害48。換言之，只要並非 出自於抄襲，而是來自完全未受系爭著作影響的獨立創作（independent creation），則權利人以外之人仍可自由使用與系爭著作相同或類似之著 作，不受著作權保護的影響。在授權方面，專利法上的強制授權僅限於特 殊例外狀況，例如聯邦政府基於公共利益之需求，需要使用該專利技術時 49，在美國法上始可強制授權。至於著作權，美國著作權法本身就設有許 多例外條款，例如以四項開放性因素判斷衡量的合理使用（fair use）50， 以及許多允許強制授權的情形，例如非戲劇的音樂著作51、非商業公共廣 播電視對於已公開發表著作之公開播送52、有線電視系統公開播送無線電 視節目53、錄音著作數位傳輸或數位廣播54等等，均為適例。 由此可以看出，美國國會在立法時就給予專利權較強的排他力量，而 著作權相對而言就允許較多第三人得以未經授權使用的例外情況。法院或 許體察此一根本差異，因此在競爭法上面對專利拒絕授權時，基於專利法 賦與權利人較強排他專屬地位之意旨，在判決上就傾向於採取「當然合法」 原則，認為專利權人拒絕授權當然構成阻卻濫用獨占地位之正當合理事 由。而著作權法既未賦與權利人同等強度的著作權保護，則涉及著作權的 47
E.g., Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian, 446 F.2d 738 (9th Cir. 1971); Landsberg v. Scrabble Crossword Game Players, Inc., 736 F.2d 485 (9th Cir. 1984); Toro Co. v. R&R Products Co.787 F.2d 1208 (8th Cir. 1986); Ets-Hokin v. Skyy Spirits Inc., 225 F.3d 1068 (9th Cir. 2000).
48
E.g., Arnstein v. Edward B. Marks Music Corp., 82 F.2d 275 (2d Cir. 1936).
49 28 U.S.C. § 1498 (2008). 50 17 U.S.C. § 107 (2007). 51 17 U.S.C. § 115 (2008). 52 17 U.S.C. § 118(c) (2008). 53 17 U.S.C. § 111(c) (2008). 54 17 U.S.C. § 114(d)(2) (2008).
拒絕授權案件，法院或許亦基於權利人較弱的專屬排他地位，傾向僅僅「推 定」著作權之行使構成阻卻濫用獨占地位之正當事由，但並未完全否定推 翻此合法推定的可能性。 如果不分專利權和著作權，把整個智慧財產權一起合併觀察，則可以 看出法院採「推定合法」的判決接近一半（48.57%或 46.67%），而另外兩 種判決標準則各佔四分之一強。是以從整體統計結果上來看，也可發現法 院至今對於拒絕授權案件多半採取中間的立場，選擇第一巡迴上訴法院的 「推定合法」原則作為判決標準，在維護智慧財產權利人專屬排他地位之 餘，也保留彈性的迴旋空間，避免在未進入個案事實之前，即完全否定拒 絕授權違反競爭法的可能性。 4.3 Federal Circuit、第一、第九巡迴上訴法院所屬判決統計分析 本部分將針對拒絕授權案件較多的三個聯邦上訴法院，其本身在不同 案件中之判決標準是否一致，以及其下級法院是否遵循該上訴法院的判 決，進行統計與分析。此處對於第一及第九巡迴上訴法院的統計結果，包 含其本身的判決以及所屬下級法院的判決，Federal Circuit 的統計結果，則 僅包含其本身所為之判決。至於其他巡迴上訴法院之統計數字，則包含非 屬此三所巡迴上訴法院或其下級法院的判決。 首先就審理 Data General 案的第一巡迴上訴法院所轄法院之判決加以 觀察。在本文調查統計期間，第一巡迴上訴法院及其所轄地方法院，經搜 尋後總計發現有 4 個判決；其中有 1 個屬於專利方面的判決，3 個屬於著 作權方面的判決。在這 4 個判決中，法院皆採「推定合法」原則，與 Data General 案件的判決標準一致。第一巡迴上訴法院及所轄地院在拒絕授權方
面的判決見解，可謂相當一致。 相對於第一巡迴上訴法院轄區所展現的一致性，作成 Kodak II 判決的 第九巡迴上訴法院所轄各院的判決立場，就顯得相當分歧。在該院所屬法 院總計 9 件判決中，有 2 件採取「當然合法」原則，有 4 件採取「推定合 法」原則，有 3 件採「加強審查」原則。儘管第九巡迴上訴法院本身在 Kodak II 判決中已經明白採取「加強審查」原則，但其下級法院在判決上 並未完全按照該院的判決先例審理後續同類型案件，甚至有 3 個判決採「當 然合法」原則。而所採不同原則的比例如下圖圖七所示，最大宗的並不是 「加強審查」原則，而是「推定合法」原則。 圖七 第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件判決標準分布 接著，更進一步分析第九巡迴上訴法院所轄各院分別對於專利權與著 作權所採取的原則。在專利權方面，該院所屬法院總計 4 件判決中，有 1 件採取「當然合法」原則，有 1 件採取「推定合法」原則，有 2 件採「加 強審查」原則。在著作權方面，該院所屬法院總計 5 件判決中，有 1 件採
取「當然合法」原則，有 3 件採取「推定合法」原則，有 2 件採「加強審 查」原則。所採不同原則的比例，在專利權方面，如下圖圖八所示；在著 作權方面，如下圖圖九所示。由分布上來看，專利權方面的分布，並未如 前一小節討論關於專利權所採原則的分布，以「當然合法」原則為主，反 倒是以採「加強審查」原則為大宗。至於在著作權方面，則與前一小節討 論關於著作權所採原則的分布趨勢相同，以採「推定合法」原則為主。整 體來看，第九巡迴上訴法院所轄各院對待專利權拒絕授權時，似乎比對待 著作權更為嚴格，這個趨勢與大多數法院採用原則時的趨勢不同，從判決 文中也暫時找不到原因，是否這是第九巡迴上訴法院所轄各院一貫的態 度，或僅是暫時的現象，有待後續觀察。 圖八 第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件中關於專利權判決標準分布
圖九
第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件中關於著作權判決標準分布
至於 Federal Circuit，其在 Xerox 案中所採的判決標準，對於專利權採 「當然合法」原則，對於著作權則採「推定合法」原則。在 Federal Circuit 總計 7 個相關案件中，有 4 個與專利權相關的案件採「當然合法」原則， 有 1 個與著作權相關的案件採「當然合法」原則，還有 2 個與著作權相關 的案件採「推定合法」原則。相關的比例分布如下圖十所示。由此統計結 果可以看出，Federal Circuit 的判決也算相當一致，對於專利權方面的案 件，全部都採「當然合法」原則，著作權方面有三分之二的案件採用「推 定合法」原則，僅有一個關於著作權的案件採「當然合法」原則。Federal Circuit 主要係為審理專利法上訴案件而設立，是否因此而使得 Federal Circuit 在處理智慧財產權與其他法律如競爭法發生衝突時，會偏向支持智 慧財產權權利人之立場，而傾向採取智財拒絕授權當然合法的判決原則， 以目前統計數據來看似乎有這樣的趨勢。惟由於該院仍有相當比例的著作 權案件採取「推定合法」原則，前述趨勢是否確係存在，尚有待繼續觀察 Federal Circuit 後續作出之相關判決，始可得知。
圖十 Federal Circuit 拒絕授權案件判決標準分布 其他上訴法院及其下級法院的部分，在本文統計的 15 件判決中，有 3 件採「當然合法」原則，有 7 件採「推定合法」原則，有 5 件採「加強審 查」原則。相關的比例分布如下圖十一所示。由分布關係來看，其他法院 的意見以採「推定合法」原則居多，接近一半。採「加強審查」原則者剛 好為三分之一，最少的是採「當然合法」原則，僅有百分之二十。其他上 訴法院及所轄下級法院大多採取「推定合法」原則，顯然是所有聯邦法院 相關案件統計中，「推定合法」原則取得多數地位的主要原因。除此之外， 「加強審查」原則在此處受到採用的比例超過「當然違法」原則，也值得 加以注意。至於這些現象背後的發生原因，例如聯邦法院是否因為「推定 合法」該原則較為折衷且保留彈性，而採取此一判決標準；而採取「加強 審查」原則的法院，是否係認為在處理智財拒絕授權的爭議時，仍應回歸 競爭法的一般基本原則，因而採取此種判決標準，均有待進一步就個別案 件進行質性與量化研究，以發掘法官選擇判決標準時之可能影響因素。
圖十一 其他上訴法院所屬拒絕授權案件判決標準分布 接著，更進一步分析其他上訴法院及其下級法院分別對於專利權與著 作權所採取的原則。在專利權方面，其他上訴院所屬法院總計 6 件判決中， 有 2 件採取「當然合法」原則，有 2 件採取「推定合法」原則，有 2 件採 「加強審查」原則。在著作權方面，其他上訴院法院所屬法院總計 9 件判 決中，有 1 件採取「當然合法」原則，有 5 件採取「推定合法」原則，有 3 件採「加強審查」原則。所採不同原則的比例，在專利權方面，如下圖 圖十二所示；在著作權方面，如下圖圖十三所示。由分布上來看，專利權 方面的分布，採用三種原則的比例完全相同，這表示其他上訴法院及其下 級法院在專利權拒絕授權的意見相當分歧，從最嚴格至中等標準至當然合 法皆有等量的支持判例。至於在著作權方面，則以採「推定合法」原則為 主，比例上超過了五成；次多的則採「加強審查」原則，比例上占了三分 之一，至於採取「當然合法」原則者僅有 11%，並非主流。整體來看，其 他上訴法院及其下級法院對於專利權拒絕授權所採的原則，還沒有任何的 趨勢形成，這一部分有待後續的持續追蹤；至於著作權拒絕授權的部分， 整個趨勢是傾向中間偏嚴格的原則，且又以中間的「推定合法」原則為最
大宗。
圖十二
其他上訴法院所屬拒絕授權案件中關於專利權判決標準分布
其他上訴法院所屬拒絕授權案件中關於著作權判決標準分布 4.4 聯邦法院採用判決原則與判決時間之關係 在這一部分，本文將從時間面向來觀察聯邦法院拒絕授權案件判決標 準的變化情形。首先吾人可從時間序列上，分析以上三個代表性判決的作 成，對於後續案件所採取的判決標準是否帶來直接的影響。在 1994 年第 一巡迴上訴法院作成 Data General 案判決之後，隨後陸續有法院跟進採用 「推定合法」原則（見圖十四：方塊虛線）。值得注意的是，在 2002-2003 年間並沒有聯邦法院判決採用此一原則，但到了 2004-2007 年間卻又有相 當的成長。1997 年第九巡迴上訴法院於 Kodak II 案件中提出「加強審查」 原則，然而後續判決（圖十四：三角形破折線）採用本原則的數量十分不 穩定。例如 1998-1999，2001-2002，2004-2006 年間，都沒有判決採用此 一原則，而在 2000，2003 年也都只有一個判決採用此一原則。然而在 2007 年卻突然有 4 件判決採用此一原則，之後是否會繼續成長，值得繼續觀察。 至於「當然合法」原則，在 2000 年 Federal Circuit 的 Xerox 判決作成之前， 即有法院採取此種判決立場。Federal Circuit 在該案中肯定地揭櫫此一判決 標準之後，對於後續法院採用此項判決（圖十四：菱形實線）似乎也沒有 明顯提振效果，每年都在 0 件與 1 件之間遊走。
