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其他機構公開對於有 F/RAND 授權原則限制之標準必要專利

第四章、 各國標準必要專利侵權訴訟之現況

第三節、 各國標準必要專利相關之案例

B. 美國國際貿易委員會(ITC)發展近況

I. 其他機構公開對於有 F/RAND 授權原則限制之標準必要專利

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取必要的法律行動。在此行動,專利權人有可能失去他們所相信 持有的智慧財產權的風險,但是(在沒有禁令救濟措施的情況下)

若專利權人勝訴,他們得到的也不會比 F/RAND 授權原則所賦予 的解決方案更多,也就是他們一開始若達成協議所應得到的。如 果標準技術使用者在用盡任何法律程序的選擇前,違反合約的唯 一風險僅是支付以 F/RAND 授權原則為基礎的權利金或費用的 話,不接受授權合約其實對於標準技術使用者其實不存在任何風 險。如此以來,風險會完全落在專利權人一方,還變相鼓勵專利 孤立339

本文接下來將藉由其他政府機構的聲明、‘794 排除令的總統否決權,

以及後否決初步裁定(Post-Veto ID),來討論逆向阻擾和專利孤立理論是 如何影響了 ITC 的調查。

I.

其他機構公開對於有 F/RAND 授權原則限制之標準必要專利在

ITC 調查程序下的權衡

有鑒於 ITC 努力解決 F/RAND 議題,ITC 號召有關‘745、‘752 和‘794 三個案件的整體公眾利益和F/RAND 議題的書面意見後,得到了來自不同 單位的廣大的回應,如企業、貿易組織、政府機關、國會以及案件本身的 雙方。其中少數意見似乎支持 一「本質」原則,也就是有 F/RAND 授權原 則限制之標準必要專利權人不應獲得排除令340。其他意見認為排除令只能 在特殊情況下核發,例如被告拒絕接受符合F/RAND 授權原則之授權合約 時,或者被告雖然在聯邦法院管轄權外但所被控侵權的物品仍屬ITC 對物

(in rem)的管轄權。然而,一些意見仍強調 F/RAND 授權原則承諾屬於 標準制訂組織與其會員之間的合約,且每一個合約承諾必須依據合約條款

       

339 Certain Wireless Devices With 3G And/Or 4G Capabilities and Components Thereof, Inv.

No. 337-TA-868, Initial Determination, at 114 (June 14, 2014)

340 The Business Software Alliance’s Response to the Commission’s Request for Submissions on the Public Interest, Inv.No. 337-TA-752 (June 6, 2012)

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做為考量。一些標準制訂組織如 ETSI,並沒有要求放棄禁制令救濟作為 F/RAND 承諾的條件341

重要的是,其他政府機構也紛紛開始表達意見。FTC、DOJ 和 USPTO 皆發表聲明呼籲ITC 在有關受到 F/RAND 授權原則限制的標準必要專利的 侵權調查案中考量公眾利益要素並拒絕核發禁制令救濟給。整體來說,他 們都採用了專利箝制理論。

(1) 美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)的公 眾利益聲明

2012 年 6 月,FTC 針對‘745 和‘752 兩個調查案件發表聲明342,聲明中 指出「ITC 對於 F/RAND 標準必要專利的相關爭議(侵權是以執行標準化 技術為基礎)而核發排除令或禁止令,很可能對於美國的競爭力、消費者 和創新都造成重大的傷害。」343。 FTC 認為在某種程度上,癥結點是「儘 管專利權人受限於F/RAND 授權原則承諾,核發排除令可能會讓專利權人 得到不合理(過高)的權利金費率…」。

但與其在與標準必要專利相關之ITC 調查案件中完全禁止排除令的核 發,FTC 呼籲 ITC 避免核發與公眾利益相衝突的排除令或禁止令救濟措施。

FTC 建議兩種方式:(1) ITC 可以「以第 337 條的公眾利益因素支持拒發 排除令,除非具F/RAND 授權原則限制的標準必要專利人做出合理的權利 金費率要約。」,(2) ITC 可以「延遲第 337 條之救濟措施生效日期,直 到兩造以誠信原則協商過去的侵權損失賠償和/或未來的使用授權金費率。」

       

341 Qualcomm comments, Inv. No. 337-TA-794 (December 3, 2012)

342  This statement was submitted in Inv. No. 745 and 752, Inv. No. 337-TA-745, Motorola accused Apple of infringing an SEP. Although Initial Determination made no FRAND finding, the Commission solicited comments regarding this issue. The final determination also made no FRAND rulings.

343  The Federal Trade Commission’s Statement on the Public Interest in Inv. No. 337-TA-745 at 1, retrieved from

http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/advocacy_documents/ftc-comment-united-s tates-international-trade-commission-concerning-certain-wireless-communication/1206ftcwi relesscom.pdf

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FTC 在聲明中的總結呼籲 ITC 處理涉及 F/RAND 授權原則承諾相關之 標準必要專利訴訟時,將案子對於「競爭條件和美國消費者」所產生的影 響列入審查考量344

(2) 美國司法部(Department of Justice, DOJ)和美國專利商標局

(U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)政策聲明

在2013 年 1 月 8 日,DOJ 與 USPTO 共同發表一份聲明345,強烈要求 ITC 在核發排除令給 FRAND 標準必要專利權人時,採用法定公眾利益因 素346

該份共同聲明列出幾種適合核發排除令的情況:當潛在被授權人拒絕 或無法接受符合F/RAND 授權原則的授權條款。例如潛在被授權人(1)拒 絕接受以被認定為符合F/RAND 授權原則的權利金費率;(2)拒絕進入針 對符合F/RAND 授權原則的權利金費率的談判協商;或(3)在談判協商中 藉以堅持一不符合F/RAND 授權原則的權利金費率來避免其對專利權人有 之付合理補償的義務347

此外,FTC 和 DOJ 皆在參議院司法委員會(Senate Judiciary Committee)

舉行的《執行標準必要專利之排除令競爭的影響監督討論》(Oversight of the Impact on Competition of Exclusion Orders to Enforce Standard-Essential Patents)聽證會作證並表明各自的立場348。FTC 的證詞由委員(現為主席)

Edith Ramirez 代表,其證詞更詳盡地論述 FTC 先前在‘745 和‘752 案件調查 中對於公眾利益發表的聲明。Ramirez 委員總結「FTC 相信,若標準必要專 利權人不遵守RAND 授權原則之授權議務,那麼 ITC 在公眾利益的義務下        

344 Supra note 343

345 DOJ/USPTO Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments (January 8, 2013), retrieved from

http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_S EPs_1-8-13.pdf 

346 Supra note 345, at 9

347 Supra note 345, at 7

348 Testimony, retrieved from http://www.judiciary.senate.gov/hearings

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有權力…拒絕核發排除令予 RAND 標準必要專利權人」,並表明若 ITC 認 為本身不具這種權力,國會應該考慮修訂337 條款349。DOJ 的證詞由當時 競爭法部門代理部長Joseph Wayland 代表,證詞包含了一項競爭法部門針 對科技行業交易所做的調查,這些交易的「反競爭性使用F/RAND 標準必 要專利」成為議題。對於ITC,Wayland 先生具體指出在一種情況下排除令 不被視為公眾利益:當「系爭專利對於整體產品的價值或重要性低於整體 產品總價值;或者從專利權利範圍來看對於整體產品的運作無關重要。」

350

由上述討論可顯示,FTC, DOJ 與 USPTO 都建議 ITC 在審理標準必要 專利侵權調查案時能夠考量到專利箝制的影響。然而從ITC 在上述這些公 開建議發佈之後的‘794 調查案的意見來看,看似並未加入其對專利箝制的 看法或分析去審理相關專利侵權調查案351