聯邦法院

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1. 美國

A. 聯邦法院  

美國聯邦地方院採用 eBay 案的測試標準以判定禁制令救濟措施的恰 當性，ITC 的行政法官（Administrative Law Judge）則會依 337 條款規定考 量公眾利益因素來是否核發排除令。美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）更在其政策聲明中指出，為使專利制度和競爭政策兩者 調和，主張賠償及禁制令等補償方式，應以「專利權人之補償是否符合該 專利發明之實質經濟價值」此標準來進行適當性評估¹⁷¹。此外，專利侵權 訴訟之被告也會主張以專利權人之F/RAND 授權原則承諾為基礎的積極抗 辯及反訴，如默示授權或禁反言，以及聲稱違反合約約定或違反競爭法的 種種抗辯（在以下本文中這些皆稱為以F/RAND 授權原則為基礎的抗辯），

來阻止禁制令或排除令過於輕易地被管轄法院核發。最近的地方法院和ITC 在受到F/RAND 授權原則拘束的標準必要專利侵權案件中，傾向認為核發 禁制令不應成為受F/RAND 授權原則限制之系爭專利（多數為必要標準專 利）的救濟手段，禁制令救濟的取得會讓標準必要專利權人取得專利箝制

（patent hold-up）的形勢地位；並且積極討論以 F/RAND 授權原則為基礎 的抗辯的適用性與適用標準和專利權能否獲得禁令救濟措施的衡平關係。

美國聯邦法院與美國聯邦巡迴上訴法院聯邦對於是否在受F/RAND 授 權原則拘束的標準必要專利之專利訴訟中核發予專利權人對侵權方的禁制 令救濟措施，近一兩年分別作出意見。因此，至今有兩個聯邦地方法院拒 絕核發禁制令的救濟措施而另一地方法院得出的結論是標準制訂組織的成 員對標準制訂組織的 FRAND 授權原則承諾義務，如同其與標準制訂組織 之間有著合約的協議，其中並未剝奪標準專利權利人尋求禁制令救濟措施，

除非合約協議中有明確規定。

       

171  Federal Trade Commission (March 2011), THE EVOLVING IP MARKETPLACE Aligning Patent Notice and Remedies with Competition, 199, retrieved from

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf.

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i.

Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc. （依利諾州北區地方法院）¹⁷²

Motorola 在手機及無線網路相關基礎建設及技術之研發上，向來處於 引領地位。該公司一直是通訊標準制訂組織ETSI （負責開發 3G 手機標準）

及 IEEE-SA（負責開發區域性無線網絡 802.11 標準，即 Wi-Fi）的重要會 員。依據標準設定組織之要求，Motorola 曾經公開聲明將依據 F/RAND 原 則來提供所有廠商取得其標準必要專利技術之授權，藉此來達成彼此所持 有標準必要專利技術之交叉授權，其他電信公司也做出了前述相同之承諾。

Motorola 所持有專利，包括作為本案系爭專利之專利在內，皆為標準必要 專利。Motorola 就其標準必要專利組合進行交叉授權已行之有年，權利金 費率皆為平均售價的 2.25%，對象包括許多同行大型企業公司如愛立信

（Ericsson）、RIM（現為 BlackBerry）、三星（Samsung）和其他等等。此 一費率在產業界為公認事實方面並無爭議，由於產業界多數成員往往會就 交叉授權之條款內容進行進一步協商，以使最終協議結果，能夠有別於最 初公開提出之條件。姑且不論協商之目的或標的內容為何，這是一個很典 型的公司企業間合約協商情形。Apple 在手機產業領域相對而言算是後起之 秀，自2007 年以來，Apple 所銷售之 Wi-Fi 標準及其他通訊標準手機產品 之數量，持續穩定增加。2007 年 Apple 首次推出 iPhone，Motorola 即公開 向 Apple 提議，以平均售價的 2.25%當作權利金費率來授權其標準必要專 利組合，然而Apple 卻拒絕接受相關授權。

由於權利金費率2.25%為 Motorola 授權慣例，除 Apple 之外，其他所 有美國大型電話公司皆已和 Motorola 進行標準必要專利交叉授權。因此 Motorola 於 2010 年 10 月 6 日分別先於伊利諾州北區地方法院（10-cv-063810、

10-cv-06385）、佛羅里達州南區法院（10-cv-23580）以及 ITC（337-TA-745），

向Apple 共提出四件專利侵權訴訟案；而 10 月 8 日再於德拉瓦州地方法院 再提出一件訴訟（10-cv-00867）。Apple 隨即於 10 月 29 日於威斯康辛西區 法院也對Motorola 提出兩件專利侵權訴訟案（10-cv-00661、10-cv-00662），

       

172 Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012)

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於ITC 提出一件調查案（337-TA-750）。雙方自 2010 年起，就智慧手機和 其他產品之專利侵權問題，進入密集的訴訟攻防階段。兩造雙方的侵權訴 訟爭議儘管並非皆涉及到標準化技術，然而有部份案件涉及通訊標準制訂 及F/RAND 授權義務問題，本文將著重於此些議題加以討論。

本案分析在兩造雙方的訴訟攻防中，由Apple對Motorola提出的專利侵 權訴訟，該案涉及應用於手機和平板裝置產品之專利技術，並於2011年12 月1日由威斯康辛西區法院（10-cv-00662）移轉至依利諾北區地方法院

（11-cv-08540）。Apple所提出訴狀之內容要點，在於Motorola並未依 F/RAND授權原則義務，亦即公平、合理、無歧視地授權給Apple，對此 Motorola則反駁，其曾於2007年年初提議依據權利金費率2.25%之慣例將專 利授權給Apple。其後，相關爭執即圍繞在有關此一授權條件，是否符合 Motorola最初給予ETSI或包括其他標準制訂組織之F/RAND授權原則承諾 之問題上。

2010年10月29日，Apple於威斯康辛西區法院，控告Motorola侵權3項專 利¹⁷³，案號為10-cv-00662。Motorola撤銷原來於伊利諾州北部地方法院兩 件對Apple的訴訟（10-cv-063810、10-cv-06385），轉為以該案之6項系爭專 利¹⁷⁴，於11月9日在本案答辯中提起反訴，控告Apple侵權，這其中包括其 無線通訊標準專利。Motorola於答辯中也提出包括專利無效、禁反言、專利 申請怠惰、默許、棄權等積極抗辯¹⁷⁵。12月3日Apple修改訴狀，加告Motorola 侵權12項專利¹⁷⁶。次日再對Motorola之反訴，提出包括專利箝制（Patent        

173 U.S. Patent No. 7,479,949 (‘949)；U.S. Patent No. 6,493,002 (‘002); U.S. Patent No.

5,838,315 (‘315), Apple Complaint (filed on October 29, 2010), retrieved from

http://cdn.patentprogress.org/wp-content/uploads/2012/11/Filing-1-Complaint-by-Apple1.pd f.

174 U.S. Patent No. 5,311,516 (‘516); U.S. Patent No. 5,319,712 (‘712); U.S. Patent No.

5,490,230 (‘230); U.S. Patent No. 5,572,193 (‘193); U.S. Patent No. 6,175,559 (‘559); U.S.

Patent No. 6,359,898 (‘898), Motorola’s answer and counterclaim to Apple’s complaint (filed on November 9, 2010), retrieved from

http://www.patentprogress.org/documents/case-310-cv-00662-filing-5-Motorola-answer-and -counterclaim/.

175 Supra note 174.

176 U.S. Patent No. RE 39,486 (‘486); U.S. Patent No. 6,424,354 (‘354); U.S. Patent No.

6,343,263 (‘263); U.S. Patent No. 6,275,983 (‘983); U.S. Patent No. 5,969,705 (‘705); U.S.

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11-cv-08540。美國第七巡迴上訴法院（the United States Court of Appeals for the Seventh Circuit）法官Richard A. Posner，獲指派審理（sitting by designation）

177本案。

2012年1月8日，Apple以Motorola違反F/RAND專利授權原則承諾及授 權金過高（Motorola要求銷售總額之2.25%做為授權金）為由，提出即決裁 決之聲請，要求對Motorola採取宣告性救濟手段。5月16日，舉行道爾柏特 聽證會（Hearing of Daubert Motion）¹⁷⁸，對最後進入庭審之4項Apple專利¹⁷⁹ 與2項Motorola專利¹⁸⁰進行賠償金計算之專家聽證。6月5日法官對’559號系 爭專利做出不侵權認定。7日法官決定取消原定於11日舉行之陪審團審判，

5,481,721 (‘721) and U.S. Patent No. 5,455,599 (‘599), Apple’s answer and counterclaim to Motorola’s answer and counterclaim (filed on December 3, 2010), retrieved from

https://cases.justia.com/federal/district-courts/wisconsin/wiwdc/3:2010cv00662/29072/13/0 .pdf?ts=1291850137.

177 28 U.S. Code § 292 - District judges

178 Fed. R. Evid. 702, 引述此依法條所建利之原則最有名的案例，即係於 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993)，判決中指出「法院應確定導出結論之科學原 則乃同時具有關聯性與可信者」。Daubert 案後，若當事人依聯邦證據法第 702 條所建 立之法律原則，欲主張對造專家證人之證詞並非基於充足之事實基礎或可信之原則方

法，而向法院聲請排除該專家證人意見時所提出之聲請，即稱為Daubert 聲請（Daubert

Motion）。

179 U.S. Patent No. 6,343,263 (‘263) ; U.S. Patent No. 5,946,647 (‘647); U.S. Patent No.

5,566,337 (‘337) and U.S. Patent No. 5,519,867 (‘867), supra note 176。

180 U.S. Patent No. 6,175,559 (‘559) and U.S. Patent No. 6,359,898 (‘898), supra note 174。

181 Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012)

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引發授權費費率問題。雖然，雙方各對對方某些系爭專利造成侵權，但最 後因雙方均無法證明有無法彌補之損害而全數駁回，同時也駁回禁制令請 求，法官認為強制授權將是比禁制令更好的解決方案。法官認為經濟賠償 較禁制令為合理之救濟手段¹⁸²。在雙方的專家證人都無法提出令人信服的 損害計算下¹⁸³，本案在進入侵權責任認定之實質審理程序之前，予以無條 件駁回¹⁸⁴。

法官指出，雖然本案看似已無爭訟之意義，因為當事人已無法從後續 審理過程中獲得任何益處，但實際情況並非如此，當事人可以就本案之駁 回提起上訴，而且因為未能舉證證明侵權責任或適當救濟手段之存在而讓 本案被駁回，並不會讓本案之爭議失去意義。Posner 法官認為，因為爭訟 失去意義而駁回通常是以不損及當事人權利且再訴可能之形式被駁回，而 這樣的駁回並非一事不再理的已決判決（res judicata），被駁回者仍可就同 一案件提起再訴，但是若依據未盡到證明損害存在之舉證責任的理由來駁 回本案，卻允許原告重提訴訟來獲得第二次證明損害存在之機會，這樣的 裁決是不合理的，所以其裁定本案為永久駁回¹⁸⁵。

Motorola 於其所持有系爭標準必要專利之發展歷程中，一直是 ETSI 會員。Motorola 曾經參與 ETSI 之 GSM/WCDMA、UMTS/3GPP、GPRS 以 及 EDGE 等行動式無線通訊標準之開發工作。前述之 ETSI 會員身份、對 於無線通訊標準開發工作之參與、以及曾向標準制訂組織提出多次聲明等 事實，皆可證明 Motorola 曾經、以及至今皆持續受 ETSI 程序規定（包括 ETSI 智慧財產權政策在內）所約束。Motorola 曾經向 ETSI、ETSI 會員及 其他使用ETSI 通訊標準之第三方（例如產品開發設計公司及銷售商等）公 開聲明，將依據F/RAND 授權原則不可撤回地授權給他方使用其標準必要 專利，此一具備實質合約效力之承諾，致使 Motorola 有義務依據 FRAND 原則將標準必要專利技術授權給使用 ETSI 相關通訊標準以及同樣身為        

182 Id., at 909-10

183 Id., at 904

184 Id., at 924

185  Id.

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ETSI 會員之 Apple。在本案訴訟中，Apple 尋求依據其所稱事實，亦即認 為Motorola 專利之授權金比例過高，來提出有關衡平原則之抗辯（equitable defense）。

Apple 認為，Motorola 授權他方使用其專利組合之權利金比例為 2.25%，

該比例對於 Apple 而言既不公平也不合理，並違反了當初其給與標準設定 組織有關遵守FRAND 原則之承諾。於是本文所要探討本案之爭點為 Apple 在拒絕支付其 2.25%比例權利金後所採取之拒絕協商立場，是否足以使 Motorola 可向法庭申請禁制令救濟？

a) Motorola之論點

Motorola主張在Apple拒絕支付其所要求之2.25%權利金費率後所採取

Motorola主張在Apple拒絕支付其所要求之2.25%權利金費率後所採取

在文檔中 技術標準必要專利與禁制令救濟之研究 - 政大學術集成 (頁 72-0)