第四章、 各國標準必要專利侵權訴訟之現況
第三節、 各國標準必要專利相關之案例
B. 美國國際貿易委員會（ITC）發展近況
III. 後否決初步裁定：ITC 調查案'868 (337-TA-868)
3. 歐洲國家
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在標準必要專利侵權糾紛中的可行性。近期 ITC 的裁決似乎已經建立了 F/RAND 授權原則承諾並非徹底阻卻排除令的核發；相反地，ITC 必須針 對個案狀況逐案分析是否 337 條款之救濟措施會損害公眾利益。特別是，
未來ITC 之F/RAND 授權原則承諾相關之標準必要專利侵權調查案的重點 應該是專利箝制和逆向阻擾的討論。雖然很多種抗辯在過去ITC 的調查歷 史還未成功，被告仍會繼續提出各種形式的抗辯，如權利放棄，禁反言和 專利不可實施。
3. 歐洲國家
在歐洲，專利法是由各成員國分別立法，只有少數例外由歐盟統一管 理。在歐盟成員國中，禁制令救濟在專利侵權訴訟中的核發與否因國而異。
迄今，還不是很多管轄法院考量到核發禁制令救濟是否可以作為侵犯與 F/RAND 授權原則相關之標準必要專利的救濟措施之一。德國和荷蘭管轄 法院在這個議題上有著相對比較多的討論。
A. 德國
一般來說，德國法院在專利侵權訴訟中並無自由裁量權去核發禁制令。
若法院判定侵權行為成立，禁制令就是理所當然會被管轄法院核發。在德 國專利法架構下，侵權者無法主張F/RAND 授權原則相關的抗辯來阻卻禁 令救濟措施的核發。但是，如下所述，德國法院採用了德國競爭法發展出 橘皮書標準判例（Orange Book Standard）393，針對以F/RAND 授權原則為 基礎的抗辯。雖然抗辯是以競爭法為基礎，但目前為止，德國法院在專利 法架構下願意採納此類的抗辯。準確來說，德國法院可裁定侵權者在特定 的情況下可能可以免除禁制令的影響。
393 Orange Book Standard (German Federal Supreme Court, May 6, 2009, doc. no. KZR 39/06).
The German Federal Supreme Court refers to the FRAND defense as “compulsory license defense.”
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i. 橘皮書標準判例 – F/RAND 授權原則之抗辯
德國聯邦最高法院（German Federal Supreme Court，FSC）在 2009 年 5 月 6 日的橘皮書標準判例中，首次允許專利使用者對於禁制令的核發提 出抗辯，論點是因為根據競爭法該專利使用者有權得到依照F/RAND 授權 原則之專利授權：
若一家具有市場支配地位的公司在授權立場上對另一家公司差別 待遇使其無法獲得與其競爭對手或潛在競爭對手相同的授權條款 或者以不公平的方式拒絕協商以阻礙該公司取得授權，那麼申請 禁制令救濟就構成濫用市場的支配地位，再者該具市場支配地位 的公司拒絕依其本來就被賦予的授權義務授權給其他欲進入同樣 市場的公司394。
在橘皮書標準判例中相關系爭技術為本文前述的「事實標準」（de facto standard）；針對 CD-R 和 CD-RW 光碟儲存格式，原告 Philips 擁有一項可 錄製和可重寫光學數據載體專利，而被告在歐洲銷售 CD-R 和 CD-RW。
Philips 聲稱，CD-R 和 CD-RW 必須遵照所謂的「橘皮書標準」所載列的規 範，因此被告應當向Philips 取得授權。被告不但否認侵權，還指出 Philips 要求的權利金過高（3%）且有差別待遇之嫌395。
德國聯邦最高法院對橘皮書標準案的裁決奠定了歐盟和德國競爭法下 提出F/RAND 授權原則抗辯的框架。德國聯邦最高法院提出了 F/RAND 授 權原則為基礎的抗辯被接受的三項要素：（1）原告必須有市場支配地位優 勢；（2）被告須已向原告提出了原告不得拒絕且「合理」的授權要約以及
（3）被告提出授權要約後的行為應當作原告已同意該授權要約396。被告賦 有以上三項要素的舉證責任。其中後兩項在於被告須證明自己為一具授權 意願（willingness）的被授權人（willing licensee）。
394 Id.
395 Id., at 20
396 Id., at 33
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提出原告/專利權人不得拒絕的授權要約 – 被告須保持對原告提出一 無條件並維持持續有效且原告/專利權人不得拒絕之授權要約，專利權人沒 有意務自己提出授權要約給自己來准許自己實施自己的專利。當專利權人 拒絕簽定具F/RAND 授權原則的授權條款就可以構成一個可能的濫用市場 支配地位的行為，有違反競爭法之虞397。該被告授權要約必須是無條件的，
這意味著該授權要約不得受到該管轄法院未來的侵權行為或專利有效性的 判決結果所拘束，然而並非阻止被告繼續在法院程序上尋求其不侵權立場 的確認。FSC 並沒有在橘皮書標準案例中排除被授權人在法院質疑專利有 效性的權利，下級法院的認定在於被告的授權要約若將法院未來對專利有 效性的判決當作授權條件之一是不符合橘皮書標準案例的398。
被告的授權要約必須準備讓原告接受並包括對一些常見的條件作妥協；
後者是指該授權要約只要符合一些合理的條件便足夠。例如一般常見於授 權合約中的條款合同條款協議，包括專利權利金費率和計算基礎，或甚至 是一次性給付的權利金（lump sum payment）。若在原告/專利權人要求的 權利金明顯過高或拒絕清楚說明權利金結構的情況下，德國聯邦最高法院 認為被告有兩種選擇：它可以提出市場上普遍採用的授權金或權利金費率；
或者接受原告依照「合理行使自由裁量權」（reasonably exercised discretion）
而決定的授權金或權利金費率399，然後可以服從於後續司法審查。如果被 告已經實施系爭專利有一段時間，授權要約中必須包括對過去實施系爭專 利的補償；確認過去的侵權行為的賠償責任。被告可以不需要討論到超過 管轄法院管轄範圍以外的授權亦不需要包括不在訴訟內的非系爭專利。然 而實寄的狀況中，在大多數情況下授權要約可能包括數個國家。最後，有 些法院在導入FSC 橘皮書標準案例過程中亦開始考量到專利權人之專利的 法律效力的問題，例如授權合約在被授權人啟動挑戰專利的有效性的程序 時，專利權人有權利中止該授權合約。
397 Id.
398 Id., at 32
399 Id., at 39
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被告的行為必須表現出像是一被授權人 – 好似已經與原告達成授權 合約。在原告接受授權要約之前，如果被告已經持續在實施系爭專利，被 告必須遵守合約中所規定的權利義務。這意味著除其他規定外，被告不僅 要滿足追溯過去侵權行為在合約上規定的義務，同時在往後持續履行協議 的內容，包括支付權利金與定其提交權利金報告。然而，權利金並不必須 直接支付給專利權人，而可以在一個代管帳戶放置足夠的金額，提交給管 轄法院代管400。
ii. 橘皮書標準判例在下級法庭之應用
自從德國聯邦最高法院裁定橘皮書標準一案後，橘皮書抗辯（Orange Book defense）或 F/RAND 授權原則為基礎之抗辯已經被下級法院的幾個專 利侵權案所討論，但並非每一個案子都被法院所接受。本文皆下來從兩個 案件中看出FRAND 抗辯在法庭上的成效。
2011 年，在 Philips v. Sony Ericsson（現為 Sony）一案，德國曼海姆地 方法院駁回Philips 對 Sony Ericsson 的禁制令申請，主因是 Sony Ericsson 提出一權利金費率的授權要約並將授權金存入代管帳戶，因而有效支持了 其F/RAND 授權原則的抗辯401。另外，2012 年，Motorola 控訴 Apple 專利 侵權一案，在Apple 修訂了其授權要約後，德國上訴法院（Court of Appeal of Karlsruhe）批准 Apple 的請求－初步停止執行曼海姆地方法的一審判決 所核發的禁制令402。
橘皮書標準判例衍生出一些後續的問題，上述案子也許解決一些，而 非全部。曼海姆和杜塞爾多夫法院認為橘皮書標準判例同樣適用於正式技 術標準或法定技術標準（由各標準制訂組織達成共識所建立的標準）和事 實技術標準。因為這兩種標準對於雙方利益沒有差異403。值得注意的是，
400 Id., at 36
401 Philips v. Sony Ericsson (District Court of Mannheim, May 27, 2011, doc. no. 7 O 65/10)
402 Motorola v. Apple (Court of Appeal in Karlsruhe, February 27, 2012, doc. no. 6 U 136/11)
403 IPCom v. Nokia (District Court of Mannheim, February 18, 2011, doc. no. 7 O 100/10);
IPCom v. Nokia (District Court of Dusseldorf, April 24, 2012, doc. no. 4b O 273/10);
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在這種情況下，這兩個法院將F/RAND 授權原則承諾解釋為專利權人對於 未來協商授權合約之「意向聲明（declaration of intent）」。根據這些法院，
F/RAND 授權原則承諾即是正式承認標準必要專利權人在競爭法架構下的 義務，而非單純授權專利使用權。
另一個問題涉及到被告的授權要約範圍。被告提出的要約能否僅限於 德國訴訟中的專利，還是必須涵蓋原告全球性的必要專利？曼海姆法院認 為僅限於德國的專利提出要約即可，除非這項要約被視為濫用404。舉例來 說，如果被告只接受訴訟中一項專利的授權，卻同時間繼續侵犯專利權人 在同樣技術標準的必要專利，就是一種濫用。至於專利池授權（MPEG LA）
405，杜塞爾多夫法院允許專利權人接受德國訴訟中專利的單一授權合約或 接受全球性的專利池授權合約406。
德國上訴法院（Court of Appeal of Karlsruhe）對運用橘皮書標準判例 於待決的專利無效程序和未來的專利無效程序申請在 Motorola 控告 Apple 一案提出意見，法院認為Motorola 接受 Apple 的授權要約後，Apple 必須 撤回無效審判申請407。此外，法院認為 Apple 的授權要約必須涵蓋一項條 款：也就是若 Apple 再次對任何一項已授權專利提出無效審判，Motorola 有權終止合約。
被告提出 F/RAND 授權原則抗辯也有可能自身產生負面的影響。
F/RAND 授權原則抗辯乃是針對禁制令的核發與否的抗辯，因此牽涉到未 來的侵權行為，但是橘皮書標準判例要求被告必須表現如同一被授權人。
曼海姆地方法院審理F/RAND 授權原則抗辯的情形時面臨到這個問題：被
Motorola v. Microsoft (District Court of Mannheim, May 2, 2012, doc. no. 2 O 240/11)
404 Supra note 401
405 German Court Issues More Verdicts against ODS Verdicts in One of Europe’s Largest Patent Litigation Actions Further Confirm Need for MPEG-2 Patents in DVD Video Disc
Production, News Release, MPEG LA, January 11, 2007, retrieved from
http://www.mpegla.com/Lists/MPEG%20LA%20Legal%20Action%20List/Attachments/13/
n_07-01-11_pr.pdf
406 Video signal coding III (District Court of Dusseldorf, September 11, 2008, doc. no. 4b O 78/07). The court found that technology pools are capable of promoting competition and the bundling of licensing rights may reduce transaction costs.
407 Motorola v. Apple (Court of Appeal in Karlsruhe, February 27, 2012, doc. no. 6 U 136/11).
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告是否應該接受其授權要約包含過去的損害賠償責任並將這些損失金額也 放入之代管帳戶中。在Motorola 控訴 Apple 以及 Microsoft 兩個案件中，曼
告是否應該接受其授權要約包含過去的損害賠償責任並將這些損失金額也 放入之代管帳戶中。在Motorola 控訴 Apple 以及 Microsoft 兩個案件中，曼