外部證據

所謂「外部證據」一詞，用於申請專利範圍之解釋時，會有許多可能之解釋，第一，

可以將單純申請專利範圍以外之文字以外之其他來源視為「外部證據」。以這個意義使 用「外部證據」是誤解，因為這個意義將使專利之說明書包括在「外部證據」中，然而 申請專利範圍是專利說明書成分之一部分，而說明書是公開的文件，且對於意圖研究專 利及決定申請專利範圍之人而言是可閱讀及取得者。第二，可以將專利說明書以外之其 他來源視為「外部證據」。有一些法院即對「外部證據」採取這個定義。³⁶⁷在這個定義下，

362 SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1344 (Fed.Cir.2001), 58 UPSQ2d at 1065

363 Southwall Tech., Inc. v. Cardinal IG Co.,54 F.3d 1570,1579,34 USPQ2d 1673,1676（Fed. Cir. 1995）

364 Standard Oil Co. v. Am. Cyanamid Co.,774 F.2d 448,452,227 USPQ 293,296 （Fed. Cir.1985）

365 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀著，美台專利訴訟-實戰暨裁判解析，元照出版有限公司，2005 年 4

月，第 236 頁。

366 Id

367 ZMI Corp. v. Cardiac Corp., 844 F 2d 1576,1580,6 USPQ2d 1557,1561 （Fed. Cir.1988 ）

將審查程序之歷史資料視為外部證據。因為審查程序之歷史資料雖是公開之資料，但其 相較於專利說明書較難予取得。第三種定義，則指於 Markman v. Westview Instruments, Inc. 案件中所稱「所有專利及申請歷史檔案以外之證據，包括專家證詞、發明者證詞、

字典及學術論文」³⁶⁸。 在 Vitronics Corp. v. Conceptronic,Inc.（1996）更明白表 示「在決定適當的申請專利範圍解讀時，法院可以參考許多來源適當的了解。…….這 些來源包括內部證據（例如專利說明書及申請歷史檔案文件）及外部證據（例如專家證 詞）」³⁶⁹。而在 1997 年 Rival Co. v. Sunbeam Corp.,³⁷⁰案件中更進一步揭示「外部證據 是指所有專利以外之證據，例如專家證詞、字典、技術性的論文或文章……甚至原告的 產品都屬外部證據」

在 Markman v. Westview Instruments, Inc. 案件中巡迴法院認為「在其決定中接 受外部證據，以了解在專利語言所隱含之真義，加強法院作成正確的結論；外部證據是 法院用以了解專利，並非用以改變或否認申請專利範圍之用語」³⁷¹，而在 Cybor. v. FAS Techno;ogyies Inc.³⁷²中, 中亦為相同之論述。

此外在 Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc. 案中，巡迴法院就外部證據所表 示 的 意 見 ， 則 認 為 外 部 證 據 包 括 技 術 性 論 文 （ Technical Treatises ） 及 字 典

（Dictionaries）、先前技術、關於技術的證詞、及申請專利範圍解讀之證詞。

3.3.2.2 常用之外部證據之討論

1.技術性論文（Technical Treatises）及字典（Dictionaries）

雖然技術性論文及字典其並非出自專利之相關文件，而為外部證據，但法院認為法 官為了進一步了解特定之技術，有權於任何時間自由的參考此種證據。且在字典之定義 未與專利文件明示相左之情形下，於解讀專利請求範圍之文字時，可以信賴字典之定 義。³⁷³

2.申請專利範圍解讀之證詞

關於解讀申請專利範圍爭議用語方面之技術性證詞，無論其係由律師、技術專家或 發明人所提出，皆與其他方面所提出之之專家證詞不同，只有在專利文件整體，仍不足 以使法院得以解讀有爭執之申請專利範圍用語時，法院方得信賴此種關於技術之證詞。

此種情形將極少發生，即使發生時，先前技術之文件及字典將較於證詞更客觀而值得信 賴。因為這些訊息來源，為訴訟進行前公眾即得以接觸者，而不似專家證詞在訴訟程序 中方出現，因此在參酌之順序上，先前技術之文件及字典將較意見性之證詞更為優先，

無論該證詞係由律師或系爭專利所涉及技術領域之實務工作者所提出。事實上，法院面

368 77 F. 3d. at 980,34 USPQ2d at 1330

369 90 F.3d at 1582 ,39 USPQ2d at 1576

370 Rival Co. v. Sunbeam Corp.,987 F. Supp. 1167,1171 （W. D.Mo.1997）

371 Markman , 52 F.3d at 980-81, 34 USPQ2d at 1330-31

372 Cybor. v. FAS Techno;ogyies Inc.,138 F.3d 1448,46 USPQ2d 1169 Fed Cir 1998

373 Vitronics Corp,90 F.3d at 1584 n.6,39 USPQ2d at 1578 n.6

對解讀申請專利範圍之意見性證詞時，應以極謹慎之態度為之。³⁷⁴ 3.先前技術

ㄧ般在專利侵權訴訟中，最危險的質疑來自美國之先前專利及有關系爭議題的英文 出版物。為了證明他人之先前發明，或專利是先前技術顯著的組合，通常會提出數種證 據，用以證明或對抗先前技術或或英文出版品。

先前技術在專利法中是極具爭議的概念，特別是適用於新穎性、非顯而易見性此種 可專利標準及可實施方法之揭示標準。法院認為先前技術可用於解釋專利之聲請專利範 圍。³⁷⁵在專利說明書或申請歷史檔案中所引述之先前技術最具有關聯意義。然而即使在 專利說明書或申請歷史檔案中所未引用之先前技術也可能與聲請專利範圍之解釋有 關，因為其可能顯示在該領域熟知該技術人士如何使用所爭議的用語，或者顯示寬泛的 解釋將使專利無效。³⁷⁶

Vitronics Corp. v. Conceptronic,Inc 案件中，法院認為可以依循或信賴訴訟任 何一方所提出之先前技術，不論該先前技術是否曾在專利說明書或檔案歷史中被引用。

先前技術通常被用以展示在熟知該技術之領域中，有爭執之用語如何的被使用。此種技 術將使法院無須依賴專家證詞而節省法院的時間。且相較於專家證詞乃顯示特定專家對 於一個用語意義之認定，先前技術可以顯示熟知該領域之人對該特定用語普遍的認知。

然而當爭議之用語可以經過仔細研讀公開之紀錄被了解，或者已經在專利說明書中或檔 案紀錄中明示或默示的被定義時，信任此種證據是不必要且不適當的。³⁷⁷

4.專家證詞

在 Markman 案件後，許多案例顯示，法院依賴專家證人之證詞而修正對於申請專利 範圍之解釋。例如在 Hoechst Celanese Corp. v. BP Chemicalds Ltd.³⁷⁸案件中,法院 認為「雙方提供我們照片及實驗數據，科學家之證詞則產生數據及解釋這些數據，而該 領域之專家證人則針對其作證。在 Markman 案件中法院限制上訴者信賴外部證據證明科 技及科學性的用語。」但是 「我們發現法院必須信賴有些相較其他證據顯示特別可信 之證據，因為我們並不具相當之資格去了解專利中特定用語在科學性的意義」。諷刺的 是，在 Hoechst 案件中，在外部證據之字典中之定義，與專家證人之證詞是相當的，而 法院優先信賴內部證據即專利說明書，而在內部證據與外部證據相左之解釋中為選擇。

379但在 Vitronic Corp. v. Conceptronic, Inc.³⁸⁰案例中，則認為因為專利說明書就申 請專利範圍中系爭用語的定義是清楚而非模糊不清時，信賴外部證據是不必要甚至是不

374 Id. at 1579

375 DONALD S. CHISUM, supra note 350,§18.03［2］［e］［Ⅵ］at 18-145

376 Id. §18.03［2］［f］at 18-146

377 Vitronics Corp.,90 F3d. at 1584-85,39 USPQ2d at 1579

378 Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems. Ltd., 78 F.3d 1575, 1578 (Fed.Cir.1996)

379 DONALD S. CHISUM, supra note 350, §18.03 ［2］［e］［iv］at 18-138

380 Vitronic Corp., 90 F3d. at 1583,39 USPQ2d

適法的。³⁸¹但地方法院可以信賴專家證詞及其他外部證據單獨的幫助其了解系爭技術。³⁸² 在 1997 年 12 月幾乎同一時期的判決，亦顯示對專家證人證詞解讀申請專利範圍不 同的意見。在 Bell & Howell Document Management Products Co. v. Altek Systems³⁸³ 法院認為地方法院在內部證據清楚而不含混時，地方法院信賴專家證人之證詞來解釋是 不適當的。³⁸⁴而在 Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.³⁸⁵案件中，上級法院則支 持地方法院使用專家證人證詞來解讀申請專利範圍，其認為專家證人之證詞不但使法院 了解系爭技術，而且其提供證據實質上的解釋申請專利範圍。³⁸⁶而在 Cybor Corp. v. FAS Technology ,Inc.（1998）案例中，在確認申請專利範圍的解讀屬於法律問題後，支持 Bell & Howell 案件之見解而對 Fromson 之見解予以限制。在其引述之意見中，其認為 專家證人之證詞，僅能對被控之程序是否侵害作為參考資料，而不能用於申請專利範圍 之解釋。³⁸⁷其稱外部證據如專家證詞，適用於使法院了解專利，而在如此做時，法院不 得將信賴凌駕於其他證據，或將之作為真實的證據之調查結果。法院寧願將此種證據，

視為幫助法院就專利中文字的真意作成正確結論的方法。最高法院認同就專家證詞所作 成可信賴的決定，得納入全部資料必要的複雜分析中。³⁸⁸

5.發明者證詞（Inventor Testimony）。

在 Markmen 案件中，巡迴法院認為發明者證詞就其專利的意義，並不值得遵從。³⁸⁹ 然而在 Hoeshst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd. （1996）法院則不依從 Markmen 案件拒絕信賴發明者證詞，而認為發明者證詞對聲請專利範圍有一定的證明力。其認為 雖然法院在企圖作成可信賴的決定並不具優勢，發明者的證詞相當於該領域之專家證人 的證詞，在 Markmen 案件要求法院發明者證詞就其專利的意義，並不值得遵從，然而法 院可將發明者的證詞當作累積的證據之一，用以增加法院對於技術及系爭用語之使用上 之了解。³⁹⁰

被控侵權者可否以發明人之宣示書或證詞，藉以限縮聲請專利範圍以證明未侵權或 擴大範圍而主張專利無效，來對抗專利所有權人？在 Jasson v. The Stanley Work³⁹¹案 件中，地方法院信賴發明者就其專利中用語之解釋所作成之宣示書，而未採用發明者於 申請專利之審查階段對用語的定義，即使該定義與發明者就其發明先前清楚的解釋並未 相左。聯邦巡迴法院則予以認同。該案專利涉及自動門開啟設備，其包含射線發射器及 探測器以偵測接近之物體例如人類，在發明人第一次申請書中，其揭示了一個自動門設

381 Id, at 1577

382 Id, at 1579

383 Bell & Howell Document Management Products Co. v. Altek Systems, 132 F. 3d at 705,45 USPQ2d（1997）

384 Id, at 1037

385 Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc., 132 F.3d 1437, 1442 (Fed.Cir.1997)

386 132 F. 3d at 1444,45 USPQ2d at 1273

387 DONALD S. CHISUM, supra note 350, §18.03［2］［e］［iv］18-141

388 Cybor Corp. v. FAS Technology ,Inc.,138 F.3d at 1154-1155 n.3,46 USPQ2d at 1173 n3

389 Markmen,52 F.3d at 983, 34 USPQ2d at 1332

390 Hoeshst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd. （1996）78 F3d. at 1580 ,38 USPQ2d at 1130

391 Jasson v. The Stanley Work ,903 F.2d 812 ,14 USPQ2d 1863（Fed. Cir. 1990）

備在其中射線發射器及感應器利用「分散而非集中的光束及射線」（diverging rather than focused beams or radiation），發明人原始申請專利範圍提供了射線發射器產生

「一個分散的射線光束」（a diverging beam of radiation）。專利局拒絕了該申請，

以存在先前技術認為其不具有可專利性。發明人修正其專利說明書，而請求一個「漫射 射線之分散光束（diverging beam of diffuse radiation）」，其區隔先前技術稱其發 明使用「漫射光線，源自各種來源」（fiffuse light, originating from many sources），

以存在先前技術認為其不具有可專利性。發明人修正其專利說明書，而請求一個「漫射 射線之分散光束（diverging beam of diffuse radiation）」，其區隔先前技術稱其發 明使用「漫射光線，源自各種來源」（fiffuse light, originating from many sources），