故意侵權（Willful Infringement）

因惡意行為而增加處罰為智慧財產制度普遍之規則。在專利法中規定當侵權行為人 是故意侵權時，法院得增加其損害賠償金額並要求其賠償律師費。

故意是以侵權人心理狀況作為判斷，一個人確實注意到他專利權人之權利時，應有 適當尊重之義務。依據美國專利法第 284 條，調整損害額到＂發現或推估額之三倍＂時，

法院應考慮＂在所有情況下，一個合理的人是否會謹慎的考慮後，產生法院會認為專利 無效或不侵權的自信＂。故意的忽視其他專利權人之權利，可以被用以支持為故意侵 權，而用以對抗合理相信未侵害專利之被控侵權人之行為⁵⁸⁹。

故意侵權是一個事實問題，且必須建立在清楚而具有說服力之證據上⁵⁹⁰，因為「非蓄意」

(Unintentional)與「可歸責」(Culpable)之間乃一線之隔。故專利權人應以＂清楚而 具有說服力之證據＂舉證證明專利權人之故意。侵權損害賠償，則取決於審理法院的考 慮。巡迴法院於審查地院判決時會以實質證據審查陪審團之決定⁵⁹¹，或當法院之法官為事實審理者時，以明 顯錯誤原則審查原判決⁵⁹²。

對於「故意侵害」主要的考量，是侵權者是否本於誠信原則，以及當遭受侵權質疑 時，是否有足夠之證據，證明侵權者業已明知其行為為侵權。故意侵害之法理，需要很 嚴謹地由道德上、法律上及商業上的角度評估侵權行為。若心存警惕之侵權者，其有足 夠之證據與理由，相信其未涉及侵權、或該被侵權之專利為無效、或不可實施時，則傾 向非故意之侵害之認定。

聯邦巡迴法院強調，是否故意，是就行為人意圖的定義問題⁵⁹³，法院應審查所有之 情況證據，以決定被告是否有侵害專利權人發明之意圖⁵⁹⁴。在所謂所有情況證據，法院 最主要是審查被告侵權者是否取得適格的律師的未侵權意見書⁵⁹⁵、或其他非意見性之事 實，包括⁵⁹⁶：

（1）侵權者是否蓄意的複製其他人之想法或設計⁵⁹⁷

（2）侵權者於知悉他人專利保護時，是否謹慎的研究專利範圍⁵⁹⁸

（3）侵權者是否依良好的信心認為不侵權⁵⁹⁹

（4）侵權人於訴訟中之行為⁶⁰⁰

（5）專利是否在侵權行為前聲請⁶⁰¹

（6）侵權人是否意圖隱瞞其行為⁶⁰²

589 Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550, 1565, 219 U.S.P.Q. (BNA) 377, 388 (Fed. Cir. 1983)

590 Read Corp. v. Portec,Inc., 970 F.2d 816,826,23 USPQ2d 1426（(Fed. Cir.1992）

591 Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc., 932 F.2d 1453, 1459, 18 U.S.P.Q.2d (BNA) 1842, 1847 (Fed. Cir.

1991)

592 GARLAND P. ANDREWS, WILLFUL INFRINGMENTOF PATENTS, PATTEN LAW ANNUAL § 8.02[2] (1988)

593 Gustafson, Inc. v. Intersystems Indus. Prods., Inc., 897 F.2d 508, 510 (Fed.Cir.1990)

594 Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prod., Inc., 788 F.2d 1554, 1559 (Fed. Cir. 1986)

595 DONALD S. CHISUM, supra note350, § 20.03[4][b][iv]

596 John Dragset, COERCED WAIVER OF THE ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE FOR PINIONS OF COUNSELIN PATENT LITIGATION, Minn. L. Rev. 167 ,（Nov. 1995）

597 Bott v. Four Star, 807 F.2d 1567, 1572 (Fed. Cir. 1986)

598 Id.

599 Rosemount, Inc. v. Beckman Instruments, Inc., 727 F.2d 1540, 1548 (Fed. Cir. 1984)

600 Id

601 Gustafson, Inc. v. Intersystems Indus. Prods., Inc., 897 F.2d 508, 510-11 (Fed. Cir. 1990)

（7）被告是否以良好之信念意圖就系爭發明為迴避設計（design around）⁶⁰³

（8）關於授權情況之疏失⁶⁰⁴

（9）被告之規模及財務狀況⁶⁰⁵

（10）近似之案例⁶⁰⁶

（11）被告是否有改善行為及其改善之內容⁶⁰⁷

在證明被控侵權人是否故意之證據中，常見的爭議是律師之是否侵權之意見書。聯 邦巡迴法院在 Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.⁶⁰⁸及 Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co⁶⁰⁹.案件中，均認為被告未提出未侵權之律師意見書，則法院可以 認定其未取得意見或取得之意見不利於被告⁶¹⁰，將其拒絕作為一種負面參考（negative inference）。

有學者批評聯邦巡迴法院之做法，不但未考慮律師與當事人間之特權，而且也不當 的使專利權利與被控侵權人之舉證責任發生轉移。在引用侵權人主張律師與當事人間之 特權作為負面參考，加上對於被控侵權人所應盡的適當的注意之要求，已經限制了專利 權人對於故意之侵權的舉證責任，而要求被控侵權人必須就其行為之所有情況做說明

611。雖然聯邦巡迴法院要求專利權人要以清楚而具有說服力的證據證明侵權人之故意，

但在 Kloster 及 Fromson 案例標準之下，專利權人僅需證明被控侵權人知悉該專利，

且在訴訟中未提出不侵權的意見書即可。

更有甚者，當事人通常會要求長期處理其專利事務之專利律師，在訴訟中擔任訴訟 代理人，假如出具該不侵權意見書之律師同時在訴訟中代表當事人，專利權人可以傳喚 該律師作為證人，強迫該律師自該案件中解除委任⁶¹²。

有些案件，雖然存在律師不侵權意見書，但依被控侵權人之惡劣行為，或明顯之惡 意，足得以認定故意。因為其他參考事實的份量已充分不利於侵權人，律師不侵權意見 書顯然不恰當。例如在 SRI Int,1,Inc. v. Advance Technology Laboratories,Inc. &

ATL Washing,Inc.⁶¹³案件中，被告辯稱即使剛開始侵權時也許欠缺正當性，唯其後於接 獲專利顧問 Toner 之有關 750 專利可能為無效，或不能實施之法律意見，因而繼續侵害 該專利行為，則不應視為故意侵害，因此被告稱原審法院之對接獲專利顧問 Toner 法律

602 Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992)

603 Rolls-Royce Ltd. v. GTE Valeron Corp., 800 F.2d 1101, 1110 (Fed. Cir. 1986)

604 King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853, 867 (Fed. Cir. 1985)

605 Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992)

606 Amsted Indus., Inc. v. Buckeye Steel Castings Co., 24 F.3d 178, 183 (Fed. Cir. 1994)

607 Intra Corp. v. Hamar Laser Instruments, Inc., 662 F. Supp. 1420, 1439 (E.D. Mich. 1987),

608 Kloster,793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986)

609 Fromson , 853 F.2d 1568

610 Kloster, 793 F.2d at 1580; Fromson, 853 F.2d at 1572-73.

611 John Dragset, COERCED WAIVER OF THE ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE FOR PINIONS OF COUNSELIN PATENT LITIGATION, Minnesota Law Review . 167 ,November, 1995

612 Amsted Indus. Inc. v. National Castings, Inc., 16 U.S.P.Q.2d 1737, 1741 (N.D. Ill. 1990)

613 SRI Int,1,Inc. v. Advance Technology Laboratories,Inc. & ATL Washing,Inc

意見後之侵權行為，認定為故意行為，而判定損害賠償，應屬不當。但法院認為雖然被 告 ATL 之總裁作證稱其係信賴專利顧問 Toner 及 Yorks 之意見，但戒慎之行為通常建立 在於著手侵權前，必須具合格之法律意見；但該案所呈現之所有法律意見及信函，卻是 在侵權開始後及持續侵權中為之。各該顧問意見並無助於支持不侵權或專利無效、乃至 於專利無法實施之可信度。由紀錄顯示，不管是在 Toner 之有關侵權之意見後，乃至於 Toner 於徵詢外界顧問，並被告知應修改設計以避免侵權之後，該被控侵權之 Ultramark4 產品並無任何改變。因此，並無任何證據以支持 ATL 對故意侵害曾經作過謀求補救之努 力之證據。

此外法院認為被告 ATL 處心積慮地拖延與 SRI 協商，虛與委蛇地一再延宕，儘可能 地對 RSI 相應不理，以求經由持續侵害 750 專利中以獲利，而書面證據遲延、不回應、

以及採取任何儘可能對 SRI 推託之手段，已經達到「目無法紀」(Outrageous)。商業行 為與作為亦可作為侵權者是否對專利持有人賦予適度之注意與尊重之考量因素。因此該 案中巡迴法院認為被告對專利顧問法律意見書之信賴並不具合理地正當性，且法律意見 並不夠明確，所以，維持地院之判決⁶¹⁴。

反之，如果案件之其他情況證據已顯示侵權非故意，法院很少考慮侵權人是否取得 律師意見書⁶¹⁵。

只有證據不能很清楚顯示侵權人之意圖時的案件中，方會引用 Kloster 案件之參考 原則。但實務上，專利權人極少能滿足以清楚而具有說服力之證據，證明故意之要求，

而大多尋求引用負面參考。

然而如前所述，自聯邦巡迴法院所建立之案件中，已經有許多可以作為判斷侵權人 是否故意之參考事實，故近來，聯邦巡迴法院亦有同意地方法院，剔除將被告拒絕提出 不侵權意見書作為負面參考之見解⁶¹⁶。聯邦巡迴法院陳述，法院非經謹慎之考慮之下，

不得強迫被控侵權人在放棄律師與當事人間特權來使其免於被認定為故意，或在保持律 師與當事人間特權但承擔被認定為故意之間做選擇⁶¹⁷。法院應以謹慎的考慮區別審理中 之責任及故意⁶¹⁸。關於聯邦巡迴法院此項見解，值得注意後續發展之趨勢。