美國專利侵權訴訟之證據能力與舉證責任
Institute of Technology Law
National Chiao Tung University
研究生：蔣瑞琴 Student：Jui-Chin Chiang
指導教授：劉尚志博士 Advisor：Dr. Shang –Jyh Liu
林美惠博士 Dr. Mei-Hui Lin 國 立 交 通 大 學 管 理 學 院 碩 士 在 職 專 班 科 技 法 律 組 碩士論文 A Thesis
Submitted to Institute of Technology Law
College of Tung Unversity
In Partial Fullfillment of the Requirements
For the Degree of Master of Laws
In Technology Law
2006
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
美國專利侵權訴訟之證據能力與舉證責任
學生：蔣瑞琴 指導教授：劉尚志博士
林美惠博士
國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組
摘要
伴隨著知識經濟規模逐年擴大，智慧財產權保護之重要性日益被重視，專利侵權訴 訟被使用之頻率日益增加。訴訟之審理中，最主要之元素為證人及證物，證據也是法官 建立事實之基礎。我國關於證據之處理及舉證責任之分配，並未以獨立之證據法規範 之，而係分別規定在民事訴訟法及刑事訴訟法中，而其中之規定，又相當簡略，常造成 適用上見解之分歧，故就我國訴訟之舉證責任分配及舉證程度標準有加以檢討之必要。 美國就專利侵權訴訟已發展一段時日，各種判斷標準及訴訟程序中關於證據之處理，實 有值得我方參考之處，故本文以美國專利侵權訴訟關於證據能力、證據方法、舉證責任 分配及舉證程度標準之相關法律及判決作為介紹，作為省思我國規定及實務操作之參 考。 由於美國訴訟制度中，專利侵權訴訟屬於聯邦法院管轄，原則上以聯邦證據法作為 準據法。故本文先針對美國關於證據能力之規定為介紹，內容包括證據需具關聯性、證 據應非屬傳聞證據、證據需經驗真或辨識及文書須符合原本原則，並整理美國專利侵權 訴訟關於證據能力之相關案例，以說明相關規定落實於實務上判決之運用。 再者，本文整理出美國專利侵權訴訟中常用之證據方法、其適用之順序及適用上常 見之問題，以期呈現美國專利侵權訴訟進行時更具體化之面貌。另外，本文亦簡要整理 專利侵權訴訟中常見之爭點，包括原告權利主張事項，如所有權、侵權、所主張損害賠 償數額、故意侵權，及被告之抗辯事項如專利無效、修理、授權或默示授權、不公平行 為、懈怠、禁反言、專利濫用，逐一就判決先例對各爭點構成要件之舉證責任分配，及 舉證程度之標準為介紹，期能幫助讀者明瞭專利侵權訴訟中兩造通常使用之爭執事項及 其舉證責任分配與舉證程度，最後並作成對我國專利侵權訴訟舉證責任之建議。THE COMPETENCE OF EVIDENCE AND THE BURDEN OF PROOF IN
PATENT INFRIGEMENT LITIGATION IN U. S. A.
Student：Jui-Chin Chiang Advisor：Dr. Shang –Jyh Liu
Dr. Mei-Hui Lin
Institute of Technology Law
National Chiao Tung University
ABSTRACT
Following the expansion of the scale of the knowledge-based economy, companies now attach great importance to protecting their intellectual property, and patent infringement litigations are happening with increasing frequency. The primary elements that make up a trial are witnesses and exhibits. Evidence is the foundation for the court to construct the facts. There is no independent rule of evidence and the burden of proof in Taiwan, generally governed by the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure, and the rule of evidence are too contradictory, and there are different opinions about the burden of proof between courts from time to time. It is necessary to review the rule of evidence and the standard of burden of proof. Patent infringement litigation in the U. S. A. has been developed for a long time, and there are so many cases about the rule of evidence and the standard of burden of proof as considerable reference materials. This thesis proposes to introduce the rule of evidence and the standard of burden of proof of patent infringement litigation in the U. S. A. as the reference materials when we review the rule of evidence and the standard of burden of proof in Taiwan.
The jurisdiction of patent infringement litigation is the federal court. The litigation is governed by the Federal Rule of Evidence. This thesis introduces the competency of evidence, including the topics of Relevance, the Hearsay Rule, Requirement of Authentication or Identification and the Original Writing Rule. This thesis also introduces the precedent about the evidence of patent infringement litigation, attempting to show how the rule applies in real cases.
This thesis sums up the evidence that is always used in patent infringement litigation and dears some considerations that arise in connection with the evidence, attempting to show the real situation of patent infringement litigation. Also, this thesis introduces some arguments that often arise in patent infringement litigation, including the issues on which the patent owner bears the burden of proof such as ownership, infringement, the amount of damage and willful infringement, and the issues on which the accused infringer bears the burden of proof
such as invalid patents, repair, license and implied license, inequitable conduct, laches, and estoppel. The reader of this thesis will find out the arguments that often arise in patent infringement litigation, the burden of proof of each issue and the standard. Finally, we integrate the above issues and provide some suggestions in the conclusion of this thesis.
謝 誌 小時候看著各種頒獎典禮上受獎人冗長的致謝名單，每每覺得矯情，但長大了，才 深刻感受每一件事的完成，都絕非單憑一己之力，而受助於太多人、太多事，然後慢慢 懂得感恩。 無心插柳的考上交大科法所，是執業十年後最美麗的意外。但在科法所的求學過 程，可一點也不能僥倖。能夠順利完成論文，由科法所畢業，要感謝的人，真的太多。 首先要感謝的科法所劉尚志所長，他不但收了我這個離校十年、完全不知專利為何 物的人當學生，導引我一窺專利運用之精妙，更開啟了我對專利訴訟的興趣。而科法所 許多科技界和法律界優秀的老師，使我在追求速度的先進的科技，及講究嚴謹的法律 間，看到了衝擊的火花和互相運用的趣味，使得以往畏懼科技領域的我，能熟悉科技與 法律交流的平台，理解其間的對話。而吳巡龍老師對於證據能力諸多觀念之教導、林志 潔老師對於資料蒐集熱心的指導、指導教授林美惠老師對於論文體系給予寶貴的意見、 口試委員盧遠珊老師關於加強美國重要案例介紹的提醒，方使本篇論文能順利完成。 進入科法所，讓我深感驕傲的，是能跟一群各方精英共聚一堂，成為互相扶持的好 友，論文的完成，要感謝陳斌、欣蓉、育竹、界昇、怡如、婉莉、俊凱等提供資料及意 見，而翠亭、宏節、慶鴻、國成、惠錦、惠如、秀雯不時的鼓勵，常常使我倍覺溫暖。 在事務所內，玉珊在我求學期間，承擔了許多我應為的工作，玉雲、怡如在資料整理上 給了我不可或缺的協助，惠雯則在翻譯上給了我最大的協助，這些我都點滴在心。 另外，特別要感謝的，是我的師父太極門掌門人洪道子博士，他傳授我的氣功功法， 讓我在極端忙碌的工作與課業中，身體仍然能保持最健康的狀況，而其教導的智慧，使 我能將台北新竹間一次又一次的車程，都化為一次次歡喜的旅途。 相知甚深的好友及師兄姊的加油及關懷，是無法取代的寶藏，讓我深覺生命如此美 好。 當然，深愛我的家人，是我向前最大的力量，永遠只問付出的媽媽，和在天國的爸 爸，您們的愛，讓我的生命，充滿幸福。 不論未來的人生是什麼，我都願意用微笑，向前探索。 蔣瑞琴 謹誌於 95.06.01
美國專利侵權訴訟之證據與舉證責任 目 錄 中文摘要 ……… i 英文摘要 ……… ii 誌謝 ……… iv 目錄 ……… v 一、 緒論……… 1 1.1 研究背景與動機……… 1 1.2 研究目的及範圍……… 2 1.3 研究方法……… 2 1.4 論文架構……… 3 1.5 本文研究問題之提出……… 3 1.5.1 案例……… 3 1.5.1.1 事實經過……… 3 1.5.1.1.1 系爭專利……… 3 1.5.1.1.2 申請及修正過程……… 4 1.5.1.2 法院判決……… 6 1.5.1.3 巡迴法院之 DYK 法官之不同意見書……… 8 1.5.2 問題提出……… 9 二、 證據能力……… 10 2.1 美國聯邦證據法關於關聯性之規定……… 10 2.1.1 「有關聯性證據」之定義……… 10
2.1.2 無關聯性無證據能力……… 13 2.1.3 基於混淆、偏頗或費時而排除之有關聯性證據……… 13 2.1.4 事後之補救措施不得用以證明過失或產品瑕疵……… 15 2.2 證據應無禁止事由--非屬傳聞證據……… 17 2.2.1 傳聞之定義……… 17 2.2.2 傳聞法則……… 18 2.2.3 不屬傳聞之範圍……… 18 2.2.3.1 判例上認為不屬傳聞證據……… 18 2.2.3.2 聯邦證據法規定不屬傳聞之情形-代理人或受僱人不利於 本人之陳述……… 20 2.2.3.3 聯邦證據法中所列傳聞之例外……… 21 2.2.3.3.1 不論證人可否出庭均屬傳聞之例外……… 21 2.2.3.3.1.1 經常從事活動之紀錄……… 21 2.2.3.3.1.2 公務紀錄或報告……… 23 2.2.3.3.1.3 以公務紀錄之欠缺證明事實不存在……… 25 2.2.3.3.1.4 學術論文……… 25 2.2.3.3.2 證人無法出庭時之傳聞法則之例外……… 27 2.2.3.3.2.1 證人無法出庭時之定義……… 28 2.2.3.3.2.2 聯邦證據法中關於證人無法出庭時傳聞法則之例外之例示 29 2.2.3.3.3 關於傳聞之例外之概括規定……… 32 2.2.3.4 關於案例中證據排除之評析……… 33 2.3 美國聯邦證據法關於確認形式上之真實性之規定………… 35 2.3.1 證據需經驗真或辨識……… 35
2.3.1.1 通論……… 35
2.3.1.2 驗真之例示……… 38
2.3.1.3 自我驗真……… 43
2.3.1.4 關於案例中證據排除之評析……… 44
2.3.2 文書須符合原本原則（Original Writing Rule）或其例外 46 2.3.2.1 通論……… 46 2.3.2.2 電腦資料證據……… 48 2.3.2.2.1 電腦資料證據為原本……… 48 2.3.2.2.2 電腦證據製作之時間……… 49 2.3.2.3 複本之證據能力……… 50 2.3.2.4 公務紀錄……… 51 2.3.2.5 最佳證據原則之例外……… 51 2.3.2.5.1 摘要……… 51 2.3.2.5.2 當事人之證言或書面自認……… 52 2.3.2.5.3 先前證人證詞之宣示書……… 52 2.3.2.5.4 證據滅失或毀損……… 52 2.3.2.6 關於原本原則法院及陪審團間之分工……… 53 三、 證據方法……… 55 3.1 通論……… 55 3.2 常用之證據方法……… 58 3.2.1 一般人證……… 58 3.2.1.1 通論……… 58
3.2.1.2 專利侵權訴訟中特殊性之問題……… 59 3.2.1.2.1 律師……… 59 3.2.1.2.2 以專利審查員做為證人……… 62 3.2.1.3 証人之證明力……… 62 3.2.2 專家證人……… 65 3.2.2.1 適格……… 65 3.2.2.2 判斷專家證詞可否採用之標準-可信賴性之門檻 ………… 66 3.2.2.3 專家證詞之證言應與系爭爭點具關聯性……… 67 3.2.2.4 專家證詞不得涉入最終爭點……… 68 3.2.2.5 專家證人在我國訴訟上之證據地位……… 69 3.2.3 物證（Exhibits）……… 72 3.2.3.1 通論……… 72 3.2.3.2 專利侵權訴訟中常用之物證……… 72 3.2.3.2.1 宣示書……… 73 3.2.3.2.2 摘要……… 73 3.2.3.2.3 陪審員觀察及照片……… 73 3.2.3.2.4 模型……… 74 3.2.3.2.5 電腦虛擬或模擬……… 75 3.2.3.2.6 於外國之申請案之行為……… 76 3.2.3.2.7 翻譯資料……… 76 3.3 解讀申請專利範圍所使用之證據……… 77 3.3.1 內部證據……… 77
3.3.2 外部證據……… 79 3.3.2.1 通論……… 79 3.3.2.2 常用之外部證據之討論……… 80 3.3.3 解讀申請專利範圍時關於內部證據與外部證據之適用之順序 83 3.3.4 案例中證據法則之評析……… 85 四、 舉證責任分配及其舉證程度標準……… 87 4.1 「提出證據之責任」及「舉證責任」……… 87 4.2 舉證程度標準……… 90 4.2.1 優勢證據標準……… 91 4.2.2 清楚而具有說服力之標準……… 92 4.2.3 超越合理懷疑……… 93 4.2.4 其他……… 94 4.2.5 各項標準在實證上之比較……… 94 4.3 舉證責任分配……… 98 4.3.1 專利所有人之舉證責任……… 98 4.3.1.1 所有權……… 98 4.3.1.2 侵權（Infringement）……… 98 4.3.1.2.1 產品專利……… 99 4.3.1.2.1.1 解讀申請專利範圍……… 99 4.3.1.2.1.2 字面侵害……… 103 4.3.1.2.1.3 均等論下之侵害……… 104 4.3.1.2.1.3.1 意義……… 104
4.3.1.2.1.3.2 限制……… 105 4.3.1.2.2 方法專利……… 106 4.3.1.2.2.1 沿革……… 106 4.3.1.2.2.2 推定侵權……… 107 4.3.1.2.2.3 原告之舉證責任--實質相似性……… 109 4.3.1.2.3 其他專利……… 109 4.3.1.2.3.1 設計專利……… 109 4.3.1.2.3.2 植物專利……… 110 4.3.1.3 財務補償……… 110 4.3.1.3.1 損害賠償之範圍……… 110 4.3.1.3.2 損害賠償之限制……… 113 4.3.1.3.2.1 產品專利……… 113 4.3.1.3.2.1.1 時間限制……… 113 4.3.1.3.2.1.2 標示……… 114 4.3.1.3.2.2 方法專利……… 114 4.3.1.3.2.2.1 時間限制……… 116 4.3.1.3.2.2.2 善意之限制……… 117 4.3.1.3.2.2.3 要求揭露……… 117 4.3.1.3.2.2.4 知悉侵權……… 117 4.3.1.4 故意侵權（Willful Infringement）……… 118 4.3.2 被告之舉證責任……… 121 4.3.2.1 專利無效……… 122 4.3.2.1.1 發明人之記載不正確……… 122
4.3.2.1.2 不具實用性……… 122 4.3.2.1.3 不具新穎性……… 123 4.3.2.1.3.1 新穎性……… 123 4.3.2.1.3.2 公開使用或銷售……… 123 4.3.2.1.4 顯而易見性……… 125 4.3.2.1.5 發明來自他人……… 126 4.3.2.1.6 放棄、隱匿或隱瞞……… 126 4.3.2.1.7 顯而易見的重複專利……… 126 4.3.2.1.8 不具可實施性……… 127 4.3.2.1.9 未記載最佳實施例……… 127 4.3.2.2 未侵權……… 128 4.3.2.2.1 修理……… 128 4.3.2.2.2 授權或默示授權……… 129 4.3.2.3 不公平行為……… 131 4.3.2.4 懈怠……… 132 4.3.2.5 禁反言……… 133 4.3.2.6 專利濫用……… 134 4.4 案例中舉證責任分配及其證明標準之評析……… 135 4.4.1 就修正證明之舉證責任及其舉證程度標準……… 135 4.4.2 關於特殊案例部分……… 136 五、 結論……… 137 參考文獻 ……… 143
一、緒論 1.1 研究背景與動機 二十一世紀為知識經濟時代，身處此創意代表財富的時代1 ，各種智慧財產權不只是 公司之靜態資產，其更涉及動態的競爭手段及商業策略。藉由專利的取得，不管經由合 法授權以取得權利金獲利，或是造成他人進入該項市場之障礙，已儼然成為另一商業情 勢。也因其所涉及已見或潛在之重大利益，有關之法律糾紛自然層出不窮。其中又以直 接攸關公司競爭力之專利權為最為常見。在美國專利有關之法律事件，已成為法律圈最 炙手可熱的話題。而在我國據司法院之統計資料顯示，民國 92 年及 93 年各級地方法院 關於智慧財產權案件有 452 件及 453 件。顯見人民已逐漸使用訴訟程序作為保護智慧財 產權或競爭策略之手段。 在訴訟之審理中，最主要之元素為證人及證物。證據也是推進審判程序，及法官建 立事實之基礎。但訴訟制度，並非單純科學性的邏輯分析。在美國 1935 年出版之證據 法學生教科書中2 ，指出科學證明及法庭上證明之明顯不同，其稱： 1.引用之材料是獨特的。在科學實驗室中，是以化學現象、生物、植物學、物理或其 他相類似的物質為研究對象。在法庭上研究的對象則包括人類各式各樣的行為，以 及街道、房屋、車輛、槍管、金幣或其他通常科學家不會有興趣的材料。 2.科學家不致像法庭如此受限於時間及空間，科學家可以使用過去、現在、 甚至未 來之所有他想要，且能夠取得之資料。而法院則受制於固定之時間及空間，而必須 依此作為決定。很多的資料是模糊且位於過去，大部分是無法重新呈現或重建。這 個限制嚴重的妨礙調查。法庭唯一的優勢，乃在可能之情況下，可以強迫人民提供 資料，科學家則不行。 3.法庭所處理之資料為爭議之當事人所提出。基於人性，這些資料難免有虛偽模糊之 危險。這使得法庭在取得及評估證據時分外困難。 4.法庭是一個情緒極端騷動的地方。原告及被告皆在場，其證人及朋友們感覺到對抗 性。在庭旁聽者更使法庭成為公開的劇碼，每一個人都是關鍵，驚訝、同情、輕視、 揶揄、憤怒，所有的情緒潛伏著。即使是最誠實或最冷靜的證人，情緒都是緊繃的。 5.法庭，不論是法官或伴隨陪審團，都是普通人所組成。在實驗室中，不論其領域為 何，對資料之評估都經過訓練。在法庭即使法官本人，在科學證明部分都不是專家， 基礎法律及程序法，各有其主要部分。我國（美國）制度下法官之更迭，使法官很 難有機會成為評估證據之專家，因此其需要一個由先前法官經驗之紀錄，以作為就 1
Kevin G.Rivette 及 David Kline 著，林柳君譯，閣樓上的林布蘭，經典傳訊文化股份有限公司，2000 年 6 月，第 3 頁
2
WIGMORE, A STUDANCE’S TEXTBOOK ON THE LAW OF EVIDENCE 5, 10-12（1935） quoted in ERIC D. GREEN & CHARLES R. NESSON, PROBLEMS, CASE, AND MATERIALS ON EVIDENCE,Ⅱ 26 （1994）
法院已建立的規則之指引。 基於上述因素，實有以法律規定處理證人及承認與使用證物準則之必要。故美國各 州均定有獨立之證據法。 我國關於證據之處理及舉證責任之分配，並未以獨立之證據法規範之，而係分別規 定在民事訴訟法及刑事訴訟法中，而民事訴訟法中關於證據及舉證責任之規定，又相當 簡略。我國目前實務上各法院關於專利侵權訴訟之判決，對於證據之審酌或舉證責任之 分配，常出現歧異之判決，故引發筆者研究專利侵權訴訴中關於證據處理之方式及舉證 責任分配原則之興趣。 1.2 研究目的及範圍 我國民事訴訟法雖繼受自大陸法系，但專利法則大部分移植或繼受自美國及國際公 約 ， 且 關 於 民 事 訴 訟 程 序 兩 大 法 系 之 問 題 ， 在 美 國 法 律 家 協 會 （ American Law Institute ）的發起下，已整合歐陸著名的民事訴訟法學者，開始倡導研擬「超國家民 事訴訟法」（Transnational Civil Procedure ），並引起總部設於羅馬的國際法律改 革組織 UNIDROIT 的高度興趣，並加入部分亞洲國家（主要係中華人民共和國及日本）， 發表第三版建議原則及條文3 。故國際間已出現整合潮流。我國雖因國際局勢無法加入整 合運動，但就改革之趨勢仍應注意，美國就專利侵權訴訟已發展一段時日，各種判斷標 準及訴訟程序中關於證據之處理，實有值得我方參考之處，故筆者希望藉著對美國相關 法律及判決之介紹，作為省思我國規定及實務操作之參考。 由於美國訴訟制度中，專利侵權訴訟屬於聯邦法院管轄，而就證據部份，並未區分 民事及刑事證據法則，亦未就專利部分之證據定有特別法，故在專利侵權訴訟中，關於 證據之規範，原則上以聯邦證據法作為準據法。故筆者希望藉著對聯邦證據法相關規定 之介紹，可以了解美國關於專利侵權訴訟中證據處理的情形。 此外，美國司法制度採取「判決拘束原則」，即在同一系統中之法院，對於類似事 實背景之案件，就不同審級之法院，下級法院必須受到上級法院判決之拘束，而就同一 審級之法院，原則上該法院後作成之判決應受前判決之拘束。就訴訟程序之舉證責任分 配及舉證程度之標準，大部分均係藉由判決之累積而產生。故本文乃整理美國法院對於 舉證責任分配及舉證程度標準之相關判決見解，以了解美國於專利侵權訴訟實務上所採 之見解。 最後再以就美國證據法及舉證責任之相關規定及判決，檢視目前我國專利侵權訴訟 判決之現狀及歧異部分，並作出對我國司法實務之建議。 1.3 研究方法 本文乃以歷史文獻分析為研究方法，研究範圍以美國聯邦證據法、證據方法及舉證 3 黃國昌，「比較民事訴訟法下的當事人圖像-由審理基本原則、證據收集權及證明度切入」，政大法學評 論第 76 期，92 年 12 月，第 217 頁。
責任為主，收集相關議題之期刊、雜誌、書籍、論文，再加以系統化整理、分析。以呈 現美國對於相關議題之法律規定及學說見解。 本文並參考大量美國相關之判決，就其事實、爭點、判決理由及所採標準作分析， 並整理出演進之脈絡其改變之方向，以了解美國證據法落實於具體案例時之處理方式， 特別是其在專利侵權訴訟中之運用。 此外，簡要的將我國目前實務上所常遭遇之問題提出意見，希望能提供我國訴訟程 序上審酌證據之參考。 1.4 論文架構 本文第一章先就研究背景與動機、研究目的及範圍、研究方法及論文架構作介紹， 並則提出本文所要討論之問題，第二章針對美國關於證據能力之規定為介紹，內容包括 證據需具關聯性、證據應非屬傳聞證據、證據需經驗真或辨識及文書須符合原本原則或 其例外，並整理美國專利侵權訴訟關於證據能力之相關案例，以說明相關規定落實於實 務上判決之運用。第三章則整理出美國專利侵權訴訟中常用之證據方法、其適用之順序 及適用上常見之問題。第四章就美國專利侵權訴訟之相關判決認定就各爭點之舉證責任 分配，及其舉證程度標準逐一整理。第五章則對各章所探討之問題，依美國證據法則提 出總結，並作成對我國專利侵權訴訟舉證責任之建議。 1.5 本文研究問題之提出 1.5.1 案例
聯邦巡迴法院於 2001 年之 Superior fireplace company v. The Majestic products company and Vermont Castings, Inc.4
案件中，關於專利錯誤修正之審理，排除了兩項 原告所提出之證據，並認為在錯誤修正會影響申請專利範圍時，應依內部證據決定之。 然 DYK 法官表示不同意見。該案於 2002 年申請再審（Rehearing），經全員出席判決（En Banc）否決，但該全員出席判決並未被選為判決先例。由於該案之討論與專利侵權訴訟 之證據多所關連，故本文擬藉此案例呈現證據在訴訟中之相關問題，然後於各章節中就 相關規定加以介紹，並予以評析討論。 1.5.1.1 事實經過 1.5.1.1.1 系爭專利
Superior fireplace company（下稱 Superior 公司）擁有 534 號專利，該專利是 有關瓦斯璧爐之技術。以往的瓦斯璧爐因需要較大空間，如小型公寓或飯店房間，即使
4
Superior fireplace company v. The Majestic products company and Vermont Castings, Inc., 270 F.3d 1358, 60 U.S.P.Q.2d 1668（Fir.Cir. 2001）
能作出瓦斯璧爐，亦不夠好看而減損期商業價值，而且因以往之壁爐作龕入式，導致璧 爐附近之牆面極端高熱。而專利 534 號則能做出小型壁爐燃燒瓦斯，但不犧牲其外在吸 引力。 專利 534 號請求項 1 如下5 ： 1. 一種燃管之燃氣壁爐，其包括下列之組合： 一具有一上壁、一下壁、側壁及一後壁之屋舍； 一火室(firebox)，位於包含一上壁、後壁及側壁之屋舍中，該火室形成第一燃燒室； 一空氣室，其包含一上空氣室介於火室之上壁及屋舍之上壁間，一後空氣室介於火 室之後壁及屋舍之後壁間，與上空氣室相通； 一進氣孔可使室內空氣進入後空氣室； 一出氣孔與上空氣室相通，可使室內空氣及上空氣室之廢氣產物排出，進入壁爐所 在之室中； 一進入火室之進氣口，係供接收室內空氣進入第一燃燒室； 一位於火室內之燃燒器，火室內至少有一人造圓木(燃管)與該燃燒器相連，及支撐 該火室內至少一圓木(燃管)之裝置； 用於遞送燃燒氣體來源至燃燒器之裝置； 一排氣口位於火室之上壁中； 一觸媒轉化器位於火室之排氣口並形成第二燃燒室；及 由此，從第一燃燒室產出之廢氣產物係由觸媒轉化器接收，其中第二燃燒室開始， 及從第二燃燒室產出之廢氣產物係由上空氣室接收並與後方空氣室所接收之室內空 氣混合，進入壁爐所在之室中。 1.5.1.1.2 申請及修正過程 5
Claim 1 ： 1. A gas log fireplace comprising in combination:
a housing having a top wall, bottom wall, side walls and a rear wall;
a firebox within the housing comprising a top wall, rear walls and side walls, said firebox forming a primary combustion chamber;
a room air plenum comprising a top room air plenum between the top wall of the firebox and the top wall of the housing, a rear room air plenum between the rear wall of the firebox and the rear wall of the housing in communication with the top room air plenum;
an inlet opening for allowing room air to enter the rear room air plenum;
an outlet opening in communication with the top room air plenum for allowing room air and exhaust products in the top room air plenum to be exhausted into a room in which the fireplace is situated; an intake opening into the firebox for receiving room air into the primary combustion chamber;
a burner within the firebox, at least one artificial log within the firebox adjacent to said burner and means for supporting said at least one log within the firebox;
means for delivering a source of combustible gas to the burner; an exhaust opening in the top wall of the firebox;
a catalytic converter positioned in the exhaust opening of the firebox and forming a secondary combustion chamber; and
whereby exhaust products from the primary combustion chamber are received by the catalytic converter wherein secondary combustion takes place and the exhaust products from the secondary combustion chamber are received by the top room air plenum and are mixed with room air received by the rear room air plenum and exhausted into the room in which the fireplace is situated.
在專利審查過程，Superior 公司增加一個新請求項，最後申請如請求項 1，這個請 求項最初陳述為在燃燒室的後壁（rear wall）。在 1997 年 2 月 14 日，Superior 公司 代表與審查員會面，而確定修改申請專利範圍，此項修改合意紀錄在「審查員面談紀錄 摘要」（Examiner Interview Summary Record），此項紀錄摘要並未顯示"rear wall" 之變更。在 1997 年 3 月 6 日，審查員與 Superior 公司代表基於上次會面而為電話溝通， 在電話溝通中雙方討論在 2 月 14 日會面時審查員所揭諸的一項參考資料（reference）， 此項通話亦記載在「審查員面談紀錄摘要」，而於 1997 年 3 月 11 日寄出。在該紀錄中， 審查員陳述申請專利範圍的問題將被修改「如審查員所修改之附件」。該修改顯示，除 了其他變更外，"rear wall"已經改為"rear walls"。此為申請歷史時序中第一次顯示 該變更。在 1997 年 3 月 11 日亦同時寄出「允許通知」（Notice of Allowability）。 顯示申請專利範圍的修改，包括"rear walls"之修正，都已經被允許。 審查員在修正中亦提醒 Superior 公司人員，「倘若申請人對修正或其他事項無法 接受，可以提出更正案」。三個月後，1997 年 6 月 11 日，Superior 公司針對專利說明 書提出至少 40 種個別之修正，然而並未包括申請專利範圍之用語"rear walls"，而且 在專利核發之前無任何其他修正。因此在 1997 年 10 月 21 日，534 號專利即以 "rear walls"之用語發出。在專利發出後，Superior 公司針對九種錯誤提出「紀錄信」 （Mark-of-Record Letter）標示這些錯誤，但信中並未標示任何有關申請專利範圍用 語"rear walls"的修正。
在 534 號專利發出後，Superior 公司對 Majestic Products Company 及 Vermont Castings, Inc. （以下合稱 Majestic 公司）提出專利侵權訴訟。在訴訟中 Majestic 公司指出，申請專利範圍第 1 請求項之第二個限制要件為"rear walls"，與 Majestic 公司之產品並不一致。Superior 公司即向專利商標局提出修正之確認，要將請求項之用 語由"rear walls"改為 "rear wall"。Superior 公司第一次之申請是依據美國專利法第 254 條6
規定，基於專利商標局之錯誤所為之修正，但專利商標局拒絕此項申請。第二次， Superior 公司改依美國專利法第 255 條7
申請修正，即基於申請人本身之錯誤為修正。 專利商標局接受此項申請而發出修正證明。當事人提出 summary judgment 之申請（cross motions for summary judgment）。雙方對於被控設備包含單一"rear wall."，並無爭 執。地方法院判定專利商標局之修正證明無效，而依請求項原始的用語"rear walls"判 斷，認定專利要求至少兩個後壁，故本件並無字面侵害。而且 Superior 公司所提出之 證據，或未經驗真、或與事實無關、且無法支持均等論下之侵害。因此認定無均等論下 之侵害。而判決被告勝訴。
在審理程序中，地方法院拒絕承認 Superior 公司所提出之兩項證據，第一項文件 是 Superior 公司專利律師 Marantidis 的陳述書，其陳述稱審查員承認由"rear wall" 改為 "rear walls"，是由於審查員之打字錯誤。地方法院認為 Marantidis 的陳述書屬 傳聞證據，而拒絕允許其作為證據。第二項文件則為 Superior 公司註記版本之傳真， 6 35 U.S.C. § 254 7 35 U.S.C. § 255
該傳真是為與 Marantidis 同一事務所之律師 Nelson 所提出的陳述書之附件。地方法院 認為其未經驗真立基，而拒絕承認。
雙方均提出上訴，Superior 公司針對地方法院認定專利商標局之修正證明無效部分 上訴，Majestic 公司則針對地方法院認定本件並非特殊案例（exceptional case），而 拒絕判令 Superior 公司應支付 Majestic 公司之律師費部分上訴。巡迴法院維持地方法 院關於 Superior 公司上訴部分之判決，但撤銷並發回地方法院關於 Majestic 公司上訴 部份之判決。 巡迴法院之 DYK 法官陳述不同意見書，不認為專利商標局之修正證明無效，不贊同 地方法院不侵權之判決。 1.5.1.2 法院判決： 一、本件之證據法則在巡迴法院之法官中並未取得一致的意見，故依相關區域之法律審 理。 二、巡迴法院認為： （一）關於律師陳述書部份，其以如下兩個理由認為屬傳聞證據： １、陳述書落入傳聞之定義中，陳述書稱「審查員 Yeung 告訴我，發給修正證書，是 因為尋求修正的錯誤，肇因於他那一方打字的錯誤」。聲明的內容是審查員的口 頭陳述，符合聯邦證據法第 801 條（a）項及 801 條（c）項之規定。 ２、Superior 公司爭執該陳述為不利於本人之陳述，而應屬傳聞法則之例外，但聯邦 證據法第 804 條（b）項（3）款要求該陳述應該與陳述人（即審查員）之金錢或 財產利益相違背，或有使其負民事刑事責任之虞。本件並不該當其構成要件。 （二）關於為聲稱由審查員傳真至 Superior 公司之代表，而由 Superior 公司 代表作註記之校定請求項的傳真。 該傳真是與 Marantidis 同一事務所之律師 Nelson 所提出的陳述書之附件。陳述書 僅宣稱「附件 E 是專利審查員針對申請人請求項第 27 所特別準備的版本之真實且正確 的影本。打字之文字是準備於專利審查員與 Superior 公司之律師於 1997 年 3 月 6 日通 話之前」。地方法院認為該傳真缺乏以驗真立基，且 Nelson 亦未就其陳述與該文件之 關聯立基。巡迴法院認為傳真並無法自我驗真，其並未出現在申請歷史資料中，傳真本 身並無法辨識何人準備該文件，及何人在其上為手寫註記。其次，Nelson 的陳述書並未 就其陳述與該傳真立基。其對該傳真及其上手寫之註記並無個人之知悉。更有甚者，根 據 534 號專利申請程序主導律師之陳述，Nelson 並未涉入申請程序。故此項文件應予排 除。 （三）關於修正證書之舉證責任 巡迴法院認為在進入審查前，首先要釐清被告 Majestic 公司質疑原告在地方法院 之修正證書時，所應盡之舉證責任。因為原告 Superior 公司的修正證書變成專利之一 部分，而改變了請求項之用語。所以被告 Majestic 公司的質疑無異於質疑請求項 1 修 正之有效性。這個證據使地方法院認定修正後之請求項 1 無效，實際上之效果無異於質 疑申請專利範圍之有效性。而質疑專利之有效性，應負清楚而具有說服力之舉證責任，
這是基於專利有效性的推定。本案對於修正證書之質疑，相當於對專利有效性的質疑， 故應負清楚而具有說服力之舉證責任。 （四）關於第 255 條「申請人錯誤之修正證書」之解釋 第 255 條規定「申請人錯誤之修正證書」，其規定：專利證書上有不可歸責於專利 商標局之任何抄寫、印刷或小錯誤，且其錯誤經證實係出於善意者，局長得於申請人繳 納規費後，發給修正證書，但其更正內容不得包含新事項，或需為再審查之資料。此種 附有修正證書之專利證書，若因修正後之任何原因發生法律訴訟情況時，視為與修正之 專利證書，具有相同之法律效力。
在分析第 255 條「抄寫、印刷性質」（clerical or typographical nature）錯誤 時，地方法院遵循專利商標局自己之前例，而認為指「除非非常獨特及不尋常之情況， 於專利卷宗內容顯然抄寫、印刷錯誤得尋求修正」，法院認為應特別考慮的是，如果該 項修正會擴大申請專利範圍，是否能依專利法第 255 條修正。 在解釋第 255 條文字時，地方法院採用通常解釋，即假如該文字並非含混不清，通常不 需要進一步的要求。專利法第 255 條並未就「抄寫、印刷性質」為明確的定義，所以法 院以字面意義及通常之理解解釋，「抄寫」指涉及事務所助理或事務所工作，而「印刷」 則涉及打字、打字之列印、或列印之處理。因此「抄寫、印刷性質」的錯誤，通常被理 解為簡單之錯誤，如拼字錯誤，而可以立即發現者。 雖然被告 Majestic 聲稱通常意義的「抄寫、印刷性質」的錯誤，並不會擴大或縮 小申請專利範圍。但法院對於在專利法第 255 條條文未明確表示之情形下，加諸如此大 的限制，採取遲疑的態度。所以法院認為專利法第 255 條的修正，包含將擴大聲請專利 範圍之「抄寫、印刷性質」的錯誤修正。 此外，訴訟當事人爭執，在「抄寫、印刷性質」的錯誤將發生擴大申請專利範圍時， 必須以公開之紀錄為證據。會有這個爭議係因為並非所有的「抄寫、印刷性質」的錯誤， 皆可及時顯現。或即使該錯誤會顯現，也不一定清楚的知道如何修正。關於這個爭執， 法院不僅以第 255 條之法條文字加以考量，並考慮到 255 條之法條體系之編排及目的， 認為專利法第 251 條與第 255 條有特殊之關聯性。 巡迴法院認為，第一，專利法第 251 條規定擴大申請專利範圍時，應能以專利說明 書為支持。第二，專利法第 251 條限制專利權人不得於取得專利超過兩年後，再為擴大 申請專利範圍之再審查。第三，立法機關為保護公眾而賦予公眾一個中間權，尊重申請 專利範圍能依第 251 條擴大。故專利法第 251 條要求擴大申請專利範圍應以專利說明書 作為支持，以作為對公眾的最低限度的通知，以避免無可期待的擴大申請專利範圍，而 該項限制亦隱含在專利法第 255 條之中。蓋專利法第 251 條既限制了專利核發後之不可 預期的擴大申請專利範圍，倘認為專利法第 255 條之修正並不受公開檔案可以查知之限 制，將會使法條之解釋不一致。而且違反公眾中間權之期待。 巡迴法院認為最高法院及巡迴法院一再強調，公眾可信賴公開資料以決定專利之範 圍，及公眾通知之重要性。故認為法院於解釋專利法第 255 條因印刷錯誤修改而擴大申
請專利範圍時，應限於專利說明書、圖表或申請歷史檔案中，有清楚的證據，可以顯示 錯誤應為如何修正才是正確的情況。 巡迴法院認為在修正錯誤而擴大專利範圍之情形，即為專利商標局之前例所稱「非 常獨特及不尋常之情況」，故倘該修正無法以內部證據作為支持，該修正無效。 而專利法第 255 條所謂「小錯誤」通常是指不重要或不嚴重之錯誤。專利之範圍非 常重要，且為專利權人或其競爭者最重視者，如果一個錯誤之修正會影響專利範圍，必 須被重要的審視，絕不可能具「小錯誤性質」。 就地方法院認為"rear walls"並非「抄寫、印刷性質」之錯誤，法院以清楚而具有 說服力之標準審查這個有效性之質疑，認為並無法以內部證據證明"rear walls"為錯 誤，且能為何種適當之修正，故維持地方法院之判決。因為內部證據即書面說明、圖表、 及申請歷史檔案，為公開紀錄，組成原始及正確的申請專利範圍。 故巡迴法院之結論認為，系爭請求項本身在語句結構上為正確的，而表面觀察亦不 生任何問題。其餘請求項、書面陳述或圖表亦無法作為"rear walls"限制是錯誤而應為 "rear wall."的清楚的證據。更進一步言，申請歷史檔案資料中提供的證據，證明"rear walls"是正確的用語。因此，要求修正所聲稱之錯誤，並未顯示在說明書、圖表、和申 請歷史檔案中。所聲稱之錯誤並非專利法第 255 條所謂「抄寫、印刷性質」之錯誤。巡 迴法院贊同地方法院之決定，認為專利商標局決定該修正為專利法第 255 條之「抄寫、 印刷性質」之錯誤，為謹慎之濫用。 （五）關於決定本案是否為特殊案件部分 決定本案是否為特殊案件，而有權依據專利法第 285 條規定請求律師費，是一個事 實的決定，而以明顯錯誤原則審查。 巡迴法院認為不論地方法院最終認為一個案件是否為特殊案件而能判給律師費，地 方法院就其決定應提出一些理由以支持其決定，並作為上級法院審查之基礎。地方法院 並未提供任何事實及理由以供上級法院審查，法院只能就是否特殊案例而能判給律師費 之爭點上，被迫撤離並發回重新審理。 在決定是否特殊案件時，關係到是否善意，例如不公義或惡意之訴訟或濫訴。在決 定案件為特殊案件後，並不因此終止調查。接下來的問題是決定律師費，法院應以謹慎 之態度，衡量無形及有形的事實，諸如：侵權者有罪的程度、問題的嚴重度、訴訟之行 為、以及其他任何事實，可使費用的移轉成為實現正義的手段。 1.5.1.3 巡迴法院之 DYK 法官之不同意見書： DYK 法官同意多數意見中稱，專利商標局的發給修正證書之行為應被推定有效，而 應以清楚而具有說服力之證據，推翻其有效性。亦同意多數意見中稱因為專利法第 255 條沒有明文之限制，所以該條之修正應包含會擴大申請專利範圍之修正。 但其認為既然法條並無明文規定，就不應該要求該錯誤應顯示在申請歷史檔案中。 故不認為本案專利商標局之修正證明無效，不贊同地方法院不侵權之判決。蓋正如多數 意見所述，在法條中並未規定錯誤應顯示在申請歷史檔案中之限制，DYK 法官亦不認為 該規定隱含在法條之中，因為其相信這是立法者良好的策略，而法院無權重新改寫法
律。因為依據專利法第 255 條條文，清楚的顯示立法者並未要求錯誤之證據應於申請歷 史檔案中取得。此由專利法第 254 條明確規定「由專利商標局所發生之錯誤，應清楚揭 示於政府紀錄中……」，而專利法第 255 條則缺乏上開用語，足以顯示立法者並無將上 開限制加諸於專利法第 255 條之用意。 多數意見提到依據專利法第 251 條至第 256 條之整個體系的一致性，專利法第 255 條應額外要求該錯誤應以申請歷史檔案中之資料為證據。然而 DYK 法官認為在解釋法條 文字中一個獨立而含混之用字時，由以往之先例，法院無法得出在解釋法條文字時，只 因為法院認為比較合適通盤之設計，而能加入全新的條款的結論。 專利法第 255 條是針對申請人之錯誤所致之修正，故立法者極不可能要求申請人應 在申請歷史檔案中揭示該錯誤。因為通常申請人所犯之錯誤，並不會顯示在申請歷史檔 案中。 至於多數意見中所提到的，對於公眾信賴公開資料以決定申請專利範圍，申請歷史 檔案具有通知之效果，在本案並不適用。因為修正證書僅在更正後之任何原因發生法律 訴訟情況時，方視為與修正之專利證書，具有相同之法律效力。本案原告無法以事後取 得之修正證書，對抗更正前之被告之行為。 因為修正證書僅對修正證書發給後之行為有效，公眾對於公開資料之信賴仍受保 護，不論該證據是否顯示於申請歷史檔案。 再者，專利商標局是最了解所謂「抄寫、印刷性質」的錯誤者。依據有效性推定及 清楚而具有說服力之標準，因為法院無法明確知悉在申請過程中所發生之事實，若無清 楚而具有說服力之證據做出反證，法院應假定專利商標局適當的執行其職務。而該項推 定亦適用於修正證書。被告並未以清楚而具有說服力之證據證明該用語並非錯誤，至少 無法清楚而具有說服力的證明，專利商標局發出修正證書是一個錯誤。 關於本案是否為特殊案例部分，DYK 法官不認為地方法院應就其所認定之理由詳細 說明，因為在檔案資料中已具有足夠之資料可供巡迴法院審查地方法院之決定。 且本案不論是否採取多數意見對於修正證書有效性之觀點，本案在爭點的強度上都 是一個相當接近的案件。被告僅有極端少量的證據顯示，原告基於惡意而提起本件原始 訴訟。特殊之案例通常是惡意訴訟或涉及詐欺或不公平行為。主張專利權人惡意之被告 應負舉證責任。 本件原告在起訴前未仔細審查專利也許有過失，但其過失的程度與被告所引用之案 例相距甚遠。在這種情況下，要求地方法院詳細記載其駁回律師費之請求是不必要的， 因此地方法院關於這部分之判決並非裁量的濫用。 1.5.1.4 本案經原告提出再審之申請，而於 2002 年由全部法官作成全員出席判決 （enbanc）否決之，但該判決結果並未列入判決先例中，故目前仍依此判決為 有效之先例。 1.5.2 問題提出： 在上開案例中，就證據方面，法院討論了如下問題：
1.本案之律師說明書是否為傳聞證據或傳聞證據之例外，而可為證據或應予以排除。 2.傳真之驗真如何為之？本案律師陳述書是否建立關聯性而驗真該傳真？ 3.修正錯誤是否僅得以內部證據作為支持？何謂內部證據？ 4.關於修正證書及特殊案例之舉證責任分配及舉證程度標準為何？ 由於上開問題涉及證據能力、解釋申請專利範圍之證據方法、舉證責任分配及舉證 程度標準，本文將在第二章介紹美國聯邦證據法及相關判決關於證據能力之規定後，討 論問題一及問題二；在第三章介紹美國關於證據方法之規定及相關判決後，討論問題 三；在第四章介紹舉證責任分配及舉證程度標準，並討論問題四，並於第五章以美國之 相關規定，評析上開判決，並作出對我國訴訟實務上運用之建議。
二、證據能力 2.1 美國聯邦證據法關於關聯性之規定 美國訴訟制度中，關於證據之規則，由就法律上之關聯性作詳細之規定，到少數的指示 性規定，演變至原則上允許所有法律上相關之證據，除非經過法院謹慎考慮後，認為其 有不公平或其他浪費時間或混淆之危險方予以排除8 。關於關聯性之基本規定，規定在聯 邦證據法第 401 條到第 403 條，並由證據法第 104 條（b）項作為門款條款。此外於證 據法第 404 條規定不得用以證明行為之品格證據、例外及其他犯罪、第 405 條規定了證 明品格之方法、第 406 條規定習慣及例常事務之關聯性、第 407 條規定事後之補救措施 不得用以證明過失或有罪行為等、第 408 條規定和解或和解提議不具證據能力、第 409 條規定提供或承諾醫療費用或類似支出於傷害責任之歸屬無證據能力、第 410 條規定認 罪答辯、認罪討論及有關陳述之無證據能力、第 411 條規定責任保險不具證據能力、第 412 條規定性侵害案件主張被害人之過去性行為或所稱性傾向之關聯性、第 413 條規定 性侵害案件中被告類似犯罪之證據有證據能力、第 414 條規定兒童性侵害案件中被告類 似犯罪之證據具有證據能力、第 415 條則規定了民事訴訟中涉及性侵害或兒童性侵害之 類似行為之證據有證據能力。 由於證據法第 404 條至第第 415 條之規定中，除證據法 第 407 條外，在專利侵權訴訟中少有適用之情形，故本文中謹針對第 401 條到第 403 條，及第 407 條為介紹。 2.1.1「有關聯性證據」之定義 「有關聯性證據」之定義，規定於證據法第 401 條，本條規定就足以影響訴訟決定 之任何事實存否之認定，若有某一証據存在，則該事實存在與否之可能性，較無該證據 存在為高時，任何具有此一傾向之證據，即屬有關聯性之證據。 不論直接證據或情況證據，如果有能決定事實存在與否之傾向，即被認為有關聯。 聯邦證據法條文中以「推論之事實」（fact of consequence）來取代「關鍵性的」 （materiality）適用，以昭示證據法第 401 條允許之範圍，將關連性證據延伸至非爭 執之事實9 。 證據是否具有相關性，取決於其是否在邏輯上、經驗上、及人類行為可接受之推測 上，有使事實更有可能或更不可能存在之傾向10 。依據證據法第 104(a)條之規定，由法 院依據對與案件類型相類似事件之經驗，判斷是否有關聯性。證據法第 401 條所稱之邏 輯上之關聯性，與滿足提出證據之舉證責任之證據之充分性應分別以觀。若以磚塊及牆 作比方，關聯性是磚塊，而充分性則為牆11 。因此證據法第 401 條所要求者，為最低程 8
ERIC D. GREEN & CHARLES R. NESSON , PROBLEMS, CASE, AND MATERIALS ON EVIDENCE,Ⅱ 27（1994）
9
MICHAEL H. GRAHAM, HANDBOOK OF FEDERAL EVIDENCE, § 401:1 (6th ed.) 10
United States v. McVeigh, 153 F.3d 1166, 1190 (10rth Ci.1998) 11
McCORMICK, EVIDENCE § 185 at 641 (5th ed. 1999) quoted in MICHAEL H. GRAHAM, supra note 9, § 401:1 (6th ed.)
度之邏輯關聯性，該證據無須足以單獨說服事實審理者，或就爭議之終局事實（ultimate fact）提供充分的說服12 。 依據證據法第 401 條，證據之性質為就背景有說明效果之增強證據，亦得予以允許， 此類證據包括：關於證人之傳記資料、圖表、照片、對於真實資產之觀察、兇手之凶器 等13 。 在證據法第 401 條中，無關聯「irrelevant」包含了兩種概念，即該證據並無法使 所欲建立之事實，更有可能或更無可能存在之傾向，或者該證據所欲建立之事實，並非 訴訟中所欲推論之事實14 。 條文中所稱之「足以影響訴訟決定之任何事實」（fact of consequence to a determination of the action）包含了三個事實15
： 1.其包含涉及攻擊或防禦之要素之直接證據所組成之事實。攻擊或防禦之要素在普通法 中稱為「關鍵性論述」（material propositions）。 2.推測之事實包括可以作為攻擊或防禦之要素所引述之事實。換言之，該中間事實 （intermediate facts）為攻擊或防禦之要素之情況證據。 3.包含依照情況評估案件中其他證據之證明力所涉及之事實16 ，包含展示性證據及證人 之可信度。 關聯性之討論，通常只會在後兩種作為情況證據之情形中發生。 依據證據法第 402 條，無關聯性之證據無證據能力。而即使為有關聯性之證據，倘 有證明力明顯不及於其所生不公平偏頗之危險、混淆爭點、誤導陪審團、不當遲延、浪 費期間或不必要之重複之情形，依據證據法 403 條得予以排除。 證據法第 401 條就關聯性所採取之標準，較許多以往之案例更為自由。證據法第 402 條之規定，使聯邦法院擺脫那些阻礙聯邦證據法有關關聯性發展的先前案例。證據法第 403 條則針對在先前案例中，常藉著關聯性而蒙混進入之證據，表達應慎重考量的立場， 並提供一個單純依證據法第 401 條有關關聯性之運用時，可能產生不可靠之指標17 。 在專利侵權訴訟 Standard Oil Co. v. Montedison, S.P.A.18
案件中提及，由獨立 研究單位所執行之重複性實驗所生之證據是有關聯性的，雖然事實上實驗之結果並非一 致不變的，但一致性乃關係於證據份量之考量，而非其是否得允許作為證據之條件。
12
New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325, 345, 105 S.Ct. 733, 745- 46, 83 L.Ed.2d 720 (1985) 13
Government of Virgin Islands v. Grant, 775 F.2d 508, 513 (3d Cir.1985) 14
United States v. Hall, 653 F.2d 1002, 1005 (5th Cir.1981) 15
MICHAEL H. GRAHAM, supra note 9, § 401:1 (6th ed.) 16
United States v. Vretta, 790 F.2d 651, 656 (7th Cir.1986) 17
CHARLES ALAN WRIGHT & KENNETH W. GRAHAM, Jr., FEDERAL PRACTICE & PROCEDURE FEDERAL RULES OF EVIDENCE, § 5167（Updated By The 2005 Supplement）
18
證據法適用之影響可自 Bach v. Penn Central Transportation Co.19 案例中明確看 出。在該有關雇用人責任之案例中，鐵路局之受僱人坐在軌道上遭火車輾斃。在有關受 僱人與有過失之爭點，被告舉出證據稱在事故發生當週週四晚上，受僱人喝酒狂歡，加 上有些議論稱受僱人在事故發生當天白天買了一些威士忌。上訴法院認為這些證據並無 關聯性、會引發偏見且證明力很低，而應予以排除。然依據證據法第 401 條，其關聯性 就變的十分清楚，就受僱人是否於工作中喝酒這一個爭議問題，狂歡及工作中喝酒之評 論等證據，將使受僱人確實在工作中飲酒之可能性增加，而若證據有會引發偏見及證據 之價值很低等顧慮，則可另引用證據法第 403 條予以排除。故該案件在證據法第 401 條 施行後將會有不同之處理方式20 。 證據法第 401 條所要求之關聯性與證明力應分別看待，任何具有關聯性之證據應允 許作為證據，不因為其證明力低而有所不同，關聯性為進入證據之要件，其證明力則由 陪審團加以衡量21 。 就同一類型之其他案件中之證據，通常可以被作為被告就所宣稱之危險有所認知之 證據22 。但在法院認為有如下情況時，亦得排除該證據23 ：（1）該證據會引發不公平之 偏頗。（2）其他案件與系爭事件並未實質相同（substantially similar）。(3)該證 據會引發附屬問題或造成陪審團之混淆。 即使情況改變，不一定會使證據之關聯性被排除。如果該變化並未影響關聯之因 素，或是在對陪審團解釋變化後，陪審團能夠了解並能得到正確之重現時，該證據仍會 被認為有關聯性24 。 我國民事訴訟法雖無關於證據能力之規定，但觀最高法院 79 年第 1 次民事庭會議 決議表示，「無證據能力之證據，為欠缺必要性及關聯性之證據，第二審法院未予調查， 應認為不影響裁判之結果。」顯見於民事訴訟程序中，就證據之處理，亦應首先注意其 證據能力之問題。 由於我國民事訴訟制度乃採當事人進行主義，關於證據亦採自由證明主義，並未有 法定證據方法之限制。至於何種證據具有證據能力，在學說上常見之討論僅限於形式證 據力問題之討論。然筆者認為，依最高法院 79 年第 1 次民事庭會議決議之意旨及訴訟 經濟之原則，證據能力之考量除應具有形式上之真實外，尚需具有關聯性。 在我國民事訴訟法中，並未明確的區分證據能力及證明力。我國民事判決中常見， 「某證據因……不予採信」。所謂「不予採信」，有時係指該證據不具證據能力，故毋庸 將之納入證據作為參考，有時則指該證據雖具有證據能力，但證明力不高，故在參酌後 19
Bach v. Penn Central Transportation Co., 487 F.2d 395（C.A.8th, 1973） 20
CHARLES ALAN WRIGHT & KENNETH W. GRAHAM, Jr.,supra note 17 21
Dawson v. Fulton-DeKalb Hospital Authority, 227 Ga.App. 715, 490 S.E.2d 142, 148 (1997) 22
Mississippi Department of Transportation v. Cargile, 847 So.2d 258, 265 (Miss.2003) 23
Sliman v. Aluminum Co. of Am., 112 Idaho 277, 731 P.2d 1267 (1986) 24
不予採信，然證據能力涉及該證據是否能作為證據資料，而證明力則得依法官自由心證 判斷，故兩者實有區分之必要。 未明確將證據能力及證明力加以區別，常導致在訴訟程序中，當事人一造聲請調查 證據時，法官恐生應調查證據未調查之違法，故就兩造聲請之證據一律加以調查，而生 訴訟延滯之情形，尤其於專利侵權訴訟中，由於所聲請調查之證據資料，常涉及公司競 爭力所繫之商業秘密，究竟何種證據屬關聯性證據，可命持有之一造提出，影響甚大， 甚至可能產生侵害當事人營業秘密或隱私之結果，故就所聲請之證據是否具有關聯性之 判定，實可節省許多訴訟中不必要之延滯及勞費。 2.1.2 無關聯性無證據能力 美國聯邦證據法第 402 條規定，除美國憲法、國會所定之法律、本法或聯邦最高法 院依其法定職權制定之規則另有規定外，有關聯性之證據均有證據能力，無關聯性之證 據無證據能力。 所謂本法其他規定，包括傳聞證據之排除、驗真及辨認之要求、文書原本原則之要 求、特權（privilege）之排除等。特權所涉及之證據雖有高度相關性，但為了保護對 正義而言，有充分社會重要性之關係，而有排除之規定。此外證據法第 403 條、證據法 第 404 條、第 405 條及第 407 條至第 412 條，為在各種特殊情形下關聯性證據之排除。 關於此部分由於除證據法第 403 條及第 407 條事後之補救措施外，專利侵權訴訟所涉及 之機會較少，故在本文中不擬討論。 2.1.3 基於混淆、偏頗或費時而排除之有關聯性證據 證據法第 403 條規定，證據雖有關聯性，但其基本證明力明顯不及於其所含之不公 平偏頗之結果、或有混淆爭點、誤導陪審團之危險、或經認定為不當遲延、浪費時間或 不必要之提出累積性證據（cumulative evidence）時，均得予以排除。 一個證據可能涉及上述多種情形，關於證據是否涉及證據法第 403 條之情形，則應 由異議之一方負舉證責任。至於該證據是否應該予以排除，法院得詢問特別領域之專 家，以解決此項異議25 。對造可以主張證據證明力低於其所可能導致之偏頗之危險，而 依證據法第 403 條與以排除。 法院對證據作成是否允許之決定，應依謹慎之標準為之。為了達到謹慎之標準，法 院應該考量證據所提出欲證明之推測事實之重要性、推論之事實所當然建立之事實的強 度及寬度（也就是證明力）、證明之替代可能性、推論之事實是否為系爭事實、及對於 證據法第 105 條之限制之潛在之功效26 。在衡量證據的證明力之增加時，法官應假設證 25
United States v. Dwyer, 539 F.2d 924, 928 (2d Cir.1976) 26
據將被事實審理員所相信27 。假如不論證據之證明力或欲證明之事實之相關性都很輕 微，則證據被以證據法第 403 條排除之可能性則會增加。 因為所有有效之證據在概念上都有造成對他方損害之偏頗之效果，因此法條中所謂 導致排除之偏頗，且有特別之意義，包括：在不適當之基礎上有不適當建議決定之傾向、 不必要之評論、情緒性證據28 例如偏見、同情、仇恨、歧視或厭惡。 當發現不公平歧視之危險時，歧視之可能程度亦應列入考量。單純基於不適當基礎 所為之對決定的建議，並不一定會被法院排除，僅有在不公平歧視之危險實質上超過其 證明力時方會被排除。 證據法第 403 條之條文將「混淆爭點」及「誤導陪審團」並列，但在案件中兩者之 分別並非十分清楚。所謂「混淆爭點」，為證據之確實證明及回應，將不適當的將陪審 團導離主要爭點。而當陪審團產生如此之態度時，則稱為被誤導29 。但亦有稱誤導之內 容，應先適用於陪審團就證據之特定項目，不正確評估證明力之可能性，通常是過度重 視，而此起源於不公平偏頗以外之其他原因30 。 在專利侵權訴訟中經常使用之展示性證據，例如照片、地圖、模型、圖表、圖畫等， 因為其實質上所推論之事實需經說明，同樣的可能有誤導之危險。陪審團可能因為展示 性證據太具獨特性，而遭誤導相信該爭點十分重要且其所決定之事實上之爭點與本案有 關，故在允許展示性證據時，應謹慎為之。 在訴訟實務上，證據遭排除之原因，通常並非因為分散爭點，而是因為預期確認該 狀況，需要花費太多時間。當與證據相關聯之事實，已經實質上被其他證據所證明，而 該證明力有限時，該證據就法院審理而言，乃是附帶性質31 ，基於法院合理審理時間之 考量，證據法第 403 條提供了考慮審理時間，而排除該證據之例外。但依該條之意旨， 僅有在審理時間之考量大於該證據之證明力時，該證據方會被排除。 為評估所提出證據之累積性證明力，對造所提出之證據契約的提議或對證據不再爭 執之提議均應列入考慮。然而在評估對造所採取之允許的立場時，應考慮一個強力的概 念：證據提出者可以不接受這樣的條件，而仍有權呈現於法院，否則過分高估證據允許 的份量，而有違證據的公平及合法的份量應該取決於事實審理員之原則32 。 在使用科學性證據時，法院可以使用證據法第 403 條以啟動其安全門檻。在證據法 第 702 條及證據法第 104 條（a）項，法院必須決定提議者所提出之科學性證據已經基 於提出者所提出之證詞，展現其有效性。然而在許多案例中，雖然法院相信該證據不夠 有效，但仍判定該證據有效，因此在使用科學證據時仍有其風險33 。 27
Ballou v. Henri Studios, Inc., 656 F.2d 1147, 1154 (5th Cir.1981) 28
Nichols v. American National Insurance Co., 154 F.3d 875, 885 (8th Cir.1998) 29
Rigby v. Beech Aircraft Co., 548 F.2d 288 (10th Cir.1977) 30
United States v. Pearson, 340 F.3d 459, 470 (7th Cir.2003) 31
Goodwin v. MTD Products, Inc., 232 F.3d 600, 609-10 (7th Cir.2000) 32
MICHAEL H. GRAHAM, supra note 9, § 403:1 (6th ed.) 33
例如關於測謊結果之專家證詞報告。測謊可以在各種案件類型為了各種目的而使 用。最典型之用法是用以支持或攻擊證人之誠實，包括刑事案件之被告到民事案件之當 事人以外之證人。法院對於測謊之提議的反應依個案而定。但在其脈絡中，則依證據法 第 403 條所提供之藍圖作為判斷34 。雖然關於支持測謊測試之有效性之研究之仍有爭議， 但明確之研究已經就測謊之有效性及可靠性提出基礎。基於這些研究，法院可合理的認 為測謊之可靠性大於不可靠之機會，但是很少法院完成其對於測謊結果審查。所以測謊 可以說是一種潛在之權威技術，可用以取代傳統陪審團關於評估可信度之任務。有很高 比例的法院及觀察員擔心，勢不可檔的測謊之衝擊，會導致陪審團過分看重測謊結果， 而此結果雖然是以最先進之技術所作成仍不能避免錯誤35 。所以關於此種技術之管理， 應透過證據法第 403 條所提供之平衡機制予以完成。 2.1.4 事後之補救措施不得用以證明過失或產品瑕疵 聯邦證據法第 407 條規定，某事件導致之傷害發生後所採取之措施，如該措施於事 件發生前為之，傷害似較不可能發生者，該事後措施之證據，不得認許用以證明過失、 有罪行為、產品瑕疵、產品設計之瑕疵、或需為警告或指示之義務。但為其他目的，例 如於有爭執時證明所有權、管理權、或預防措施之可能性，或為彈劾之目的，而提出之 事後措施證據時，不在此限。 在專利侵權訴訟程序中，在發明人或原告之專家證人的證詞，將原告申請專利範圍 與先前技術更清楚的區分，而使申請專利範圍之解讀更加堅固後；或是在部分簡易判決 解讀請專利範圍之意義或在馬克曼聽證會後36 ，被告經常能獲得資訊，以決定被控之設 備是否能重新迴避設計，而更清楚的避免涉及指控之申請專利範圍。此種重新迴避設計 是否得為證據，必須考慮兩個重要的爭點：（1）重新迴避設計之設備之存在是否明顯 （2） 如果是，此證據是否允許顯示原始設計為侵權物。 要解決上開爭議，則需討論聯邦證據法第 407 條之解釋。聯邦證據法第 407 條規定 不得以事後之措施，證明當事人的過失、其他有責行為、其它嚴格責任（strict liability ）。 此 規 則 亦 用 以 修 正 先 前 專 利 侵 權 活 動 。 在 Pall Corp. V. Micron Separations Inc. 37 案件中，被告於進入三年訴訟中，將其大部分的生產投注替代產品， 然而繼續生產少數先前產品，地方法院基於此項發現，認定被告之故意行為，巡迴法院 則基於聯邦證據法第 407 條，排除將被告之轉變作為對原始產品侵權行為之有責行為的 證據。 依據證據法第 407 條允許進入審判程序的標準，比在審前揭示程序更加嚴格。在揭 示程序的證據規則較為寬鬆，因為不被允許的證據常引出可允許的證據。證據法第 407
EXPERT TESTIMONY, § 1-3.0（Updated By The 2003 Pocket Part） 34
Ulmer v. State Farm Fire & Casualty Co., 897 F.Supp. 299 (W.D.La.1995) 35
DAVID L. FAIGMAN ET AL., supra note 33, § 1-3.8 36
BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN,PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK, §22ⅢC at 513（2000）
37
條基本上為公共策略的規則，而非關聯性的規則，而且隨後的補償衡量，也是證明允許 的必然性問題而非有責性問題38
。例如原告可能以之證明被告改變設計之可行性，然而 有些法院，拒絕在這些不同的標準中做區別，而在相關性的基礎上，對補償衡量證據之 揭示聲請，做一個終局決定以終結揭示程序。
Pall Corp. V. Micron Separations Inc.案件，影響到其他案件對於故意侵權的 證據，而減緩因持續性行為所增加之有責性。該案地方法院認為對原始產品之侵權行為 發生於 1989 之前，此後則採取新設計，故非故意。然而地方法院發現被告對部分原始 產品於 1989 後之持續性生產則為故意。被告將其大部分的產品設計改變為新設計，表 示被告知道改變設計的可能性，且知悉先前之設計為侵權。因此被告之行為由該日後轉 變為對原始產品的故意侵權。巡迴法院廢棄地方法院之決定，強調地方法院所發現在 1989 年前之行為並非故意，並認為在舊產品持續生產同時改變新設計，並不是對舊產品 繼續生產的故意。巡迴法院認為「企圖避免或減輕侵權的意圖，不論成功與否，並不會 增加繼續行為的有責性」39 ，而將之排除作為故意侵權之證據。 38
BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, supra note 36, §22ⅢD2 at 515 39
2.2 證據應無禁止事由--非屬傳聞證據 2.2.1 傳聞之定義 傳聞之定義，規定於美國聯邦證據法第 801 條(c)項，係指非於審判或聽審中作證 之陳述人所為，而被提出作為證明一方所主張之事項為真實之陳述。 而所謂陳述，依據聯邦證據法第 801 條(a)項之定義，是指（1）言詞或書面之陳述， 或（2）行為人有意以之表達某一主張之非言詞表達行為。而所謂「主張」（assertion）， 包含直接明示或必然性的暗示40 。所謂陳述人，依聯邦證據法第 801 條(b)項乃單純指為 陳述之人。因此文書證據，及證人所為之口頭陳述，不論有無紀錄，均有可能落入傳聞 之定義範圍內。 根據顧問委員會之註解，傳聞之所以不能採信，在於其限制法官或事實審理者考慮 事 實 時 ， 僅 能 評 估 證 人 之 證 詞 之 覺 察 力 （perception ） 、 記 憶 （ memory ） 、 講 述 （narration），而使的關於真誠（sincerity）的觀察，僅能來自以上三點，致使有虛 構的重大危險，故將真誠的危險視為一個獨立的因素來考量是比較好的做法。因此考量 證人證詞時有四個危險因素為41 ：（1）察覺意識的能力及實際上對任何意義之意識之察 覺。（2）記憶（recordation）及回憶（recollection）（有時稱為記憶）（3）講述 （有時稱為含混不清之說詞）（4）真誠（有時稱為虛構）。 為了鼓勵證人能盡其所能的克服上述四種危險，及暴露證詞中不正確的部分，證人 被要求於法庭中作證且（1）經過宣示（oath）或批准（affirmation），（2）親自出 席，如此一來陪審團方能觀察其言行，（3）經過交互詰問。 傳聞證據依據第 802 條應予以排除，因為法庭外之陳述，並未經過上述三個測試以 確定其真實性。 決定提出於法院之證詞陳述是否為傳聞，必須涉及上述四個危險因素的判斷，假如 四個傳聞的危險因素顯露於證詞中，則陳述為傳聞。 聯邦證據法第 801 條(d)項(1)款定義證人之先前陳述並非傳聞之狀況，包括聯邦證 據法第 801 條(d)項(1)款（A）目條規定之證人不一致的陳述及聯邦證據法第 801 條(d) 項(1)款（B）目規定之一致的陳述。聯邦證據法第 801 條(d)項(1)款（C）目則規定證 人親眼目睹某人後所為之指認，並非傳聞。 通常當事人提出證據之時，對造必須判斷該證詞並非傳聞或屬傳聞。因此當事人提 出口頭陳述要求記為筆記作為證明時，該口頭陳述直到該筆記被人呈現出來，且對造質 疑後被認定非屬傳聞，或對造並未質疑其屬傳聞後，方才生效42 。 40
United States v. Canan, 48 F.3d 954, 960 (6th Cir.1995) 41
MICHAEL H. GRAHAM, supra note 9, § 801:1 42
在 State v. Oliver43 案件中，法院認為警探於偵訊證人後，其在法庭上所為之結論， 乃源於其偵訊，並非重複、摘要或筆記證人之陳述，故並非屬傳聞。 2.2.2 傳聞法則 證據法第 802 條規定：除依本法，或最高法院依法定權力所訂之其他規則，或國會 所訂之法律另有規定外，傳聞不具證據能力。本條之規定，一般稱為傳聞法則。 縱使其符合傳聞證據之定義，如果他符合其他目的，證據還是會被允許。在 Abbot Laboratories v. Diamedix Corp.44
案中，日文參考資料被允許作為證據，以證明專利 具有可預期性。蓋在此參考資料，乃一種有關其存在之動態行為及其存在對相關領域知 識之影響，而非參考資料內容之真實性45 。針對原告抗議引用雜誌作為先前技術，法院 引用專利法第 102 條(a)項認為印刷出版品是依其所描述作為證據，而非以其描述之真 實性作為證據46 。 此外，在專利侵權訴訟中常見之傳聞證據，包括證人證稱曾聽聞被指控侵權之設 備，在美國被製作使用或銷售，或證人聽聞先前技術之證據，此部份均屬傳聞，亦應予 以排除47 。 我國民事訴訟法雖無傳聞證據之相關規定，但在實務之判決，認為證據屬傳聞而不 予採信者，比比皆是，甚至在最高法院諸多判決意旨中，直接針對某證據屬傳聞證據， 表示不得採為證據之立場，亦非鮮見48 ，至於我國民事訴訟法有規定關於證人以書狀為 陳述之規定，筆者認為應屬允許傳聞證據之例外，並非我國不採傳聞法則。 但我國實務界及學術界關於傳聞證據之定義及適用，並無明確之標準，而具體判決 中對於傳聞證據，有稱無證據力49 ，有稱無證據價值50 ，雖然我國民事訴訟程序採自由證 明主義，對證據之採用，較刑事訴訟程序為寬鬆，但基於司法程序應給予人民信賴感， 就傳聞法則，乃應有將其明確定義之必要。 2.2.3 不屬傳聞之範圍 2.2.3.1 判例上認為不屬傳聞證據 傳聞法則並不適用於所有之法庭外之供述，而僅限於該陳述或書面被提出，作為證 明一方所主張為真實者，方有適用。因此當訴訟當事人欲建立第 401 條關聯性的事實時， 提出之目的在就事件之關聯性作陳述，則無傳聞法則之適用。 43
State v. Oliver, 334 N.C. 513, 434 S.E.2d 202, 209 (1993) 44
Abbot Laboratories v. Diamedix Corp.,969 F.Supp. 1064,43 USPQ2d 1448（N. D. Ⅲ1997） 45
Id,at 1067 46
Joy Technologies,Inc. v. Manbeck,751 F. Supp. 225,223 n.2,17 USPQ2d 1257,1262 n.2 （D.D.C.1990） 47
ROBERT A. MATTEWS, Jr. , ANNOTATED PATENT DIGEST (Matthews), § 44:94 48 如最高法院 94 年台上字第 541 號判決、最高法院 86 年台上字第 448 號判決、最高法院 86 台上字 2279 號判決、最高法院 80 台上字 632 號判決、最高法院 79 台上字 2739 號判決等。 49 最高法院 86 年台上字第 1862 號判決 50 最高法院 77 年台再字第 31 號判決
