損害賠償之限制

4.3.1.3.2.1.1 時間限制

專利法第 286 條規定「損害賠償之時間限制」，即：除法律另有規定外，對於提起 侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求賠償。

因使用已獲准專利之發明，而對美國政府提出損害賠償請求時，在提起訴訟前，自 有權處理此種請求之政府部會首長受理賠償之書面請求後，至該受理單位對於請求人寄 發拒絕其請求通知之期間，未超過六年之範圍內，不計入前項期間內之一部分。

由於在專利法第 286 條規定下，自動限制專利權人對於提起侵害之訴或其反訴前六 年以上之侵權請求損害，所以判決並未明確顯示應由侵權人對此應負特定程度之舉證責 任⁵⁷⁹。而本條之規定常與懈怠之推定有關，倘專利權人於知悉或應知悉所聲稱侵權行為 之日起，六年後未提出訴訟，則被認定就提出訴訟有不合理的遲延，推定有懈怠，舉證 責任則移轉至專利權人證明對被告並無損害發生⁵⁸⁰。

4.3.1.3.2.1.2 標示

1999 年美國專利法第 287 條（a）項規定：「(a)專利權人與為其工作或依其指示於

573 LAWRENCE M. SUNG, PATENT INFRINGMENT REMEDIES,Ch.4.I.C. at 132

574 35 U.S.C. §285 (1994)

575 Reactive Metals & Alloys Corp. v. ESM, Inc., 769 F.2d 1578, 1582, 226 U.S.P.Q. (BNA) 821, 824 (Fed. Cir.

1985)

576 L.A. Gear, Inc. v. Thom McAnn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1128, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913, 1921 (Fed. Cir.

1993)

577 Refac Int'l, Ltd. v. Hitachi, Ltd., 921 F.2d 1247, 1256, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1347, 1354 (Fed. Cir. 1990)

578 Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 629, 225 U.S.P.Q. (BNA) 634, 644 (Fed.

Cir.)

579 Lawrence M. Sung, supra note 573,Ch.4.I.C. at 142

580 Bott v. Four Star Corp., 807 F.2d 1567,1575,1 USPQ2d 1210（Fed. Cir. 1986）

美國境內製造、為銷售而提供或銷售獲有專利之產品，或將專利產品輸入美國境內者，

得於其產品附上專利或其縮寫之字樣與專利號碼；如因產品之性質不能附上前述字樣 時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，以告示社 會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償，但如能證明侵權者 已受侵害之通知，仍未停止其侵害行為，則通知後續行侵害之部分得請求損害賠償。侵 害訴訟之提起，視為侵害通知。」

本款要求專利權人需於產品上公示專利證號，或藉由通知的方式，表明該產品受專 利法之保護，並藉以告知第三人不應未經授權而利用專利發明，否則即構成侵權行為，

其主要目的是為避免侵權人抗辯，其不知悉產品有侵權問題或該產品受專利法之保護。

但是如果專利權人未於產品上公示專利證號，或未藉由通知方式使侵權人知悉該專利權 之存在，則不得對不知悉的侵權人請求損害賠償，藉以保護無知的侵權人。在 1936 年 的 Wine Railway Appliance v. Enterprise Railway Equipment⁵⁸¹一案中,最高法院在 判決中也有相同表示，認為如果專利權人未於產品上標示專利證號或未通知侵權人，則 侵權人對於知悉前或受通知前的侵權行為，無須負侵權之賠償責任。

故專利法提供侵權損害之時間，以專利權人將產品做專利標示記號（例如提供積極之公告）⁵⁸²或通知被控 產品其侵權，二者以先者為準⁵⁸³。專利權人就法律規定之記號要件負有請求及提供承諾責任。故原告應就其已 在產品上為專利之標示記號，或通知被控產品侵權，負舉證責任。

專利權人應以優勢證據證明其已依法將產品標示或通知業已送達⁵⁸⁴。聯邦巡迴法院審查時將其視為事實問 題，當陪審團為事實發現者以實質證據（substantial evidence）檢查記錄⁵⁸⁵，以支持陪審團 之判決，或以明顯錯誤廢棄原判決。

4.3.1.3.2.2 方法專利

為衡平因侵權推定條款有利於方法專利權人卻損及零售商或進口商權利的問題，國 會對專利權人可主張的損害賠償請求做了限縮，同時要求專利權人必須履行某些作為，

始符合法令規定。

這些限縮與需履行的作為，規定於專利法第 287 條第 B 項，其規定為：「 (b)(1)依第 271(g)條規定所述之侵權人，應依本法有關損害賠償及禁止命令之

規定辦理，但依 1988 年方法專利修正案第 9006 條之規定;及下述之人不適用之

－

(A)已先使用該專利之方法；

(B)擁有或控制他人，或受他人所擁有或控制，已先使用該專利之方法；或

581 Wine Railway Appliance v. Enterprise Railway Equipment, 297 U.S. 387 ( Mar. 2 , 1936)

582 35 U.S.C. §287(a) (1994).

583 American Med. Sys., Inc. v. Medical Eng'g Corp., 6 F.3d 1523, 1537, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1331 (Fed.

Cir. 1993)

584 Nike, Inc. v. Wal-Mark stores, Inc. 138 F.3d 1437,1466,46 USPQ2d 1001（Fed.Cir. 1998）

585 Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 1111, 39 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1010 (Fed. Cir. 1996)

(C)在侵權行為發生前已知悉，該專利之方法係專門用以製造某產品，且該產品 之輸入、使用、要約銷售或銷售者。

(2)於知悉其產品侵害專利權前之持有或運送，不負 271(g)規定之侵權賠償責任，但 行為人應對其持有，運送負舉證責任。

(3)(A)依第 271(g)條規定提起侵害訴訟時，法院應斟酌下列情事－

(i) 要求被告揭露事項時所顯示之善意表現。

(ii) 要求原告揭露事項時所顯示之善意表現。

(iii)為恢復專利權所應享有之專有排他權之需求。

(B)下列乃善意表現之證據：

(i)被告提出依請求所揭露之事實。

(ii)依請求揭露之事實在合理之時間內加以適當之回應者；

(iii)由被告提出回覆資料給製造商，(若不知製造商，則提供給經銷商)，向 其指明被告所採購之產品，及要求廠商述明，在回覆資料中所述之專利製 程方法並非用以製造該產品之書面聲明。

除有其他減緩情況之反證外，若未顯示上列情形所述之行為者視為缺乏善意表 現之例證，前述減緩情況係包括所涉訴訟產品之特性，因該產品之不同來源，以及 其他相類似之商業情況，或請求揭露之事實對避免專利侵權係不必要或不實際者。

(4)(A)本副款所指，“請求揭露＂係指向從事於該項產品之製造者，以書面聲明，

明確指出其所擁有之全部方法專利或許可使用之方法專利，依第 271(g)條所 述，被無授權使用者輸入、銷售、要約銷售或使用於美國境內之情況發生，

即可據以主張其專利權遭侵害。一個要求揭露更被限定於該要求－

(i)係由要求揭露者於美國境內經常地從事於銷售、製造相同產品，或提出要 求揭露者試圖於美國境內銷售相同之產品。

(ii)係由於初次進口、使用、要約銷售或銷售該產品之前，或該人員知曉其產 品侵犯專利前；以及

(iii)係包括由提出要求之人公開陳述，其將迅速地向製造商要求，若不知製 造商則向供應商要求，針對其所欲採購之產品，要求廠商以書面聲明在製造 該產品時，並未使用該方法專利內所包含之申請專利範圍內容項目。

(B)若要求揭露係由授權使用該專利之廠商所接獲時，該被授權許可廠商可直接 指明其專利內容，或立即轉交該要求揭露之訊息給原專利授權人。

(C)於要求揭露之申請收到前，已於要約銷售或銷售於美國之產品，或輸入美國 境內之所有產品上，依(a)項之內容規定，標示依該專利方法所製造完成之方 法專利號碼者，無需對該要求揭露之行為作出回覆，在上列句子內所述“所 有產品＂,不包含 1988 年方法專利修正法案生效前所製造之產品。

(5)(A)依本副款所述，知悉侵害係指確實知曉，或已接獲書面通知，或前兩情況之 組合，由所獲得之訊息足夠使任何一個普通人認知該產品極有可能係由方法 專利之製程所作成者。

(B)專利所有權人告知侵權之書面通知，應明確指明其聲稱受侵害之方法專利內 容，以及其善意相信該方法專利已經被使用之原因。在該通知書內，專利權 人應當合理地表達其專利權之意見，惟商業上之機密資料，則無需揭露。

(C)自接獲副款(B)所述之書面通知，或第(4)款內所述之對要求揭露所作回覆之 書面反應時，視為已接獲該書面通知或書面反應之專利權受侵害之通知，除 該人在無減緩情況下－

(i)立即將該書面通知或反應傳送給製造商，若不知製造廠，則傳送給供應商，

其所購買或即將購買產品之有關資料；及

(ii)接獲由製造廠或供應商所提出之書面聲明，明確指出其所聲稱之專利權並 未被侵害之真實基本資料。

(D)依本附款內容所述，當持有依方法專利內容所製成之鉅量產品，且該數量遠 超過該商人一般營業量，或其一般之有效庫存量，則該情況將被視為知悉該 產品係由該方法專利製成之反證資料。

(6)依本規定，於接獲針對要求揭露之申請所作之回應時，應對該回覆者給付符合該 需求之合理而實際之支出費用，該費用以不超過商業性之自動專利檢索費用，或 不超過 500 元為限。」

依據上開規定，可將之歸納為（1）對損害賠償責任的限制（the limitation of damages）、（2）揭露的 要求（request for disclosure）。（3）知悉侵權條款（the notice of infringement）、以下就限制事項逐一 介紹。

4.3.1.3.2.2.1 時間限制

因為專利法希望保護無知（innocent）的侵權人免於經濟上的損失，1999 年美國專 利法第 287 條（b）項(2)款規定，即使在其知悉所持有的庫存產品有侵權後，對於那些 在知悉前就已持有或運送的貨物，可繼續銷售，無須負侵權責任，只是必須對於這些貨 物確實是在知悉前所持有或運送，負舉證責任。

因此，在第 287 條(b)項(2)款規定下，任何一個不知悉其產品有侵權可能的持有人，

在收到專利權人的通知後，都可自由的銷售其手中已有的庫存產品，儘管該產品有可能 侵權，不過持有人必須針對這些貨物是在知悉前就已持有或運送，負舉證責任。但是，

一旦在知悉後或收到通知後，持有人就不得另行持有或運送新進的侵權產品，否則將被 課以專利侵權的損害賠償責任。

由於第 287 條(b)項(2)款中僅提及「持有」、「運送」，但是未提及「進口」、與「製 造」行為，因此僅有「銷售商」的持有或運送行為，可主張不知悉，而免除侵權責任；

但是進口商之進口行為或製造商的製造行為，則無法主張不知悉，而免侵權責任⁵⁸⁶。

586 Jeffrey I. D. Lewis & Art C. Cody, Unscrambling The Egg: Pre-Suit Infringement Investigations Of Process

4.3.1.3.2.2.2 善意之限制

在第287條(b)項(3)款規定，法院在決定方法專利侵權案件的賠償金額時，必須考 量原、被告的善意表現，然後衡平的決定適當的損害賠償金額。所謂的善意表現，是訴 訟雙方對於請求揭露所採取的行為或反應來決定，至於何種行為始符合善意表現，則規

在第287條(b)項(3)款規定，法院在決定方法專利侵權案件的賠償金額時，必須考 量原、被告的善意表現，然後衡平的決定適當的損害賠償金額。所謂的善意表現，是訴 訟雙方對於請求揭露所採取的行為或反應來決定，至於何種行為始符合善意表現，則規