結論 - 美國專利侵權訴訟之證據能力與舉證責任

1. 證據需經確認形式上之真實性，方得作為證據。

依美國證據法之規定，所有之證據皆須經過驗真或辨識程序，方得進入成為證據。

在專利侵權訴訟進行前，專利權人會先在市場上蒐集被控侵權人之產品，並留下來源之證據，例如標籤、銷售發票、出貨單、產品說明、或侵權人公司網站之產品介紹、產品樣品等，上開資料，皆可用以作為證據之立基（Fundation）及辨識產品之資料，故被控侵權人很難否認產品之來源。

倘被控侵權人仍然對產品為其所生產有所爭執，則在審前會議（pre-Trail meeting）

時，法院會針對該點請原告釐清，以證實該證據與被告之關聯性，如認有需要時，法官可在審前會議，命原告於特定期間，進行揭露程序（discovery procedure），使原告有機會針對相關議題，由被告或第三人處獲得資料，以確定侵權樣品之來源與被告有關，

故在美國專利侵權訴訟中，就被控侵權物樣品與被告之關係，少有爭執。

第一章案例中之傳真，由於並未出現在申請歷史資料中，且其並非證據法第 902 條所規定之十二項自我驗真之項目，傳真本身並無法辨識何人準備該文件，及何人在其上為手寫註記。故原告應另行提出其他證據為該傳真驗真。原告並未以傳統之回覆原則或保管鏈來為該傳真驗真，律師 Nelson 所提出的陳述書僅宣稱「附件 E 是專利審查員針對申請人請求項第 27 所特別準備的版本之真實且正確的影本。打字之文字是準備於專利審查員與 Superior 公司之律師於 1997 年 3 月 6 日通話之前」。然對於其如何得到該傳真，及如何得知其陳述書中所述之內容，均未見任何說明，第三人無法僅由其陳述之內容，確定該傳真形式上之真正。更何況根據 534 號專利申請程序主導律師之陳述，

Nelson 並未涉入申請程序，則 Nelson 並未以證據顯示其對此傳真有何特殊之知悉，故 Nelson 的陳述書並未就其陳述與該傳真立基，並不足以就該傳真為驗真。該文件既未經驗真，自應予以排除。

在我國專利侵權訴訟進行前或進行中，當事人一造自行將產品送交鑑定機關鑑定，

倘他造對樣品形式上之真實性有所爭執，則就提出鑑定報告者應先證實其送交樣品之形式上真正，法院方需審酌鑑定報告之內容。提出者可以其他證據證明樣品之真正，倘提出者無法證明該樣品形式上之真正時，依該樣品所作成之鑑定報告，自無證據能力，不得作為證據。

但當訴訟對造就所送之樣本形式上之真實性無爭執，或提出鑑定報告者已證明樣品之真正後，依據目前最高法院判例對於鑑定報告之意見，認為就鑑定人之鑑定意見可採與否，仍應踐行調查證據之程序而後定其取捨。故鑑定報告亦僅是證據方法之一，尚須就其證明力進行審酌。故自行送請鑑定之鑑定報告，縱非民事訴訟法所稱之鑑定，但仍得為證據資料之一種，而應就其證明力進行調查。

2. 傳聞證據為證據禁止事項，應予排除

第一章案例中律師之說明書，其內容陳述審查員 Yeung 於審理程序以外之言詞陳述，符合證據法第 801 條(a)及第 801 條(c)項之規定，而屬傳聞。依據第 802 條規定，

傳聞不具證據能力。

至於原告所主張適用之第 804 條（b）項（3）款傳聞法則之例外，以證人無法出庭作為必要之因素，原告並未說明證人有何符合第 804 條(a)項無法出庭之情形，且聯邦證據法第 804 條（b）項（3）款之構成要件，要求該陳述應該與陳述人（即審查員）之金錢或財產利益相違反，或有使其負民事或刑事責任之虞，或使其對他人之請求權歸於無效之情形，本件並不該當其構成要件，自無第 804 條（b）項（3）款傳聞法則之例外之適用。

另本案律師之說明書，並未與證據法所定之其他特定之例外情形，具有同等情況性之真實性擔保，且該陳述就其所提出證明之事項，並無較提出者經合理努力所能獲得之其他證據，更有證明價值，自難謂符合第 807 條之傳聞例外，故仍不得列入證據。

3. 美國專利侵權訴訟之專家證詞，以可信賴性為允許作為證據之標準，而我國鑑定機關所為之鑑定，其所使用之鑑定方法，則僅涉及證明力之衡量，而不影響其證據能力。

美國專利侵權訴訟中，專家證人必須被訴訟當事人證明其具有科學、技術、或其他特殊的知識，方具有專家證人之適格。一個證人是否具有充分之資格而得作為專家證人，則由法院依聯邦證據法第 104 條第(a)項決定。證人就系爭之標的是否具有專家證人之資格，由法院於衡量個案狀況後決定。

對於專家證人證詞之採用標準，乃依其所採取之理論是否具有可信賴性而定。在訴訟中應考量的因素，是依該事件之特性及種類，該理論是否具有法院所保證之可信賴性，且該理論是否已經在該領域所被廣泛接受，及檢驗之方式，包括該理論或技術是否得被測試、是否被認真的重複檢查或被公開、是否被廣泛得知、或其潛在的誤差率，是否被相關科技界所接受。

故在美國專利侵權訴訟中，倘其能證明所用以鑑定之理論，符合可信賴性之標準，

則得作為證據。至於該證詞之份量，則由事實審理者衡量決定之。但若該鑑定理論缺乏可信賴性，則不得允許作為證據。

在我國民事訴訟法程序，倘訴訟當事人對於鑑定人之能力有所爭執時，由法院斟酌一切情事後，予以決定。至於鑑定報告未依循業已廢止之經濟部智慧財產局所公佈之「專利侵害鑑定基準」或司法院公布之「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程實施鑑定時，由於

「專利侵害鑑定基準」或目前發布之「專利侵害鑑定要點」，係供法院及專利侵害專業鑑定機構為鑑定時之參考，不具法律效果，並非屬法規命令，故鑑定機關之鑑定違反「專利侵害鑑定基準」鑑定流程所作成之鑑定報告，應仍有證據能力。

不過由於「專利侵害鑑定基準」或司法院公布之「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程，

為我國普遍接受之鑑定方式，具有美國訴訟中對鑑定方法所要求之可信賴性。倘鑑定機

關不採該理論而依其他鑑定流程為鑑定時，法院則應審酌該流程是否具可信賴性、該鑑定理論是否為該領域所普遍接受。由於我國對專家證人證詞之要求，並未規定需具有可信賴性，方得為證據，故縱該證據之可信賴性堪質疑，亦應非屬證據能力之問題，而屬證明力之判斷。關於證明力之判斷，則由法院審酌其鑑定過程中所參酌之證據，及其所使用之鑑定方法，依自由心證判斷之。故我國實務判決中有以鑑定機關未依鑑定流程為鑑定，而逕認該證據不具證據能力之做法，筆者實難贊同。

4. 在解讀申請專利範圍時，應優先適用內部證據

在解釋申請專利範圍時，應依內部資料作為優先之證據，僅有在內部資料不足以判斷申請專利範圍時，方有參酌外部證據之必要。其原因一則在於內部證據方可充分表示專利權人於申請時之真意，再者對於專利權人以外之人，僅能依內部證據作為申請專利範圍之判斷，為保護公眾之期待，故在解讀申請專利範圍時，自應優先適用內部證據。

第一章案例為申請錯誤修正，而有擴大申請專利範圍之效果時，是否僅限於內部證據方可為證據？筆者基於以下理由，認為申請錯誤修正，而有擴大申請專利範圍之效果時，應僅能以內部證據作為證據。：

（1）在立法者於立法時，衡量專利權人所能提供之利益及應受之保護，與公眾之期待及利益時，設計專利法第 251 條，規定擴大申請專利範圍時，其應能以專利說明書為支持，且以兩年為限，以避免無可期待的擴大申請專利範圍，以期在專利權人專屬權之保護及公眾期待之保護間取得平衡。基於如是考量，倘不認為專利法第 255 條之修正應受公開檔案可以查知之限制，將會使法律之設計出現漏洞。

（2）通常錯誤之修正並不會影響申請專利範圍，如本件因修正錯誤而擴大專利範圍之情形，為「非常獨特及不尋常之情況」，立法者於立法時就此獨特之情形，不一定有所考量，在解釋法律時，不應拘泥於單條之法條文字，仍應就法規整體體系為解釋，如前所述，立法者於立法時，既已依價值衡量，就擴大申請專利範圍作了證據及時間之限制，該限制自應同時適用在再審查及錯誤修正之情況，

方符立法者立法時之意旨。

（3）專利說明書、圖表或申請歷史檔案，為公眾信賴以決定申請專利範圍之公開資料，

具有公眾通知之重要性。自專利公開後，第三人可據該資料決定申請專利範圍而為迴避設計。倘允許錯誤修正不以內部證據為限，則會使已投入迴避設計者所花費之時間及金錢付諸流水，會相當程度的阻止第三人為迴避設計之意願，

就社會整體技術之發展而言，並非善事，且與專利法設計之本意相悖。

（4）在申請過程中專利商標局與專利權人之溝通固然是案件之重點，但更重要的是，

於兩者溝通之時，在檔案紀錄中留下何種證據，而使第三人對其錯誤修正具有期待可能性。蓋專利權是一種效力極大之排他權，在專利權人保護及社會期待之保護下應取得平衡，雖然法院應假定專利商標局適當的執行其職務，但倘公開資料

在文檔中美國專利侵權訴訟之證據能力與舉證責任 (頁 149-171)