解讀申請專利範圍時關於內部證據與外部證據之適用之順序 83

在 Vitronics Corp. v. Conceptronic,Inc. 案 中 ， 巡 迴 法 院 引 用 Markman v.

Westview Instruments, Inc. 案，揭示「紀錄的內部證據，例如專利本身，包含申請 專利範圍、專利說明書，及申請歷史檔案」、「就系爭之專利用語之法律有效之意義，是 最重要之來源」、「在大部分之狀況，單純分析內部證據即足以解決系爭申請專利範圍用 語中之含混」。

在 Vitronics Corp. v. Conceptronic,Inc.案中同時表示，在某些案件公開之資 料，並未針對申請專利範圍有含混之描述時，依賴任何外部證據皆是不合適的。因為構

392 Id. at 1870（1990）

393 North American Vaccine, Inc. v. American Cyanamid Co., 7 F. 3d.at 1578,28 USPQ2d at 1338（1993）

成專利請求權人事項而使公眾得以信賴之公開紀錄，為申請專利範圍、專利說明書和檔 案歷史，而非外部證據。換言之，專利權人之競爭者有權檢視此種公開紀錄，適用已建 立對申請專利範圍之解讀規則，確認專利權人所請求發明之範圍，進而對該請求發明進 行迴避設計。倘若允許藉著在訴訟程序中所提出如專家證詞之外部證據，對上述公開紀 錄加以變更及修正，不論企圖改變申請專利範圍之人為專利權人或被控侵權者，皆將使 這種權利變的毫無意義。³⁹⁴

美國聯邦巡迴法院 2000 年在 Texas Digitai Systems, Inc. v. Telegenix ³⁹⁵ 案 件中指出，對於幫助法院確定申請專利範圍之用語在普通及習慣上之涵義，字典、百科 全書及論文為特別有用的來源。在確定該用語普通及習慣上之涵義前，參照說明書及申 請歷史檔案作為解釋之第一步是不正確的。解釋申請專利範圍文字之方式，應先以字 典、百科全書及論文確定該用語普通及習慣上之涵義後，再參考說明書。參考說明書只 是用以檢查說明書中是否排除了字典的通常涵義，確定字典的通常涵意是否以如下情形 被推翻：專利說明書中有明確不同於字典的涵義，或專利權人透過說明書明確排除、限 制或捨棄申請專利範圍之內容。該判決無異於判定外部證據，如字典等客觀證據，應優 先於專利說明書等內部證據之考量。此見解予之前所建立之原則完全不同，造成極大的 混淆。

為澄清上該混淆及統一判決上之不一致，在 2005 年之 Pilips v. AWH Corp.³⁹⁶ 案 件中，聯邦巡迴法院法官以全員出席判決（en banc），再度肯定內部證據適用之優先性。

判決中提及，解釋申請專利範圍時，外部證據的作用比專利本身及申請歷史檔案之作用 小，其原因在於：第一、外部證據不是專利的一部分，不如專利說明書在申請時即產生，

且是用以解釋申請專利範圍者。第二、專利申請書應依照一個假設的該技術領域的人員 所理解的方式進行解釋，而外部證據出版品可能不是該技術領域的人員所寫，或不是寫 給該技術領域的人員所讀的，因此不能反映該技術領域的人員的理解。第三，外部證據 之專家證詞是在訴訟中為了訴訟目的所提供，因此會有內部證據所不存在之偏見。如果 證據的出具不是該技術領域的人員，或專家證詞未經交互詰問，偏見會更嚴重。第四，

在訴訟中可用以解釋申請專利範圍之外部證據之數量無法計數，在訴訟過程中當事人皆 會選擇有利於己的外部證據，使法院承擔著鑑別有效的外部證據的任務。最後，過分依 賴外部證據有可能會改變已向公眾公開之專利申請書、專利說明書及專利申請檔案中專 利申請之涵義，損害專利公眾告知之功能。總之，外部證據對於法院可能是有用的，但 除非依據內部證據進行考量，外部證據不可能形成一個可依賴的關於申請專利範圍之解 釋。然而因為外部證據可以幫助法院了解專利所屬領域的相關知識，幫助確定該領域技 術人員如何理解申請專利範圍，法院以合理判斷承認及使用外部證據是被允許的。在運 用合理判斷，以及在審查解釋申請專利範圍之所有證據時，法院應牢記各類證據之內在 缺陷，並對是否及如何運用該證據進行相應的衡量。

394 Vitronics Corp., 90 F3d. at 1585,39 USPQ2d at 1579

395 Texas Digitai Systems, Inc. v. Telegenix, 308 F.3d 1193（Fed.Cir.2002）

396 Pilips v. AWH Corp. （Fed.Cir.2005）（en banc）

故法院於解讀系爭申請專利範圍之用語時，應先參酌內部證據。而且聯邦巡迴上訴 法院認為，在大多數的情況下，僅依據內部證據作分析，已足以釐清申請專利範圍之意 義，而無參酌外部證據之必要。

3.3.4 案例中證據法則之評析

專利制度與著作權法及營業秘密等智慧財產權不同之處，在於其不僅僅處罰由專利 權人複製其智慧財產之人，其亦處罰獨立發展相同發明之人。法律之所以賦予專利權人 如此大之權利，在於立法者相信藉由專利權人對於其專利之揭示，可以促進社會整體技 術之進步及發展。所以在利益之權衡下，賦予專利權人對其申請之專利專屬的權利，而 社會大眾則可藉由研究專利之公開資料確定專利範圍，提升技術水準，甚或作出迴避設 計。

在解釋申請專利範圍時，應依內部資料作為優先之證據，僅有在內部資料不足以判 斷申請專利範圍時，方有參酌外部證據之必要。其原因一則在於內部證據方可充分表示 專利權人於申請時之真意，再者對於專利權人以外之人，僅能依內部證據作為申請專利 範圍之判斷，為保護公眾之期待，故在解讀申請專利範圍時，自應優先適用內部證據，

業如前面章節所論述。

本件之案例為申請錯誤修正，而有擴大申請專利範圍之效果時，是否僅限於內部證 據方可為證據？筆者基於以下理由，贊成法院多數說之見解，而認應以內部證據為限：

1.在立法者於立法時，衡量專利權人所能提供之利益及應受之保護，與公眾之期待及利 益時，設計專利法第 251 條，規定擴大申請專利範圍時，其應能以專利說明書為支持，

且以兩年為限，以避免無可期待的擴大申請專利範圍，以在專利權人專屬權之保護及 公眾期待之保護間取得平衡。基於如是考量，倘不認為專利法第 255 條之修正應受公 開檔案可以查知之限制，將會使法律之設計出現漏洞，無異對專利權人開了一扇後 門，其隨時可以外部證據擴張申請專利範圍，則對專利權人之保護將凌駕在公眾利益 之上。而此顯非設計專利法時之用意。故筆者亦贊同專利法第 251 條之限制亦隱含在 專利法第 255 條之中。

2.固如持不同意見之 DYK 法官所言，由專利法第 254 條明確規定「由專利商標局所發生 之錯誤，應清楚揭示於政府紀錄中……」，而專利法第 255 條則缺乏上開用語，足以 顯示立法者並無將上開限制加諸於專利法第 255 條之用意。且因為通常申請人所犯之 錯誤，並不會顯示在申請歷史檔案中，故立法者極不可能要求申請人應在申請歷史檔 案中揭示該錯誤。然筆者認為，通常錯誤之修正並不會影響申請專利範圍，如本件因 修正錯誤而擴大專利範圍之情形，為「非常獨特及不尋常之情況」，立法者於立法時 就此獨特之情形，不一定有所考量，在解釋法律時，不應拘泥於單條之法條文字，仍 應就法規整體體系為解釋，如前所述，立法者於立法時，既已依價值衡量，就擴大申 請專利範圍作了證據及時間之限制，該限制自應同時適用在再審查及錯誤修正之情 況，方符立法者立法時之意旨。

3.專利說明書、圖表或申請歷史檔案，為公眾信賴以決定申請專利範圍之公開資料，具 有公眾通知之重要性。DYK 法官雖認為因為修正證書僅在更正後之任何原因發生法律

訴訟情況時，方視為與修正之專利證書，具有相同之法律效力。本案原告無法以事後 取得之修正證書，對抗更正前之被告之行為。因為修正證書僅對修正證書發給後之行 為有效，故不論該證據是否顯示於申請歷史檔案，公眾對於公開資料之信賴仍受保 護。然筆者認為，自專利公開後，第三人可據該資料決定申請專利範圍而為迴避設計。

倘允許錯誤修正不以內部證據為限，則會使已投入迴避設計者所花費之時間及金錢付 諸流水，會相當程度的阻止第三人為迴避設計之意願，就社會整體技術之發展而言，

並非善事，且與專利法設計之本意相悖。

4.雖如 DYK 法官所言，專利商標局是最了解所謂「抄寫、印刷性質」的錯誤者，因為法 院無法明確知悉在申請過程中所發生之事實，若無清楚而具有說服力之證據做出反 證，法院應假定專利商標局適當的執行其職務。然筆者認為，在美國制度中，法官對 於專利有效性具有審查權，本件申請過程中專利商標局與專利權人之溝通固然是案件 之重點，但更重要的是，於兩者溝通之時，在檔案紀錄中留下何種證據，而使第三人 對其錯誤修正具有期待可能性。蓋專利權是一種效力極大之排他權，在專利權人保護 及社會期待之保護下應取得平衡，雖然法院應假定專利商標局適當的執行其職務，但 倘公開資料無法支持該項修正，甚至顯示相反之事實時，基於法官對於專利有效性之 審查權，應該判定該修正無效。

5.由於專利具有強大之排他效果，故在申請專利時，宜賦予專利申請人較高程度之注意 義務，以保護大眾之期待。故限制修正錯誤僅以內部證據為限，可使申請權人在申請 之往來中，賦予更大之注意。而且此種注意之負擔，與法律所賦予之權利及公眾之期

5.由於專利具有強大之排他效果，故在申請專利時，宜賦予專利申請人較高程度之注意 義務，以保護大眾之期待。故限制修正錯誤僅以內部證據為限，可使申請權人在申請 之往來中，賦予更大之注意。而且此種注意之負擔，與法律所賦予之權利及公眾之期