懈怠

懈怠（Laches）是一個被控侵權時之抗辯。被控侵權人以懈怠主張抗辯時，應以優 勢證據原則證明專利權人不合理的遲延提出訴訟，且其遲延造成對於被告實質的偏頗

（material prejudice）⁷³³。因此被控侵權人主張懈怠時，應就下列兩點負舉證責任：（1）

721 Kingsdown Med. Consultants, 863 F.2d at 876, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1392

722 Glaverbel Societe Anonyme v. Northlake Mktg. & Supply, Inc., 45 F.3d 1550, 1556-57, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1496, 1500 (Fed. Cir. 1995)

723 37 C.F.R. §1.555 (1998)

724 Paragon Podiatry Lab., Inc. v. KLM Lab., Inc., 984 F.2d 1182, 1189-90, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1561, 1567 (Fed. Cir. 1993)

725 General Electro Music Corp. v. Samick Music Corp., 19 F.3d 1405,30 USPQ2d 1149（Fed. Cir. 1994）

726 Kingsdown Med. Consultants, Ltd., 863 F.2d at 867.

727 Paragon Podiatry Lab. V. KLM Lab.,984 F.2d 1182,25 USPQ2d 1561（Fed. Cir. 1993）

728 Modine Mfg. Co. v. Allen Group Inc.,917 F.2d 538 ,16 UASPQ2d 1662（Fed. Cir. 1990）

729 FMC Corp. v. Manitowoc Co.,5 USPQ2d 1112,1115-17（Fed. Cir. 1987）

730 Proctor & Gamble Co. v. Nabisco Brands Inc.,679 F.Supp.1360,1365,9 USPQ2d 1985,1990（D.Del.1990）

731 Kolmes v. World Fibers Corp., 107 F.3d 1534, 1541, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1829, 1834 (Fed. Cir. 1997)

732 Kingsdown Med. Consultants, 863 F.2d at 872, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1389

733 Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. SciMed Life Sys., Inc., 988 F.2d 1157, 1161, 26 U.S.P.Q.2d (BNA)

專利權人非合理且無法解釋其理由的遲延提出訴訟（2）因遲延對被控侵權人產生之實 質偏頗。

依據美國專利法第 286 條之規定，除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴 前六年以上之侵權損害，不得請求賠償。。故在 A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides CONSTRUCTION Co⁷³⁴案件中，巡迴法院確認：（1）倘專利權人知悉或應知悉所聲稱之侵權 行為之日起，六年後未提出訴訟，則被認定就提出訴訟有不合理的遲延，推定有懈怠⁷³⁵

（2）此項推定之效果是產生提出證據義務的移轉，並非說服義務之移轉（3）此項推定 在專利權人提出充分之證據創造一個真實的爭點（genuine issue）其可以反駁任何懈 怠之事實，包括遲延之合理性及理由、缺乏損害、或因為被控侵權人極度之錯誤行為⁷³⁶。

在 Wanlass v. General Electric Co.,⁷³⁷案件中，巡迴法院要求專利權人負擔其能 具體化專利技術之舉證責任，並認為測試濳在侵權產品為專利權人之負擔。遲延的效果 在於推定侵權人的行為被專利權人所知悉，以促使專利權人正當的保衛其權利。

即使未真正知悉侵權，在有些情況下仍開始計算懈怠的期間。所謂情況包括「普遍 的、公開的、惡名昭彰的行為」，而一個合理的專利權人應會懷疑到侵權。例如：出售、

行銷、公開、或與專利權人發明相同之產品或專利具體化之公開使用、或公開描述被告 知潛在侵權行為，此皆科以專利權人研究其是否為侵權行為之義務。在 General Electric 案件中將法官 Rader＇s 在 Wanlass v. Fedders Corp.⁷³⁸案件中之意見加以演 譯，確立了要求一個持續的義務去測試潛在的侵權產品對侵權行為「沒有任何合理的懷 疑」。在 General Electric Co.案件中所確立的原則是對 Wanlass v. Fedders Corp.案 件之再加強，該案中認專利權人在測試所有可能有問題的產品本身後，方得以消免其責 任，在 Fedders 案中法院認為專利權人「當其公開的資訊會使專利權人懷疑一個產品侵 權時，應去調查該產品」之義務。

法院在兩個案子事實的分析中，皆提到每一個案子皆應視其個案之狀況，判斷其遲 延之情形。遲延不論其發生原因如何，皆可能產生推定之問題，但此推定是可以反駁的。

如前所述，在侵權行為人舉證證明六年之時間後，推定責任則移轉至專利權人舉證其期 間遲延之理由。此項推定直到專利權人以充分之證據，就其遲延建立一個真實之爭點，

而抑制懈怠之事實時，即消失⁷³⁹。

美國判決已認定就下列狀況足以推翻其推定：其他訴訟、與被控者之協商、貧窮及 疾病、戰時狀況、侵權行為之長度、及對專利所有權之爭議。因為懈怠視個案之情況而 異，就狀況建立一個堅強的證據基礎是關鍵。

1038, 1041 (Fed. Cir. 1993)

734 A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides CONSTRUCTION Co., 960 F.2d 1020,22 USPQ2d 1321（Fed. Cir.

1992）

735 Id at 1325

736 Id at 1325

737 Wanlass v. General Electric Co.,46 USPQ2d 1915 （Fed. Cir. 1998）

738 Wanlass v. Fedders Corp.,47 USPQ2d 1097,1103 （Fed. Cir. 1998）

739 A.C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Construction Co.,960 F.2d 1020,22 USPQ2d 1321（Fir. Cir. 1992）

如果遲延的時間短於六年，則侵權人負有舉證責任證明其損害⁷⁴⁰。 4.3.2.5 禁反言（Estoppel）

禁反言是一個被控侵權時之抗辯。被控侵權人以禁反言主張抗辯時，應以優勢證據 原則證明三個要素⁷⁴¹：

（1）專利權人曾向被控者傳達（透過文字行為或默示），表示專利權人將不會追究 其侵權行為。（2）被控侵權者信賴此傳達。（3）被控侵權者必須證明倘專利權人現在被 允許進行侵權請求，是實質上有偏頗的。

專利權人與競爭者交易之過程，未主張其專利權，足使競爭者確認專利權人已放棄 其權利，可能成立禁反言的第一個要素。當專利權人遲延提出訴訟超過六年而適用懈怠 之推定時，則沒有禁反言之推定足以適用。在 Jamesbury Corp. v. Litton Industrial Products,Inc.⁷⁴²案件中巡迴法院提及，雖然懈怠與禁反言之抗辯經常同時發生，然其有 不同之要件且對專利權人之權利有不同之效果。為了證明禁反言，被控侵權人必須顯示

（1）不合理且無理由的遲延提起訴訟（2）對侵權人造成偏頗（3）專利權人之肯定行 為造成被控侵權人產生已對其放棄請求之確信（4）侵權行為人對其確信產生信賴。

在 A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Construction Co.⁷⁴³案件中提及，懈怠 自原告知悉侵權到提起訴訟中，並無需與被告有任何接觸行為，而當訴訟當事人在遲延 期間有任何接觸或關係，而得被引用以作為原告已對被告拋棄其權利，則可能被認定其 適用禁反言。兩者並不完全相同。懈怠的焦點在於原告不合理的遲延提出訴訟，禁反言 之重點則在於被告可以依賴其對原告行為所產生之合理的信賴⁷⁴⁴。

因為交易的過程，通常信賴者為專利標的物，而不是競爭者。故公平之禁反言並不 是一個隱含的授權。在 Wang Labs. Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am. Inc.⁷⁴⁵ 案中，法 院詳述其區別：「無論此法院或最高法院皆未認為公平之禁反言是隱含性授權之前提。

如果如此認定會使兩者之區別移除。禁反言原則乃一種指導原則，隱含授權之禁反言與 公平禁反言之主要的區別，在於隱含之授權，尋找一個製造使用或銷售的肯定同意或允 許，例如：授權；而公平之禁反言則聚焦於誤導行為使人相信專利權人並不會行使其專 利權。」

簡言之，公平之禁反言建基於交易的過程，留給人專利權人已經放棄其權利的合理 印象。此項抗辯的適用有極度個別差異，每一個案件須經個別分析。上級法院審查地方 法院之決定時，審查的標準為「裁量的濫用」（abuse of discretion）。

740 Hall v. Aqua Queen Manufacturing Inc., 93 F.3d 1548,39 USPQ2d 1925 （Fed.Cir 1996）

741 A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1041, 22 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1335-36 (Fed. Cir. 1992)

742 Jamesbury Corp. v. Litton Industrial Products, Inc.,839 F.2d 1544,1553,5 USPQ2d 1779,1786（Fed.

Cir.1988）

743 A. C. Aukerman Co., 960 F.2d 1020,22 USPQ2d 1321

744 Id 960 F.2d at 1034, 22 USPQ2d 1329

745 Wang Labs. Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am. Inc.,103 F.3d 1571,41 USPQ2d 1263,1271（Fed.Cir.1997）

4.3.2.6 專利濫用（Patent Misuse）

專利濫用是面對侵權指控時的一個抗辯，被控侵權人主張此項抗辯時，應證明專利 權人不可允許的擴張專利物質上（physical）或暫時性（temporal）的範圍，而達到有礙 競爭之效果⁷⁴⁶。

是否有專利濫用是一個事實問題，由陪審團依實質證據為判斷，聯邦巡迴法院則以 de novo 之方式審查其 決定⁷⁴⁷。

以上為美國專利訴訟中就各爭點舉證責任分配及其標準之整理。由美國專利侵權訴 訟之舉證程度標準觀察，舉證程度標準之要求，實與經濟成本息息相關，蓋專利之有效 性既經行政機關加以審查，要推翻其有效性，自應賦予較多之舉證責任義務。其他如屬 單純兩造對抗之主張，所要求之舉證責任則多為優勢證據法則。而關於具有懲罰意味之 故意侵權及費用及律師費，為平衡兩造之利益，故課專利權人較高之舉證責任。

而目前在我國民事舉證責任之分配，主要學說有：待證事實分類說、法律要件分類 說、規範說，其他尚有蓋然性理論、危險範圍說。依最高法院目前之見解，舉證責任之 分配原則，最主要採特別要件說，此外亦有部份判決採所謂所謂「變態事實說」。其主 要內涵為，將訴訟標的之法律關係事實構成要件，分為特別要件與一般要件，依權利發 生、權利變更或障礙、及權利消滅之事實定舉證責任，主張權利存在之人(除消極確認 之訴外)，就權利或法律上效果發生之特別要件事實，負舉證責任，而欠缺該權利或法 律上效果之一般要件之事實，則由對造負舉證責任；主張權利不存在之人，就權利障礙、

權利排除、權利消滅之特別要件事實，負舉證責任，就欠缺權利障礙、排除、消滅之一 般要件事實，則由對造負舉證責任；如主張之事實係社會生活之常態，亦即發生蓋然性 高者，無庸舉證；而較少發生之社會事實為變態，即應由主張之人就該變態事實負舉證 責任，此見解似乎與德國之蓋然性理論有吻合之處。

然上開分類，落實在具體案例時，舉證責任究竟由何人負擔，常生爭議，且倘無條 件認為有主張有利於己之法律要件事實者，恆應就該事實負舉證責任，則可能導致對主 張該事實之當事人不公平、權利侵害未能獲得救濟之結果。故學者亦主張民事訴訟法亦 非單純求實體法規範之實現，而須兼顧程序利益與實體利益之平衡，在具體特定案例，

仍須區分案例之類型，視其是否為不同之簡速裁判強力追求型或權利義務追求型，以調 整當事人間之舉證責任分配⁷⁴⁸。智慧財產權之保護，既為世界之趨勢，且為我國既定之 政策，則自有使當事人舉證責任確定之必要。故美國專利侵權訴訟中關於舉證責任分配 之規則，足以作為我國實務判斷上之參考。

4.4案例中舉證責任分配及其證明標準之評析

746 Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001, 228 U.S.P.Q. (BNA) 562, 566 (Fed. Cir. 1986)

747 Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 868, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1231-32 (Fed. Cir.

1997).

748 邱聯恭之發言，民事訴訟法之研討（六），1997 年 3 月，第 162 頁。

4.4.1 就修正證明之舉證責任及其舉證程度標準

由於專利的核發，業經專利商標局之審查員，審酌所有相關資料並為相當之評估後 方發出，故專利之有效性，受專利法所推定。質疑專利有效性者，應以清楚而具有說服 力之證據推翻其推定。

倘因錯誤而申請修正，亦須經過專利商標局之審核，方准予修正。於修正證書發出

倘因錯誤而申請修正，亦須經過專利商標局之審核，方准予修正。於修正證書發出