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本計畫個案之專利分析評估彙整

6 結論與建議

6.1 子計畫一

6.1.4 本計畫個案之專利分析評估彙整

本節主要彙整本計畫經由個案之專利實體審查評估報告、舉辦八場 智慧財產權國際研討會、座談會與交流會中的講者意見為主,以供參 考。本計畫委託國外專利律師事務所進行專利實體審查報告中,針對專 利強度分析,針對下列四項專利面可進一步強化或補足之建議:

a. 現有專利的品質、優勢及地域範圍的審查意見;

b. 專利之可專利性(patentability):針對現有專利與技術進行可專利 性評估,並提供目前或未來可追加專利的可能性與相關建議;

c. 自由使用空間(Freedom-to-Operate):評估其他可能阻礙本案現有 技術進一步研發或授權運作的現有專利,以及本案技術侵犯他人 已有專利的可能性;

d. 其他建議:例如專利侵權(Infringement)、專利有效性(Validity)、

專利地圖分析(Landscape analysis)等提出專業評估建議。

針對我國公部門研究機構與專利申請主要可能發生之問題進行分 析,根據 Law Offices of Albert Wai-Kit Chan, PLLC 的資深美國專利律師 及負責人 Dr. Chan 表示40,該事務所處理超過一千件的專利申請案,超 過百分之三十的案件來自亞洲。從中歸納出亞洲申請美國專利者最常犯

39 本計畫整理七個案完整提案書內容。

核心概念是否改變

既有核心概念延襲 核心概念改變

無 改 變

漸進式創新

 光纖光學法個案

 組織工程肝臟產品開發

模組式創新

 X 光乳房攝影個案

 組織膠帄台技術

 智慧型站立行動載具 已

改 變

架構式創新

 3D-MRI 個案

 INER BreastPET 個案

激進式創新

的錯誤為:誤植發明人、書面說明不充分、專利說明書裡未包含最佳實 務、未遞交與可專利性重要關係的文件、申請專利前即揭露其發明、忽 略於美國境外發表的著作、濫用多重附屬項、混淆用途請求項和方法請 求項、無法區分新穎性和非顯而易見性之差異、誤認藥品的作用機制或 本質具可專利性等十項。其中發明人的資格判定、說明書的書寫以及資 訊揭露義務,於申請美國專利時應多加注意。如在亞洲,智慧財產權擁 有人可為申請人,但在美國,僅發明人可列為申請人。以下簡述各項專 利申請上需注意之議題。

6.1.4.1 專利發明人列名完整與正確41

參酌美國專利實務上的認定,所謂發明人必頇是對發明概念之形 成(Conception of Invention)及至少一項申請專利範圍之標的有所貢 獻之人,才能稱為發明人。美國專利法規定,若列名之發明人未有發 明之事實,則不得取得專利;若發明人記載錯誤,且可證明有「欺瞞 之 意 圖 」( Deceptive Intent ), 則 此 專 利 權 無 法 主 張 權 利

(Unenforceable)。依我國專利法之規定,若專利權人被證明非為適 格之專利申請權人,則專利專責機關可撤銷其專利權。(美國專利法 35 U.S.C. 102(f);專利法第 67 條)

本計畫少許個案在發明人之列名上,亦有諸多爭議出現。例如同 一件專利在不同國家之申請(多國之專利家族),有不同發明人列名 的情形,顯而易見的是發明人的列名需要審慎被檢視。

6.1.4.2 專利所有權釐清與歸屬

本計畫亦發現研發團隊所提供之完整提案書及所獲之專利證書 顯示,專利之發明人與專利權人不清,部分個案為發明人,而非所屬 研究機構。由於本計畫個案之發明人皆任職於政府研究機構或國立大 學,職務上研究發展成果所產生之專利應屬於該機構所有。

例如,基於「國立成功大學專利維護實施要點」所規定之第二條

「本要點所稱本校專利,指本校支薪人員因職務上研究發展成果所產 生之專利。前項專利權之歸屬,依專利法第七條規定。」及第三條「第 二點第一項所稱之「職務上研究發展成果」,係依本校研究發展成果 管理辦法(以下簡稱本校管理辦法)第三條定義之,且其管理、推廣及 其他相關事宜,皆依本校管理辦法執行。」即使研究機構或大學可能 因預算限制或智權政策上,放棄該專利申請與維護,建議研究團隊確 實釐清個案專利所有權之歸屬,並在技術商業化之前,即先釐清後續 權利金與衍生利益之分配,以避免後續爭端產生。

41 中小企業智權加值服務中心,網址:ttp://ipcc.moeasmea.gov.tw/index.php?option=com_content

&view=article&id=602:qa-049&catid=82:faq&Itemid=102,最後檢索日期:2011.9.27

此外,本計畫個案中,亦有關鍵技術為與國外研究中心委託研究 之成果,因此,個案與合作單位共同合作與委託研究之部分,建議本 個案於現階段即與合作單位就合作條約中的權利義務、技術貢獻與利 益歸屬部分進行釐清,此合作合約涉及未來技術交易與專利與權利金 分配部分,應審慎處理。

6.1.4.3 專利權人身份認定

根據 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP42之建 議,若個案申請人在要求美國專利商標局採用「小型組織實體」身分 以負擔較少的申請費用,若申請者身分認定有誤時,可能(依狀況而 定)會失去專利權,這是非常嚴重的後果。雖然通常「大學」是符合 小型組織實體身分,但若未來申請者渡讓、准許、轉讓或授予權利給 不符合小型組織實體身分之個體,申請者會損失其小型組織實體身分 應有的權利,即使該大學是有義務或責任(基於合約或相關法律)去授 予權利也是一樣。同時請注意「政府組織」,例如台灣政府或任何有 關台灣政府的分支與機構都視為「大的個體」。因此,若被發現或證 實該發明是被政府組織所擁有(部分或全部),或有義務授權給台灣政 府,可能會使該專利無法實施。基於上述之不確定性,專家強烈建議 申請者仔細考慮。補救方法為向 USPTO 重付差價,此此專利已核准 後同樣可行。專家強烈的建議,縱使是為了節省經費,申請人仍應當 以大型單位的身分來申請專利。為了避免專利權在未來面臨專利失效 之風險,專家的意見認為,這比省錢更值得。

6.1.4.4 專利說明書揭露的義務

美國專利制度下,發明人或實質與申請專利相關人士都必頇將任 何與申請案有關之資料檢附給專利審查官。若個案之專利申請案所檢 附的相關文獻僅有數篇文章,其中一篇為 20 年前的文章,則本案專 利在未來將很容易受到挑戰。專家強烈建議在專利申請過程中,先將 相關的資料都呈交,以避免不必要的紛爭。所謂的相關資料如研究報 告、官方文件、公開文獻、其他專利文件、演說摘要等等。在延續申 請案中可以將這些資料或先前技術加入,亦可考慮是否能夠要求重新 審查;如技術團隊相信這些補充的資料不會對專利申請造成影響,則 可以進行補充審查,在正式審查前將這些資料補齊,如此將可省去重 新執行申請案的步驟。

6.1.4.5 專利說明書錯誤更正

倘若專利申請案之說明書中存在數個錯誤。若該專利尚未核准,

技術團隊有兩個選擇來更正這些錯誤。第一,可以讓專利公開並用更

正書(Certificate of Correction)向 USPTO 提出修改那些錯誤的要求。

利用更正書更正 USPTO 與申請錯誤是可行的,而且更正申請錯誤的 費用很便宜,只要美金 100 元,倘若更正的是因 USPTO 作業造成的 錯誤,則免付費。技術團隊可以用更正書來更正人為疏失、印刷錯誤 或非關鍵的字母;

第二,技術團隊可以利用公開並進行該專利說明書的修正案來撤 回該申請。此項花費較高,且會延遲專利核准日期。

因此,專家建議使用更正書,並主張這些錯誤在本質上並非關鍵 性的,已進行專利說明書更正。

6.1.4.6 前案專利與新穎性問題

新穎性的判定對於專利相當重要,構成專利之三要件新穎性 (Uniqueness)、進步性(Unobviousness)、實用性(Usefulness)中,最容 易被挑戰的即為新穎性(Uniqueness)。根據 Cohen Pontani Lieberman &

Pavane, LLP 及 Law Offices of Albert Wai-Kit Chan, PLLC 事務所所出 具之專利實體審查評估報告43,針對本計畫二項個案皆可能因前案技 術而造成專利可能無法取得的問題。

Cohen Pontani Lieberman & Pavane, LLP 認為,因兩件先前技術 的存在,導致專利申請案之請求項依據 35 USC 102(b)已被該前案技 術所預見,依據 35 USC 103(a)欠缺顯著性,導致該專利被美國專利 商標局簽發審查意見通知函(office action),拒絕個案申請專利之所有 請求項(Claims)。但是,該個案仍有機會在其他改進技術,例如方 法的專利、設備或系統之新的和創造性的具體結構,其包括安排、連 接、大小和零件的材料等等,儘管無法涵蓋所有原先欲申請範圍,但 是仍縮窄於方法或組件改良上進行專利保護。

此外,本個案專利申請集中在美國和台灣,除美國和台灣外,如 果有任何其他國家、地區有機會銷售、生產或實行本個案的提議的產 品或方法,亦應考慮在該國或地區申請專利。

6.1.4.7 研發團隊之早期論文成為公開資料

Law Offices of Albert Wai-Kit Chan, PLLC 事務所出具之專利實 體審查評估報告指出,在非顯而易知性分析中,雖然專利申請案與發 明人早期期刊論文在步驟、方法與技術內涵上有一些差異,然專利審 查員認為這些差異是顯而易知,認為所屬技術領域中具有通常知識者 皆可瞭解透過修改本文之內容而達到相同之技術。因此專利申請案不 具有非顯而易知性。個案之專利申請案將有可能因先前技術前案,和 發明人早期所發表之期刊論文之內容,而導致該專利申請案被核駁。

43 整理自子計畫ㄧ附件 6「技術評估與發展建議報告書-以光纖光學法作脊椎硬膜外腔的偵測」、 附件 7「技術評估與發展建議報告書-組織工程肝臟產品開發」。

6.1.4.8 申請日期與優先權日

關於專利申請所主張之優先權日,技術團隊遞出專利申請案一年

關於專利申請所主張之優先權日,技術團隊遞出專利申請案一年