第四章 廣達案後專利權耗盡原則國際間之比較研究
第四節 中國大陸案例發展與討論
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種可能的條款，作為內部經營策略考量。法官同時參考當時當事人簽約的情況及 過於廣泛的用詞，認定雙方並無特殊限制條件，尤其強調如對契約有特殊的限制，
則應明確以文字表示之。
第四節 中國大陸案例發展與討論
中國大陸在權利耗盡議題的討論及發展較晚，應與其專利法制及國內實務 執行較為複雜有關，加上中國大陸法院公開判決案例相當有限，近年來透過 Westlaw China(萬律)資料庫，得以搜尋相關判決及專家學者評論資料371。相關 案例爭點包括：權利耗盡適用於植物新品種372、未支付相對報酬之買賣契約履 行，不構成權利耗盡373、零組件合法取得，仍不得據以主張該零組件組成品之 權利耗盡374、在獨占許可合下，專利權人亦無權使用該專利，亦無權利耗盡適 用375等。然以上案例仍受限於傳統權利耗盡法規文義解釋，仍未隨美國判例的 演變，而提出新的論證基礎。本文擬就法院判決理由較具討論性及爭點涵蓋面 較廣的案例提出較完整的介紹及剖析。
第一項 河南維雪啤酒集團有限公司與濟源市王屋山 黑家倫飲料有限公司侵犯外觀設計專利權糾
371 參見張強、劉正，我國適應專利權窮竭原則及構想，法學論壇，2013 年 2 月；奕穎 娜，我國專利權限制微探，濮陽職業技術學院學報，第 23 卷第 2 期，2010 年 4 月；張曦，美 國專利權窮竭原則適用規則探討，工業和信息化不電子材料學技術情報研究所司法鑑定中 心；，張大利，論我國專利權限制制度的完善，現代經濟信息；奕春娟、王賀國，論專利權窮 竭，大連海事大學學報，第 10 卷第 5 期，2011 年 10 月。
372 江蘇理下河地區寧業科學研究所訴寶應縣天補農資經營有限公司侵犯植物新品種權糾紛
案，中華人民共和國最高人民法院公報，第 2 期，2010 年。
373 廣東省高級人民法院(2014)粵高法民三終字第 1189 號。
374 廣東省高級人民法院(2013)粵高法民三終字第 893 號。
375 山東省高級人民法院(2014)魯行終字第 234 號。
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紛案分析
376表 4-5：河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號訴訟歷程
審理法院 判決日期 判決要點
河南省鄭州市中級人民 法院
2009 年 10 月 26 日 原告維雪集團依法擁有的外觀設計專利 權，被告黑加侖公司回收維雪集團啤酒瓶 加入黑加侖飲料出售，其行為實質是一種 製造行為，不適用權利權用盡原則而構成 侵權。
河南省高級人民法院 2010 年 8 月 3 日 再確認一審判決。專利權用盡原則的適用
僅限於專利產品流通領域，適用物件限於 合法投放市場的專利產品。被告黑加侖公 司回收維雪集團的啤酒瓶並灌裝其飲料的 行為是將涉案啤酒瓶作為同類產品——容 器使用，形成自己商品外觀特徵的優勢，
屬生產製造而非流通行為，該行為違背了 原告主觀意願，侵犯了維雪集團專利權
事實概要：
原告河南維雪啤酒集團有限公司（簡稱維雪集團）擁有「啤酒瓶」的外觀專 利，維雪集團在市場上取得被告黑加倫公司生產的王屋山冰爆爽碳酸飲料 50 瓶, 該飲料使用的外包裝瓶為被告黑加倫公司從市場回收的維雪集團投放市場的作 為啤酒包裝物啤酒被消費後的舊瓶子。原告請求法院判令被告黑加侖公司停止回 收使用維雪集團外觀設計專利產品，賠償經濟損失等。被告黑加侖公司則主張：
黑加侖公司是通過合法管道取得維雪啤酒瓶，根據專利法權利用盡原則，黑加侖 公司的行為不構成侵權，不應賠償原告的經濟損失。
判決要點：
一 審 法 院 認 為 維 雪 集 團 經 國 家 知 識 產 權 局 授 權 ， 依 法 擁 有 專 利 號 為
376 河南省高級人民法院(2010)豫法民三終字第 85 號。
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ZL2005300082766「啤酒瓶」的外觀設計專利權。本案中，黑加倫公司將其回收 的維雪集團享有外觀設計專利權的啤酒瓶用於灌裝其生產的黑加倫飲料在市場 上銷售，判斷黑加倫公司的該行為是否構成侵權，應從兩個方面分析，一是本案 中黑加倫公司回收利用行為的性質，二是黑加倫公司回收利用行為是否符合《中 華人民共和國專利法》第六十三條第一款第(一)項的規定，即是否適用專利權用 盡原則。黑加倫公司回收啤酒瓶，並灌裝其生產的黑加倫飲料作為其產品出售，
啤酒瓶與其生產的飲料作為一個整體又成為新的產品，黑加倫公司行為的實質是 通過對啤酒瓶的回收利用產生新的產品，因此是一種變相的生產製造外觀設計專 利產品的行為。專利權用盡原則的適用僅限於專利產品流通領域,適用物件限於 合法投放市場的專利產品。本案啤酒瓶與啤酒作為一個整體進行出售，啤酒被消 費後，黑加倫公司回收利用啤酒瓶的行為實質是一種變相的生產製造行為，因此 不適用專利權用盡原則，其行為侵犯了維雪啤酒的外觀設計專利權。本院二審法 院認為，被告黑加倫公司上訴主張，原告維雪集團銷售啤酒後，專利權用盡,購買 者再銷售或使用不侵權、原告維雪集團申請的是啤酒瓶外觀設計專利,我公司回 收瓶子灌裝飲料並非啤酒，二者並非同一小類產品,亦不侵權，均無理由。關於原 告維雪集團系爭外觀設計專利產品的保護範圍，原告維雪集團外觀設計專利雖然 申請的產品名稱是啤酒瓶,但是其分類號為 09-01《國際外觀設計分類表》09-01 小類為「瓶、長頸瓶、鼓形瓶、盛裝腐蝕性液體的大玻璃瓶、細頸壇和帶有動力 分配裝置的容器」。因此，被告黑加倫公司使用與其涉案啤酒瓶外觀相同的容器，
不論其容器灌裝何種液體，已構成侵權。根據《中華人民共和國專利法》第六十 三條第一款規定，專利權人製造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利 產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後，使用、許諾銷售或者銷售該產品 的，不視為侵犯專利權。該專利權用盡原則的適用僅限於專利產品「流通領域」， 適用對象限於「合法投放市場的專利產品」。而黑加倫公司將維雪集團的啤酒瓶 回收後，雖然啤酒瓶的物權即所有權發生轉移，但並不意味著外觀設計專利權的 轉移或喪失。黑加倫公司灌裝其飲料的行為是將涉案啤酒瓶作為同類產品─容器 使用，又恢復了瓶子的外觀設計專利的用途，黑加倫公司重新利用這些專利瓶子 的美感，形成自己商品外觀特徵的優勢，屬生產製造而非流通行為，該行為違背 了權利人維雪集團的主觀意願，侵犯了維雪集團專利權。故黑加倫公司回收維雪
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集團啤酒瓶灌裝飲料的行為屬於生產製造專利產品的行為而構成侵權。
分析與建議：
法院認定被告被告黑加倫公司重新利用這些專利瓶子的美感，形成自己商品 外觀特徵的優勢，屬生產製造而非流通行為,該行為違背了權利人維雪集團的主 觀意願，推得其行為屬於「生產製造專利產品的行為」而構成侵權。然而在其專 利權用盡原則並無相關法律構成要件用語的限制規定，如以大陸成文法的字義解 釋，似乎無法合理的導出該要件及其效力。該法院判決理由，尤其強調適用對象 限於「合法投放市場的專利產品」，但應進一步闡述被告以原告的空酒瓶結合原 告特有的飲料，已非當初原告系爭設計專利結合原告的特定啤酒內容，故非適用 於專利權用盡原理的精神，較為完整說明。但從另一觀點，當專利權人使用該外 觀設計專利酒瓶生產、銷售白酒，白酒售出後，專利權人已經獲得報酬，體現在 酒瓶上的專利權已經用盡。根據專利權用盡原則，合法購買者的使用或者再銷售 行為就不構成侵犯其專利權，非專利權人使用回收的舊酒瓶生產、銷售其他白酒 應不構成侵權。
第二項 敖謙平與飛利浦(中國)投資有限公司、深圳 市和宏實業有限公司、寧波新業文照明電器 有限公司、寧波業明照明電器有限公司侵害 發明專利權糾紛案分析
377表 4-6：最高人民法院(2012)民申字第 197 號訴訟歷程
審理法院 判決日期 判決要點
浙江省寧波市中級人民 法院
2011 年 6 月 27 日 原被告雙方專利實施許可合同約定的 OEM、ODM 是約定和宏公司自己的產品 而非其他公司產品，並不包含被告飛利浦
377 最高人民法院(2012)民申字第 197 號。
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公司委託和宏公司定牌生產這種 ODM 關 係，故被告構成專利侵權。
浙江省高級人民法院 2011 年 11 月 17 日 專利實施許可合同條款字義對協力廠商、
OEM 或 ODM 委託加工的定作方、專利產 品使用和宏公司商標均無限制，故被告製 造及銷售行為均為合法授權，不構成專利 侵權。
最高人民法院 2012 年 12 月 18 日 再次確認前審對於雙方當時約定之專利實
施許可合同就目的及字義上，並無任何限 制 OEM、ODM 委託加工的定作方。並同 時釐清專利法第 11 條之「製造」行為之 定義，係提供技術方案以製造專利產品，
或專利產品體現委託方的技術要求，被告 均未涉及。
事實概要：
原告敖謙平擁有「安全插座」的發明專利。原告敖謙平在被授予涉案專利權 後，與被告和宏公司簽訂專利實施許可合同一份，許可由被告和宏公司實施該專 利，許可年限至專利保護期限屆滿時止，許可費以專利產品銷售額提成方式計付，
並約定專利許可使用範圍為全國內使用其專利製造專利產品、銷售(包括出口銷 售)。原告敖謙平不得干涉被告和宏公司對專利產品的定價、推廣等銷售行為；原 告敖謙平同意被告和宏公司在許可期限與產品範圍內將專利技術許可給協力廠 商以 OEM、ODM 委託加工的方式使用，被告和宏公司應及時將協力廠商使用的 情況告訴原告敖謙平；被告和宏公司可以用獲得的專利技術獨家使用權折價入股，
並約定專利許可使用範圍為全國內使用其專利製造專利產品、銷售(包括出口銷 售)。原告敖謙平不得干涉被告和宏公司對專利產品的定價、推廣等銷售行為；原 告敖謙平同意被告和宏公司在許可期限與產品範圍內將專利技術許可給協力廠 商以 OEM、ODM 委託加工的方式使用，被告和宏公司應及時將協力廠商使用的 情況告訴原告敖謙平；被告和宏公司可以用獲得的專利技術獨家使用權折價入股，