專利授權契約定性與類似專利授權契約

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第二節 專利授權契約定性與類似專利 授權契約

第一項 專利授權概念與內容

專利制度先天上高度不確定特性外，真實世界中商業交易之進行極為複雜，

並且以目前各國專利獲證數量激增以每年最多高達數百萬件之多，以資通訊產業 為例，單一筆記型電腦可能涉及的技術和專利高達數百到數千種。如第二章所介 紹當前資訊代工產業的分工專業化，終端產品極可能包含上中下游數家廠商之零 組件或關鍵技術。因此，在實務界眾所皆知，取得其一授權，往往並不能完全免 除其餘專利權人可能的專利權主張，在技術、專利、產品三者間的價值、權利與 運用關係相當複雜³⁸⁹。因此，如何在專利授權取得及合約的規範前，皆應預先考 量專利侵權責任的範圍及風險，尤其對被授權人付出相當的代價而取得的商業利 益的保障。如何思考運用授權法律規範以迴避可能產生的不必要的法律責任，如 何藉由授權契約的設計安排，將可能的法律責任進行排除、轉嫁及分配，以降低 專利侵權風險對企業整體經營的傷害。專利授權契約因不同類型性質會造成雙方 的權利義務上的極大差異，例如契約的法定責任及意定責任等條款將有所不同。

而專利授權契約中的重要條款如:授權條款（Grant Clause）、擔保條款（Warranties）、 賠償條款（Indemnification）的擬訂，更應視雙方的需求及實際狀況而審慎決定。

以專利授權契約的性質，關乎當事人之契約義務及法定責任解釋與分配，英 美法系與大陸法系於此有明顯的差異。大陸法系採成文法，蓋成文法規中以預先 規範各式典型的契約類型而加以適用；而英美法系國家採用判例法，係由法官視 個案事實要件裁決。由此，從事專利或智慧財產相關的實務工作者可得之，大陸

389 專利覆蓋一個元件或整個複雜的產品，尤其是在資訊技術產業領域，因而專利夾持

(patent holdup)及其衍生的專利權利金堆疊(royalty stacking)問題非常普遍，包含禁制令的威脅 (injunction threat)。以 3G 行動電話系統為例，可能多達數百件新的標準必要專利，See Mark A.

Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, Texas Law Review, Vol. 85, 1991-2049, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 324 (2007).

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法系的契約撰寫內容相較之下顯得簡陋而不充分。反映於實際的商業契約內容，

英美法系之契約當事人，均詳細地約定雙方的權利義務關係，以避免將來發生的 疑慮或爭執。以美國制度為例，美國專利授權制度最大的特色在於專利授權是一 種訴訟免疫約定，只是單純專利權人不向被授權人追索之不作為契約³⁹⁰。參考美 國授權制度起源及判例法對專利授權的定義，如起源於自由（Freedom or Liberty）、 不控訴約定（Covenant not to sue）、對於授權人有權防止之事給予執行（Leave to do a thing which the licensor would otherwise have a right to prevent）等³⁹¹。專利權 僅是法律上賦予權利人的一種「排他權」（exclusive right），其權利內涵僅意味著 可排除他人實施專利技術內容之行為，本身並未附帶任何積極性的權能，因為能 夠積極加以使用的乃是「技術」，但技術只是專利權保護之客體而非專利權的本 質。以非專屬授權契約僅是專利權人同意放棄對被授權人的排除權，使被授權人 取得不被專利權人控訴之地位，並無積極性權能之移轉。有學者認為授權一詞，

係源自於英文的 license，原意是許可或特權，也就是授權人將其所享有的特殊而 該特殊地位，並不一定是所有權或專利權等獨占排他的「權利」，只要是足以讓 擁有者有異於他人的特殊地位即可³⁹²。然而，德國學說則認為，授權契約具有「冒 險性行為」，及類推適用民法有名契約時，尤應注意專利權特殊性。又德國多數 主張專利權行使內涵同時具有積極使用權與消極禁止權，乃基於歐陸法系之民法 物權效力概念，詮釋專利權人具有類似所有權的自由使用、收益及處分等支配權

393。授權在我國法制上，比較接近的概念應該是物權法上的「設定」，即從既有

390 有學者認為，我國專利授權授與實施權，乃是一種積極性的權利賦予契約，與不作為契

約之定義，在責任義務歸屬有其差異。參見賴文智，智慧財產權與民法的互動―以專利授權契 約為主，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文(Release 1.4)，頁 88，2000 年。

391 吳雅貞，專利授權之侵權風險管控研究―從侵權責任契約設計觀點，頁 63，國立政治 大學智慧財產研究所碩士論文，2008 年 9 月；BRIANG. BRUNSVOLD, DENNISP.O’REILEY, HARRYR. MAYERS, DRAFTINGPATENT LICENSEAGREEMENTS (6^th ed., 2008).

392 劉承愚、賴文智，技術授權契約入門，智勝文化，第 19-20 頁，2000 年 10 月。

393 然國內學者認為，依專利法規定及其適用結果，專利權之取得不必然有權實施該專利，

例如受競爭法之限制、改良專利之行使受限於原發明專利等，而國際立法趨勢亦傾向消極排他 權，應與有體財產權、物權之積極之支配權有差異。李素華，從專利授權契約之本質論專利法 相關規範之解釋與適用，政大法學評論，第 144 期，頁 24-29，2016 年 3 月。

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的權利上，創設一個新的權利給他人，而這新的權利依其性質的不同，對於原來 的權利有不同的影響。亦有學者認為，專利授權契約以專利之部分或全部權能之 授與為內容之契約，被授權人在約定之期間與範圍內得享有並行使該財產之權能

394。其他相關學者提出授權可包括授與實施權、限制性讓與智慧財產權等看法³⁹⁵。

在契約類型定性上，多數學者認為專利授權契約是一種債權契約、無名契約、

有償契約、雙務契約、繼續性契約³⁹⁶，其具相當獨特之特徵，故主張其乃隨交易 需要而發展出的特殊契約類型，當事人的權利義務關係應視其約定由個案決定。

但仍應就契約的經濟目的及當事人真意，類推適用與該契約最類似的有名契約規 範。不同於專利讓與係將權利移轉於受讓人，之後將無法再回復予原讓與人³⁹⁷， 專利授權如欠缺自行實施能力且又不願將權利賣斷給他人，則將權利授權他人實 施而坐收報酬（或稱權利金）³⁹⁸。法律上對專利權的實施並無定義，我國學者提 出亦各種見解。有認為專利權人實施專利法上所賦予的權利即為實施；更有學者 將非專利權人基於專利權人的授權，法律擬制授權或法律規定，以實施專利權一 部或全部，而不受專利權人追訴之權利等³⁹⁹。專利如果要發揮效益，必須能夠積 極的商業化。而專利商業化一般可採行的方式包括：自行實施、讓與專利權、授 權他人實施類型。尤其是個人專利權人難以承擔龐大的資源及時間，考量租稅獎 勵以讓與方式為之；或當企業遇到重大的困難或倒閉重整，其專利的拍賣價值遠 高於其它資產⁴⁰⁰。

394 謝銘洋，智慧財產授權契約之性質，月旦法學，第 82 期，頁 24，2002 年 3 月。

395 同註 390，頁 93-95。

396 亦有學者認為，智慧財產權授權契約為債權契約外，亦涉及權利授與行為，此一履行行

為性質上為處分行為，屬準物權行為，因此，授權契約締結同時產生債權行為及處分行為的效 力。參見註 394，頁 24-25。

397 就專利之讓與，原則仍適用基本的民法契約原則，即依讓與人與受讓人互相表示意思一

致，其讓與契約即成立，參見馮震宇，論實施專利權的相關問題與其限制（上），智慧財產權月

刊，第 21 期，頁 17，2000 年 9 月。

398 謝銘洋，同註 14。

399 同註 397，頁 15-16。

400 近年重要科技大廠如伊士曼柯達倒閉，以專利出售價值高達 20 美元；加拿大北方電訊

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非專屬授權（Non-Exclusive License）⁴⁰¹、再授權（Sub-License）⁴⁰²、交互授權

（Cross License）⁴⁰³、獨家授權（Sole Licens）⁴⁰⁴、強制授權（Compulsory licensing）

405等。所謂專屬授權，係指於授權契約中，特別約定專利權人不得再授權第三人

(Nortel Networks)破產並以無線電訊專利拍賣，最後由微軟和蘋果聯合以 45 億美元標走。引自 財訊快報，文章取自於先探雜誌 1642 期，2011 年 10 月 8 日，

402 再授權契約是存在於被授權人(licensee)和次被授權人(sub-licensee)。參見專利法第 63

條：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。非

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以同一方法利用該創作。如有此特約，認為利用人就目的之範圍內，為創作之「獨 占利用」。特別一提的，專屬授權並不一定要將所有的權利內容全部授與他人實 施，可針對雙方的需求或商業條件，區分銷售區域、時間、特定產品、使用樣態 等不同事項分開授權，這在產業專利授權契約條款的擬定是重要且常見的談判條 件。至於非專屬授權（或稱單純授權），指如未有前揭特約而為授權，此時不禁 止授權人本身之利用或再授權其他人之利用⁴⁰⁶。亦有學者提出，專屬與非專屬授 權之最大區別，在於授權範圍內是否發生「移轉效力」，影響專屬或非專屬授權 契約效力，主要對外是否創設具有準物權處分行為及被授權人可直接對第三人主 張授權地位⁴⁰⁷。此外，有關專屬授權與非專屬授權的另一重要區別，可顯現在專 利侵害的救濟方面。如依專利法第七節損害賠償及訴訟相關規定，僅專屬被授權 人可相當於專利權人的地位，對侵害專利之人提出損害賠償及具有獨立的訴訟權

408。然而，授權人與專屬被授權人是否能同時或分別向侵權人請求損害賠償，各 國做法不一，值得探討。就專利法 96 條規定，如台灣專責機關與司法實務均採 肯定見解，主要理由基於授權人仍可能因他人專利侵害而受損害；然基於專屬授 權發生移轉效力原則，我國學者對前者多所批評⁴⁰⁹，且承認授權人與被授權人均 有權救濟，亦造成複雜的法律關係⁴¹⁰。以美國專利法之見解及美國聯邦最高法院

408。然而，授權人與專屬被授權人是否能同時或分別向侵權人請求損害賠償，各 國做法不一，值得探討。就專利法 96 條規定，如台灣專責機關與司法實務均採 肯定見解，主要理由基於授權人仍可能因他人專利侵害而受損害；然基於專屬授 權發生移轉效力原則，我國學者對前者多所批評⁴⁰⁹，且承認授權人與被授權人均 有權救濟，亦造成複雜的法律關係⁴¹⁰。以美國專利法之見解及美國聯邦最高法院