第四章 廣達案後專利權耗盡原則國際間之比較研究
第五節 台灣案例發展與討論
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第五節 台灣案例發展與討論
2013 年台灣公布實施修正後的專利法，其中亦對權利耗盡規定做出更明確 的修正。整體而言，專利法與商標法採取國際耗盡，著作權法則採國內耗盡原則
378。歷年來有關權利耗盡爭點的法院實務案例並不多，尤其在專利權耗盡的部分。
相關法院案例爭點包括：當事人交易契約之實質認定為具對價之買賣契約及專利 物經專利權人同意製造而販售，專利權人亦取得相對報償，專利權人均無權主張 該專利物，亦即對該專利物修改再販售，亦不構成專利侵害379。主機本體因銷售 而權利耗盡，但其組合型專利物仍侵害其他專利保護範範之侵權賠償計算380。專 利權取得不得溯及先前已委託他人製造之專利物，該物應已權利耗盡381。除上述 多未深入實質論證權利耗盡適用法理及樣態，然仍有少數案例事實及論證值得探 討，本文特別提出與科技產業相關案例做一較完整的介紹及剖析。
第一項 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決 分析
382
378 參見專利法第 59 條第 1 項第 6 款、商標法第 36 條第 2 項、著作權法第 59 條及第 60 條 相關規定。
379 調整型內衣改良案爭議案，相關判決為最高法院 99 年台上字 1467 號民事判決及最高法 院 98 年台上字 597 號民事判決。亦有學者基於本案判決提出權利耗盡原理及理論的深入學理研 究，尤其在平行輸入與用盡原則及國際用盡理論觀點及建議，詳見蔡明誠，智慧權法中之平行 輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討―從最高法院 98 年度臺上字第 597 號民事判決出發，法 令月刊，64 卷 8 期，2013 年 8 月。
380 氣動止檔裝置案爭議案，最高法院 98 年台上字 1824 號民事判決。
381 人工睫毛成型裁切機爭議案，智慧財產權法院民專訴字 131 號民事判決。
382 本判決主要爭點在於系爭產品是否構成專利侵權之認定與專利有效性之抗辯；然而，基
於原告與光碟機品牌廠間專利授權契約條款的爭議，被告進而提出權利耗盡的適用抗辯，又光 碟機與光碟片為早期資訊產業重要技術及產品之一，國內外授權與爭訟不斷，本文亦列為案例 討論。
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表 4-7：智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號訴訟歷程
審理法院 判決日期 判決要點
智慧財產法院 2013 年 09 月 16 日 系爭光碟機之合法購入及授權，與系爭光
碟片授權無關。被告支付系爭光碟機代價 並未充分負擔系爭光碟片之授權金，及原 告之系爭光碟機授權真意並無授權該光碟 機製造系爭光碟片。因此，被告權利耗盡 之抗辯不成立而構成專利侵害。
智慧財產法院 2013 年民專上字
000074 號
上訴撤回。
事實概要：
原告 Koninklijke Philips N.V.（荷蘭商皇家飛利浦股份有限公司）主張，其申 請獲准我國第 82864 號發明專利「轉換一系列 m 個位元資訊字成為已調變信號 的方法，製造記錄載體、編碼裝置、解碼裝置、記錄裝置、寫入裝置及信號的方 法，以及記錄載體」發明專利（下稱系爭專利）。被告巨擘科技股份有限公司、
巨擘先進股份有限公司及邱丕良等製造銷售之 DVD-R 、DVD-R Slim 可錄式光 碟產品（下稱系爭產品），該系爭產品通過 DVD Forum 符合 DVD 規格書認證，
產品包裝上說明該 DVD-R Slim 產品相容於各式 DVD 光碟機，業界網站上亦載 明 DVD-R Slim 產品符合 DVD-R 規格（「Conform to DVD Specifications for Recordable Disc Ver.2.0. 」）等。又因被告等使用該 DVD 光碟機來燒錄「DVD-R 光碟片」，亦即使用該 DVD 光碟機「製造」其他物品，且依光碟機與光碟片分 屬不同市場，不適用權利耗盡。因此，系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍第 6 項、第 10 項、第 27 項及第 31 項而構成專利侵害。被告除以係爭專利不符專 利要件而應撤銷專利權，原告無法具體有效證明被告系爭產品侵害系爭專利外，
被告系爭產品均已取得日本 OOOOOOO 簽訂專利權授權契約，依約得使用訴外 人 OOOOOOO DVD 碟片專利。又被告等僅使用 OOOOOOO 公司所製造 DVD 光碟機寫入資料，該 DVD 光碟機係經原告合法授權，該資訊亦可由原告公司網 站上所公告的被授權人資料庫（Licensee Database）查得，因此，被告等利用合 法授權之 DVD 光碟機，其包含系爭專利在內將資料寫入 DVD-R 光碟片，且原 告與該被授權人間之契約並無任何銷售或使用上之限制，即依修正前專利法第
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57 條第 1 項第 6 款規定，系爭專利適用權利耗盡原則，原告不得對該系爭產品 主張使用之專利權排他權。
判決要點：
本案法院認定兩造爭執事項包括：(一)被告對系爭專利撤銷事由之抗辯與提 出之證據是否失權(二)系爭專利有無得撤銷之事由(三)系爭產品有無落入系爭專 利申請專利範圍(四)被告有無侵害系爭專利之故意過失(五)被告抗辯系爭專利之 權利耗盡有無理由(六)原告請求被告連帶賠償損害有無理由(七)原告請求被告不 得直接或間接、自行或委請他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或進口及其他 侵害系爭專利之物品行為有無理由。本文僅就與本論文主題有關之第(五)項說明 及討論，其餘爭點省略。法院首先揭示權利耗盡原則，其立法理由為：「為免專 利權人在本國取得專利權後，壟斷市場，對於專有販賣權之保護範圍，應作合理 限制，准許他人自國外輸入原發明人租與讓與他人實施所產製之物品，藉以維護 本國之經濟利益。」為調和兩者之利益，使專利權人讓與或授與專利權獲得合理 報償後，受讓人或被授權人得以銷售該具有專利權之產品，使其在經濟或文化價 值上充分利用，達到物盡其用目標。然於 TRIPs 第 6 條規定：「就本協定爭端解 決之目的而言，且受第 3 條（國民待遇）及第 4 條（最惠國待遇）規定之限制，
本協定不得被用以處理智慧財產權耗盡之問題。」其一面保護專利權，另一面又 為消除貿易障礙，乃平衡兩方利益，交由各會員國自行就權利耗盡原則問題加以 規範，可見各國對此原則並無一致之共識。權利耗盡原則並無固定不變之標準，
應衡量規範目的及具體個案所涉情節，自權利耗盡原則內涵之本質探求其適用效 力。依被告未支付任何光碟片之授權金，該被授權人與原告之授權契約明確授權 產品為光碟機，而非光碟片，與契約所定內容並不相同。且原告因授權取得之利 益與被告利用該光碟機製造光碟片所獲巨額利益顯不相當，原告無因系爭專利之 授權取得雙重利益。因此，此案無權利耗盡之適用，被告系爭產品侵害原告之系 爭專利。
分析與建議：
本案法院依權利耗盡原則，似逕採經濟效益之「雙重獲利」判斷要件而認定
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系爭產品無權利耗盡之適用，然未就合法授權之光碟機技術發展及功能與光碟機 之互補或替代關係作一完整的論究，其整體判決理由似有缺漏，尤為參考當時光 碟機及光碟片產業的技術發展生態與產品市場價值，該產品授權金與市場售價低 落顯不相當，仍未符合該產業價值鏈的依存及代工廠的產業價值。次又關於被授 權人與原告間之授權契約條款，法院似又忽略整體契約並無任何授權限制條款，
無論是否為原告之疏漏或有意，而採契約外之經濟效益說，亦使當事人原先之訂 定之契約效力無用論，受到質疑。再又原告提出被告等使用該 DVD 光碟機來燒 錄「DVD-R 光碟片」，因而「製造」出其他物品，該衍生出新的物品是否應不適 用權利耗盡，法院皆未實質討論及認定，亦對該可能類似技術或產品應用之合法 性留下疑問。然而，依廣達案，關於「重要特徵原則」及「必要侵害原則」如主 要發明技術特徵若已被實現在原被授權的專利物上，亦該技術慣用或標準規格而 對專利物的再製或組裝為必要時，該專利物之再製或組裝不構成專利侵害，因原 專利物之授權已使後續相關必要專利技術耗盡其專利權383。依專利權耗盡法理，
該成立要件包括：合法專利物、經專利權人或其授權人之第一次市場行為、合法 專利物之核心價值與製程之經濟必要性384，如何依真正產業市場認定雙方契約授 權範圍與相關報酬相當，而非以當事人其他非專利技術優勢，例如通路優勢或違 反壟斷法而刻意排除權利耗盡之適用，均應檢視更多具體數據及綜合條件加以判 斷。本案最重要爭點在於系爭光碟機是否限制購買者僅可將資料寫入光碟之「資 料區」而非「引入區」，似未引入專家證人加以評價其核心技術價值，以因技術 貢獻而授與專利而言，其判決理由似為不足。
第二項 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號判決
383 有學者提出關於專利法第 56 條中之「使用」概念及定義的見解，其中專利使用權反映 在「權利耗盡原則」，在實務上主要議題為：專利物的修復問題、專利物或技術再製或組裝是否
侵害專利的「使用權」。參見沈宗倫，專利法第五六條關於「使用」規範之初探與淺析，月旦民
商法雜誌，32 期，頁 103-104，2011 年 6 月。
384 同註 184，頁 280-291。
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分析
表 4-8：智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號訴訟歷程
審理法院 判決日期 判決要點
智慧財產法院 2014 年 12 月 21 日 被告系爭探針頭產品交與系爭半導體廠
商，由系爭半導體廠商或由被告安裝於系 爭探針界面板上，與一般純粹更換零件情 形不同，無權利耗盡（第一次銷售原則）
適用，應構成共同侵害專利。
智慧財產法院 2016 年民專上字
000007 號，上訴二審
上訴中。
事實概要：
本案原告美商佛姆費克特股份有限公司為全球前十大微機電系統（Micro ElectroMechanical Systems，MEMS）製造商，擁有我國發明第 I425218 號「具有 可交換探針插入件之探針卡總成」專利。該專利主要技術內容為探針卡總成可包
本案原告美商佛姆費克特股份有限公司為全球前十大微機電系統（Micro ElectroMechanical Systems，MEMS）製造商，擁有我國發明第 I425218 號「具有 可交換探針插入件之探針卡總成」專利。該專利主要技術內容為探針卡總成可包