第四章 廣達案後專利權耗盡原則國際間之比較研究
第三節 美國案例發展與討論
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排)並不算是後續的「製造」303。
分析與建議：
本案 LG 可能意圖一種銷售上的區域限制，亦即其想限制 Intel 銷售的對象，
只限於願意將 Intel 產品與 lntel 或 LG 產品結合的客戶。但是，聯邦最高法院認 為，LG 和 Intel 的授權契約並沒有嚴格限制其銷售的對象，只是聲明不授權範圍 而已。因此，認定其並沒有對銷售對象做任何限制。此外，聯邦巡迴上訴法院在 Mallinckrodt 案中，認為在銷售產品上貼了「僅准使用一次」構成合法的銷售後 限制，而引起諸多質疑。但美國最高法院在廣達案中，並沒有去探討 Mallinckrodt 案，而迴避了這個問題。因為台灣為成文法國家，專利法第 59 條亦僅規範特定 專利權耗盡原則的型態，似乎難以解決未來可能的科技代工的新形態產生。
第三節 美國案例發展與討論
第一項 Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.案例分析
304表 4-2：Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.案訴訟歷程
審理法院 判決日期 判決要點
Ohio 南區聯邦地方法 院
2014 年 3 月 27 日 遵從廣達案判決售後使用限制不能阻止權 利耗盡。但美國境外銷售取的之墨水匣不 適用專利權耗盡。
美國聯邦巡迴上訴法院 2015 年 4 月 受理依職權進行全院聯席審理(Sua Sponte Hearing En Banc)。
美國聯邦巡迴上訴法院 2016 年 2 月 12 日 受專利所保護物品於美國境外銷售情形，
不導致專利權人對該銷售物品之美國境內 專利權耗盡（Jazz 案）。專利權人若對受
303 Id. at 635-37.
304 Lexmark Int’l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619 (Fed. Cir. 2016). (en banc); Lexmark International, Inc. v. Ink Technologies Printer Supplies, LLC et al., Civil Action No.1:
10-CV-564 - Document 615 (S.D. Ohio 2014).
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專利保護物品之授權銷售情形訂立特定限 制或保留條款，則可能導致該銷售物品不 適用專利權耗盡原則（Mallinckrodt 案）。
發回地院重審。
美國聯邦最高法院 2016 年 3 月 被告上訴最高法院中
事實概要：
原告為印表機廠商大廠 Lexmark，而被告則是包含 Impression Product 在內 的二手碳粉匣競爭者。原告 Lexmark 提供消費者兩種型式之碳粉匣可選擇，其一 為原價販售之標準可重覆填充型式，另一種則以較便宜的價格販售，但僅可使用 一次，並要求消費者於使用完後僅可選擇拋棄或將空碳粉匣交給 Lexmark 及其 經銷商；同時，原告 Lexmark 於碳粉匣與印表機內皆設計相關晶片作為管理措 施，若認證不通過，則無法使用印表機，且於不同國家分別購買的印表機與碳粉 匣亦可能不相容。Impression Producty 在國外及美國境內收購 Lexmark 二手碳粉 匣，自行設計以模擬 Lexmark 執行認證程序之晶片，使已使用過之 Lexmark 碳 粉匣能夠重覆填充，並直接販賣予給消費者。原告 Lexmark 以被告違反其當初授 權禁止轉售及再利用碳粉匣的限制條款，分別於美國國際貿易委員會（下稱 ITC）
及俄亥俄州南區聯邦地方法院(下稱地方法院)對各競爭者提起訴訟及於 ITC 取得 禁制令305306。
判決要點：
地方法院承認 Mallinckrodt 案307後的判決，重申該類型的「有條件出售」不 會導致專利權人的專利權利耗盡。然而，地方院認可廣達案而否決 Mallinckrodt 案。雖然回收計劃的墨水匣被重用和轉售被售後限制，地方院認為這些售後使用
305 See In the Matter of CERTAIN TONER CARTRIDGES AND COMPONENTS THEREOF:
NOTICE OF COMMISSION FINAL DETERMINATION OF VIOLATION OF SECTION 337;
TERMINAION OF INVESTIGATION; ISSUANCEOF GENERAL EXCLUSION ORDER AND CEASE AND DESIST ORDERS, Investigation Nos. 337-TA-740 (ITC, Sept. 27, 2011).
306 Lexmark Int’l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 9-12 (Fed. Cir.
2016).
307 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed.Cir.1992).
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限制不會阻止權利耗盡，由於第一次的銷售及不受限制的授權。因此，法院駁回 關於涉及回收在美國境內的墨水匣在美國出售行為的侵權主張。至於被告在國外 銷售的墨水匣並不適用專利權利耗盡。法院認為，在 Kirtsaeng 案308中，聯邦最 高法院的判決是源於著作權法的法定條文的解釋，即 17 USC 法院的判決來源，
缺少從專利領域和權利耗盡的任何討論，因此最高法院的長期認可 Kirtsaeng 著 作權法和專利法是不能互換。聯邦地方法院最後作出 Impression Product 部分侵 權、部分未侵權之判決，雙方皆上訴至聯邦巡迴上訴法院（CAFC）。
2015 年 4 月美國聯邦巡迴上訴法院（下稱 CAFC）在全院聯席審理案試圖重 新提出對權利耗盡原則適用與解釋的討論309。本案經三位法官審理約半年，最後 由多數法官作成依職權進行全院聯席審理（Sua Sponte Hearing En Banc）之決定，
提出兩個問題，同時邀請產官學相關利害關係人提出法院之友意見書（Amicus Brief）表示意見。該問題主要核心在於：一，美國專利法走向國際耗盡與否；二，
附條件的販賣專利物能否避免專利耗盡310。其討論的議題涵蓋了包括產品的販賣 是否包含默示授權、專利法與契約法之關聯、倘若專利權人在美國外未進行專利 佈局是否與其在多個國家進行佈局會得到不同的結論、推翻判決先例可能帶來的 公共衛生疑慮、Lexmark 要求消費者僅得將使用後的碳粉匣拋棄或交由經銷商進 行後續處理之實質意涵是否與租賃行為相當、差別訂價對於生物科技產品的重要 性、法律安定性等311。正反方立場明顯有異，Impression Product 及其法院之友皆 表示產品的販賣即使專利權人喪失對該物可能主張之權利，自然無默示授權之可 能，縱使有其他契約存在，仍舊不影響專利之耗盡；美國政府認為美國專利之各 權能不可分開耗盡，惟專利權人可針對其他國家之專利進行保留，但 Impression Product 則抱持只要專利權人相同，則其於所有國家之相同專利皆耗盡。其中有
308 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013).
309 Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Products., Inc., 785 F.3d 565 (Fed.Cir.2015).
310 Lexmark Int’l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 18 (Fed. Cir. 2016).
311 美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理言詞辯論錄音檔公開於 http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1617_1022015.mp3
(http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1617_1022015.mp3) (最後瀏覽日期：
2015 年 10 月 5 日)。
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關販賣與租賃之區別，Lexmark 則以消費者可選擇拋棄為由辯解；法官能夠理解 差別訂價對於部份產業有其重要性，但似乎對於以專利作為手段之妥適性抱持著 相當保留的態度；Lexmark 提出 Jazz Photo 此一判決先例已維持十五年之久，故 不應於欠缺正當理由下將其廢棄。
聯邦巡迴上訴法院（CAFC）首先說明 1994 年美國制定 35 U.S.C. 271(a)規 範未經授權的專利物品的製造、使用、販賣之要約、販賣在美國境內「或」進口 到美國，皆屬侵害專利。因上述行為以「或」（disjunctive）表示，即該排他權是 可分的，凡其中之一行為就構成侵權312。而為了避免侵權的授權，就是要取得授 權許可313。與著作權法不同，國會並未在專利法中明訂權利耗盡原則，僅定義侵 權與排他權，只有專利權人的授權，他人才能免於侵權。當國會定義專利權的存 在及範圍，聯邦法院的工作是解釋及應用法律，並非創造一般法314。若尊重國會 的地位，權利耗盡應被解釋為 271 (a)中的無授權（without authority）。法院認為 本案需要決定的，第一，一個販賣，甚至附帶清楚傳達且未違法的拒絕授權事項 時，是否已構成該拒絕事項的法律效果。第二，當無權利賦予亦無 271(a)權利的 保留訊息傳達給買方時，在國外銷售前，境外販售是否有賦予授權的法律效果315。
基於聯邦最高法院最顯著的判決是 1938 年的 General Talking Pictures 案316， 如果 Lexmark 非專屬授權給某公司製造及販賣 Return Program 墨水匣，且買家在
312 See Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2065 (2011).
313 Lexmark Int’l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 21 (Fed. Cir. 2016).
(“The requirement of “authority” in order to avoid infringement, in its natural meaning, refers to a grant of permission.”)
314 Id. at 22-23. (“Thereafter,, the task of the federal courts is to interpret and apply statutory law, not to create common law.” Northwest Airlines, Inc. v. Transp. Workers Union of Am., 451 U.S. 77, 95 n.34 (1981); see City of Milwaukee v. Illinois, 451 U.S. 304, 315 (1981).”)
315 Id. at 23. (“We decide here (a) whether a sale, even though accompanied by a clearly communicated and otherwise-lawful denial of such authority, nonetheless has the legal effect of conferring such authority and (b) whether a foreign sale has the legal effect of conferring such authority where (as we must assume at present in this case) neither a grant nor a reservation of § 271(a) rights was communicated to the purchaser before the foreign sale.”)
316 General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co. 304 U.S. 175 (1938).
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製造商販賣時，知悉再使用或再販售該墨水匣屬於違反其限制條件，原告 Lexmark 並未耗盡專利權。法院認為，如同 Mallinckrodt 案317與後續判決，如基 於清楚溝通且合法對於售後使用及再販售的限制所進行的販賣，並不會賦予買方 及後續買家可以從事限制所排除的再使用或再販售的授權318。但法院觀察在專利 法 154 條所賦予的專利權是排他權，該排他權可以因專利、合約、反壟斷、其他 任何可以應用法律及如專利權濫用等法律而全部或部分被放棄319。法院在 Mallinckrodt 案結論，除非限制條件是違反其他法律或政策，交易雙方仍維持其 具有限制條件販售的自由，即專利權人的權利不會耗盡320。關於 Quanta 案321， 聯邦巡迴上訴法院則認為，Quanta 案並未涉及專利權人 LG 的販售，而是授權人 Intel 公司製造及販售專利物品 Chip，該被授權人販售給 Quanta 並未有任何限制。
而該案最高法院重述 LG 與 Intel 授權契約給予 Intel 一個販售專利物品的無限制 授權，因此，Quanta 案並未涉及與本案相同的議題，至少該案最高法院對於 Mallinckrodt 案或 Braun Medical 並未表示意見，對於具有限制條件的第一次販售 無論是由被授權製造商所為，或是由專利權人所為，都將保留 271 條的權利322。 法院的結論認為，最高法院長久以來的判決，專利權人可以藉由與某人（即使是 非專屬授權人）的製造與販售專利物品的安排（以清楚表示的售後行為限制）來 保留對抗下游買家的權利323。最高法院也未對專利權人或是被授權人的所為做出 區別。政府基於 Bloomer v. McQuewan 案324的見解，認為被授權人已分享專利權 人的權利，因為專利品的買家與授權人有不同法律基礎，被授權人具有獨占性325。
317 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., and Jerry A. Alexander, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
318 Lexmark Int’l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 25 (Fed. Cir. 2016).
319 Id. at 26. (‘the court observed that the patent grant of § 154 is a “right to exclude,” which “may be waived in whole or in part,” “subject to patent, contract, antitrust, and any other applicable law, as well as equitable considerations such as are reflected in the law of patent misuse.”’)
320 Id. at 28.
321 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008).
322 Lexmark Int’l v. Impression Products, Appeal, no. 2014-1617, 2014-1619, 28-31 (Fed. Cir.
2016).
323 Id. at 39.
324 Bloomer v. McQuewan 55 U.S. 539 (1852).
325 Id. at 45.
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而就本案紀錄來看，原告 Lexmark 並無任何授權被告 Impression 可使用的契約 關係。Lexmark 以較低價格但不得轉售或再利用墨水匣，亦有合法利益，讓他人 可能損害的墨水匣，並造成其品質不佳形象，此為原告 Lexmark 不能控制的，而
而就本案紀錄來看，原告 Lexmark 並無任何授權被告 Impression 可使用的契約 關係。Lexmark 以較低價格但不得轉售或再利用墨水匣，亦有合法利益，讓他人 可能損害的墨水匣，並造成其品質不佳形象，此為原告 Lexmark 不能控制的，而