第五章 專利授權契約與專利權耗盡原則
第三節 專利授權內容與權利耗盡之關係
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之權利，而僅能轉讓免於被訴之權利，故專利授權通常被視為「專利權人拋棄告 訴之權利」（waiver of the right to sue by the patentee）。真正的問題不在於形式上 的免訴條款或授權表面名稱，如任何免訴條約或授權合約間之區別僅屬形式而非 實質的，兩者皆可合理視為「授權」452。最後，聯邦巡迴上訴法院對非在其和解 合約內的專利而後來取得專利的，亦已因 Mark IV 的合法授權銷售，依法律禁反 言在默示授權原則下而專利耗盡，因實施該和解合約內的專利尚需其他尚未核准 之專利才能完成，則免訴條約範圍將及於合約簽訂後始核准之專利，即使條約中 已明示其不涵蓋其後核准之專利453。
第三節 專利授權內容與權利耗盡之關 係
第一項 專利授權契約解釋及授權談判
專利因具有一定的經濟價值，在專利權的交易型態上，依交易雙方需求或策 略上的必要而產生實務上各種的專利契約。一般常見專利契約類型可概要區分為：
專利讓與契約、專利授權契約、專利技術移轉契約、專利信託契約及專利質權設 定契約等454，分別簡要略述其定義及內涵。專利讓與契約，係當事人約定以專利 權作為交易標的，以移轉專利權之權利歸屬主體為目的所訂立之契約。專利授權 契約係專利權人未讓與專利權，但將專利實施權授與他人實施，被授權人因而支 付一定權利金作為對價。專利技術移轉契指專利技術研發成功後，專利權人保有
452 Id. at 1276. (“The real question, then, is not whether an agreement is framed in terms of a
“covenant not to sue” or a “license.” That difference is only one of form, not substance—both are properly viewed as “authorizations.”)
453 DANOLD S. CHISUM, PART I. TREATISEONTHE LAWOF PATENTABILITY, VALIDITYAND
INFRINGEMENT, CHAPTER 16 DIRECTINFRINGEMENT, 5-16 CHISUMONPATENTS §16.03, [2][a][vi], p.55 (2015).
454 陳聰富，專利契約，經濟部智慧財產局/台灣大學科技整合法律學研究所，2009 年 1 月。
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專利權，而僅移轉專利技術於他人生產、製造產品者。專利技術移轉契約經常係 於專利讓與契約或專利授權契約之中，而非構成獨立之契約。專利信託契約可分 為二類。一為專利管理信託，是指當事間約定，委託人（即專利權人）將其專利 權，移轉於受託人之名義之下，而由受託人管理專利權之契約。另一為專利擔保 信託，係指專利權人向債權人借貸融資，為擔保債權人之借款債權，而由專利權 人將專利權移轉於債權人，若專利權人在清償期屆滿前，無法清償債務時，債權 人即得就該專利權拍賣而受清償。專利質權設定契約係專利權人以專利權作為質 權標的物，而設定質權於質權人，在債務已屆清償期而未清償時，質權人得拍賣 專利權而受清償之設定行為。
本論文基於篇幅限制及權利耗盡的關聯性，僅就專利授權性質及契約內容作 一相對性的介紹及討論。探究專利授權之性質，專利權人保留專利權，不實施其 專利，而授與他人實施權，收取權利金者，為專利權之授權。又專利實施權性質 上屬於一種債權，在授權範圍內，被授權人得依法實施專利權，依約製造、生產、
銷售專利品，即專利授權人不得向實施權人主張侵害其專利權。因專利授權為一 債權關係，基於債權相對性原則，理論上被授權人不得以其與原專利權人之授權 契約對抗受讓人。然依專利法第 62 條規定455，專利授權他人實施未向專利專責 機關登記，不得對抗第三人，即對抗第三人之效力，與民法第 425 條456租賃權務 權化概念類似。類似情形如專利權人先後授與專屬授權與不同第三人時，因專屬 授權同時有排除專利權人本身的實施，授與唯一第三人的絕對實施效力，因此，
依登記對抗效力，得向他人主張享有專屬專利實施權，至於無法實施專利權之第 三人，僅得依民法規定，向專利權人主張債務不履行之損害賠償責任457。依專利
455 專利法第 62 條：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質 權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。…」
456 民法第 425 條：「出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，
其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。前項規定，於未經公證之不動產租賃契約，其期限逾五 年或未定期限者，不適用之。」
457 除依相關規定外，應就案件事實之當事人契約義務，歸屬雙方履行責任，確認違約之一
方，亦為重要。參見最高法院 86 年台上字第 3541 號民事判決；最高法院 86 年台上字第 3569 號民事判決。
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授權契約的法定權利義務的重大區別，可分為專屬授權與非專屬授權兩種，其影 響契約條款的架構與條款擬定，甚為重大。蓋專屬授權，係指被授權人在授權範 圍內，專有實施專利發明之權利。在專屬授權範圍，專利權人自己不得再實施專 利權，亦不得再對第三人重複授與同一內容之專利實施權。非專屬授權，被授權 人僅對授權人取得請求容忍實施之權利。專利授權人除授權一人實施外，並得就 同一內容之專利權，重複授與第三人，而使多數授與實施權同時存在。
專利授權契約係以專利排他權作為授權客體，但專利排他權係以專利權之存 在為前提。在專利權不存在、被撤銷或逾越專利權期限而消滅後，專利排他權當 然隨之消滅。如同租賃契約，專利授權人對被授權人應負有權利瑕疵擔保責任458。 如專利權不存在，即授權契約標的構成自始客觀不存在，則專利授權契約應為無 效459。然而，專利權如經官方審查獲准，嗣後因而撤銷專利權，在當事人間的授 權契約擬定，是否仍一概認定自始無效，仍存有相當爭議。如授權契約條款雙方 當事人均已認識及約定類似不保證專利權永久有效，或即使因舉發而判定無效，
被授權人仍否可依該契約條款違反誠信原則而無效？有最高法院認為，授權契約 非屬定型化契約，該法律行為發生債之關係，其成立要件及效力，應依當事人意 思適用解釋其法律。甚者，強勢專利授權人經常約定「擔保免除條款」，依民法 規定，權利或物之瑕疵擔保責任，得以特約排除之460。基於契約自由原則及我國 民法承認瑕疵擔保免除特別規定，仍屬有效契約。即使專利經官方審查核准後，
仍提供公眾審查的制度，其結果並非專利權人所得預料，因而契約上約定之責任 排除條款，應視實際案例的必要性，而應承認其效力461。因此，在雙方當事人最
458 專利權人應就專利授權技術合於授權契約所約定之效用及經濟利益，否則構成權利瑕
疵。類似參考民法第 423 條：「出租人應以合於所約定使用收益之租賃物，交付承租人，並應於
租賃關係存續中，保持其合於約定使用、收益之狀態。」
459 民法第 246 條：「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。但其不能情形可以除 去，而當事人訂約時並預期於不能之情形除去後為給付者，其契約仍為有效。附停止條件或始 期之契約，於條件成就或期限屆至前，不能之情形已除去者，其契約為有效。」
460 民法第 366 條：「以特約免除或限制出賣人關於權利或物之瑕疵擔保義務者，如出賣人 故意不告知其瑕疵，其特約為無效。」
461 參照最高法院 85 年台上字 162 號民事判決。
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初考量專利授權的必要性及授權條款的一致性，以符合當時或未來專利權實施所 取得的雙方經濟利益，均應詳加規範或據理力爭，而非單靠成文法條文的保護。
承上，專利授權契約條款本於雙方當事人的需求及利益，基於技術應用與市 場導向主動進行洽談；或因專利權人發現疑似侵權者而要求授權，否則將進行法 律訴訟；或因技術領先者或技術聯盟對技術標準化的產品尋求產品的授權，否則 將限制或排除該競爭廠商等。因此，專利授權契約具體條款涉及雙方的談判籌碼 及策略，尤其專利授權談判涉及專利技術、法律及商業判斷，如進一步訴訟中之 和解談判則更為複雜。專利授權談判的優劣勝敗常常決定於企業於產業競爭市場 的動態條件及經營管理的取捨，於談判中決定自己的底線與試探對方的真正底線，
最後形成妥協共識，故專利授權談判實為內外資源整合的競賽。簡單說，依參與 授權契約的當事人包含授權人及被授權人立場，可分別歸類為策略型授權人
（Strategic out-licnesor）及投機型授權人（Opportunistic out-licensor），以及技術 尋求型被授權人（Seeker of technology）及侵權型被授權人（Infringer）462。對於 策略型授權人透過專利授權創造收入，故其有負責專利授權之專責單位擔負創造 營收任務。而投機型授權人於專利授權事宜相對較為消極，其往往僅授權非攸關 性專利，或無專責單位負責專利授權收亦任務，故其進行授權，對權利金之期待 通常在符合一般產業授權慣例及實務。技術尋求型被授權人對新技術有使用之急 切需求，常希望早日結束授權談判以期早日合法使用授權專利技術。但其對技術 授權之對價及技術所能創造之收益亦極為不確定性。侵權型被授權人未經授權已 使用他人專利技術，因已在市場從事競爭，對運用生產成本及利潤率甚為明確，
對權利金支付將侵蝕其獲利，故常爭取降低權利金，甚或以各種可能性拖延權利 金支付。
對積極主動之授權人而言，藉由專利授權所創造之收益實為支持其營運發展 及創新能力的關鍵。專利權人評估自己獨家運用專利技術於生產線上而帶來高利
對積極主動之授權人而言，藉由專利授權所創造之收益實為支持其營運發展 及創新能力的關鍵。專利權人評估自己獨家運用專利技術於生產線上而帶來高利