第四章 廣達案後專利權耗盡原則國際間之比較研究
第二節 美國聯邦最高法院之廣達 v. LG 案判決分析
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第四章 廣達案後專利權耗盡原則 國際間之比較研究
第一節 概說
美國聯邦最高法院廣達與 LG 案的判決，對台灣電子產業是一個劃時代的意 義與里程碑，因為廣達電腦至今仍為全世界電腦代工產業的龍頭，而其代工模式 幾乎是代表所有台灣代工產業的典型範例，至今仍是全球電子產業最成功的代工 模式之一。如前文所提，專利權耗盡原則一詞並非新的名詞或理論，但在專利制 度的演進過程中，美國的法院的重要判決先例，其論證及適用一直為各國立法政 策及法院所引用或探討。尋求台灣法院對於權利耗盡類似的事件及相關判決，仍 存在案例不足或其裁判論證與理由顯有不足，而難以對相關事證與法律規範加以 驗證，對訴訟當事人往往難以有明確標準，以資遵循。筆者擬以廣達案對美國、
中國大陸及台灣法院之相關議題的判決影響，提出較新且重要判決作為研究分析，
並提出若干個人看法及建議。
第二節 美國聯邦最高法院之廣達 v. LG 案判決分析 292
表 4-1：Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc 案訴訟歷程
審理法院 判決日期 判決要點
北加州地方法院 2003 年 2 月 6 日 裝置專利適用專利權利耗盡原則，但在方
法專利部分並不適用專利權利耗盡及默示 授權。
北加州地方法院 2004 年 11 月 30 日 駁回 LG 專利受侵害之主張。
聯邦巡迴上訴法院 2006 年 7 月 7 日 本案無默示授權及專利權利耗盡適用。部
292 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc, 553 U.S. 617 (2008).
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分撤銷改判，部分發回審理。
聯邦最高法院 2008 年 6 月 9 日 物品涵蓋專利且唯一目的為製成專利主張
的產品，物品為專利必要部份，專利權已 耗盡。方法專利適用專利權耗盡，推翻聯 邦巡迴上訴法院見解。
事實概要：
原告 LG Electronics, Inc.（簡稱 LG）對 Intel Corporation（簡稱 Intel） 授權 一專利組合，包括本案涉及的三項 LG 專利293，該交互授權稱為「授權契約」
（License Agreement），同意 Intel 製造和銷售所有使用 LG 專利的微處理器和晶 片組（簡稱為 Intel 產品（Intel Products））。該「授權協議」授權 Intel 可以「製 造、使用、銷售(直接或間接)、提供銷售、進口或以其他方式處理」自己所生產 執行 LG 專利的產品。同時加上一段限制：「並未授予當事人下述權利由第三人 將當事人的被授權產品，與來自本協議當事人以外的其他來源的項目、元件等加 以結合，或使用、進口、提供銷售、銷售該結合產品。294」但是，該「授權契約」
又約定並未改變一般的權利耗盡（patent exhaustion）的效果，其約定為：「不論 本協議如何約定，雙方當事人均同意，當本約當事人銷售任何自己的被授權產品 時，本約均不會限制或修改專利耗盡之效果295。」此外，在另一個「主契約 （Master Agreement）中，Intel 同意會向所有他的客戶給予書面告知，其已經得到 LG 的 授權，其內容為:「確保你所購買的所有 lntel 產品，得到 LG 的授權，且不會侵
293 Id. at 621-23. 專利包含了美國專利號第 4,939,641 號專利(簡稱第’641 號專利)主要技術 為確保過期資訊不會從記憶體中被擷取之系統技術、第 5,379,379 號專利(簡稱第’379 號專利)主 要技術為確保過期資訊不會從記憶體中被擷取之系統及方法、第 5,077,733 號專利(簡稱第’733 號專利)主要技術為允許多數電腦設備交替通往系統匯流排的優先系統。
294 Id. at 622-23. (‘Relevant here, it stipulates that no license "`is granted by either party
hereto . . . to any third party for the combination by a third party of Licensed Products of either party with items, components, or the like acquired . . . from sources other than a party hereto, or for the use, import, offer for sale or sale of such combination.'")
295 Id. at 623. (“[n]otwithstanding anything to the contrary contained in this Agreement, the parties agree that nothing herein shall in any way limit or alter the effect of patent exhaustion that would otherwise apply when a party hereto sells any of its Licensed Products.”)
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害任何 LG 擁有的專利。」但該又加上一段此授權「不論以明示或暗示，均不及 於將 Intel 品結合任何非 lntel 產品所製造出來之產品。」但「主契約」也規定:「違 反本契約，並不會對專利授權造成任何影響，也不能因此終止專利授權296。」本 案的被告為廣達電腦（Quanta Computer）。廣達向 lntel 購買了微處理器與晶片組，
也收到「主契約」中的書面告知。廣達仍使用 Intel 的零件與非 Intel 的記憶體和 匯流排加以組合製造出電腦，其組合的方式被控侵害了本案系爭的三項 LG 專利。
廣達並沒有修改 Intel 的元件，而是按照 Intel 的說明書，將其元件納入自己的電 腦系統中。
LG 向廣達提起專利侵害訴訟，主張廣達將 Intel 產品與非 lntel 的記憶體與 匯流排結合侵害了 LG 專利。地方法院以即決判決判定廣達勝訴，認為基於專利 耗盡原則，既然 LG 已經授權給 lntel，對於 Intel 產品的合法購買者，均已喪失 了提起侵權訴訟之權利。地方法院也認為，雖然 Intel 產品尚未完全執行系爭方 法專利，但因為不存在合理的非侵權用途（have no reasonable noninfringing use）， 因此其合法之銷售(authorized sale)，也已經讓專利權利耗盡。不過，地方法院後 來又修改其判決，認為權利耗盡原則僅適用於設備或組合物專利（apparatus or composition-of-matter），而不適用於程序或方法專利。因為 LG 專利包含了方法 專利，所以本案不適用權利耗盡。LG 上訴後，聯邦巡迴上訴法院同意，權利耗 盡原則不適用於方法專利。其認為之所以本案中不適用權利耗盡原則，是因為 LG 並沒授權 Intel 銷售 lntel 產品給廣達讓其與非 Intel 產品結合297。
判決要點：
本案上訴至聯邦最高法院，聯邦最高法院判定重要理由及結果如下：
長久以來專利耗盡原則為一旦專利產品經合法銷售（authorized sale）後，將使 該產品終止所有專利權行使。聯邦最高法院最近權利耗盡問題，乃是 1942 年的
296 Id. at 623. (“The Master Agreement also provides that "`a breach of this Agreement shall have no effect on and shall not be grounds for termination of the Patent License.”)
297 Id. at 623-24.
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United States v.Univis Lens Co.案298。該案之專利權人 Univis 鏡片公司，其擁有 眼鏡鏡片的專利，其授權購買者可以將不同的鏡片部分結合，創造出一個雙光 鏡片或三光鏡片，製造出鏡片毛胚（lens blanks），然後依其約定的價格，銷售 給其他 Univis 的批發商。批發商被授權可以將該鏡片毛胚研磨成受專利保護的 鏡片完成品，然後以固定價格銷售給 Univis 授權的眼鏡零售店。最後，眼鏡零 售店可再將鏡片細磨，以固定的價格賣給消費者。美國政府以反托拉斯法中的 薛曼法（Sheman Act）控告 Univi 違法限制交易。Univis 則主張其擁有的專利 權，可作為反托拉斯訴訟的抗辯。聯邦最高法院認定，Univis 對鏡片完成品的 專利，乃由批發商與眼鏡零售店所構成實施，但認為銷售該鏡片毛胚已經耗盡 了鏡片完成品的專利299。聯邦最高法院認為，從 United States v. Univis Lens Co.
案可得知，當銷售一個未完成品時，如已足以體現(sufficiently)受專利保護發明 的必要特徵（embodies essential features），就算沒有完全實施該專利，其唯一且 設定的用途（only and intended use）為專利物，此時也應該適用專利權耗盡原 則300。
LG 主張本案涉及方法專利，所以不適用耗盡原則。但最高法院不認為從過 去的判例中可以支持該結論。雖然方法專利的銷售方式與物品和設備專利不同，
但是方法仍然會「體現於」（embodied）產品中，而銷售該產品仍會耗盡該專利。
若將方法專利排除於耗盡原則的適用，將會嚴重淘空耗盡原則，因為專利權人只 要想辦法在撰寫請求項時，盡量寫成方法專利而非設備專利，就可試圖避免耗盡 原則的適用。如依 LG 的主張，任何購買該合法授權之電腦零件的下游買家，卻 仍然可能構成專利侵害。此將違反長久以來建立的耗盡原則301。
298 United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).
299 Id. at 248-49.
300 QUANTA COMPUTER, INC. v. LG ELECTRONICS, INC, 553 U.S. 627-28 (2008). (“In sum, the Court concluded that the traditional bar on patent restrictions following the sale of an item applies when the item sufficiently embodies the patent — even if it does not completely practice the patent — such that its only and intended use is to be finished under the terms of the patent.”)
301 Id. at 628-30.
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本案中的「Intel 產品」在尚未與其他記憶體與匯流排結合前，是否體現該專 利而啟動（trigger）權利耗盡原則？聯邦最高法院認為，「Intel 產品」已經體現了 系爭專利。本案與 Univis 案一樣，由於鏡片毛胚的唯一合理且設定的用途，就是 要執行該專利，且該鏡片毛胚已經體現了受專利保護發明之必要特徵，所以啟動 了權利耗盡。最高法院認為，本案中 Intel 銷售給廣達的微處理器與晶片組，其 擁有與 Univis 案中的鏡片毛胚相同的特徵。一為廣達主張，除了將「Intel 產品」
結合進入電腦系統內而執行 LG 的專利，不存在其他合理的用途：因為微處理器 與晶片組一定要與記憶體與匯流排結合才能作用。就如同 Univis 案一樣，Intel 將 產品銷售給廣達的唯一明顯目的，就是要讓廣達將「Intel 產品」結合於會執行該 專利的電腦中。其二，「Intel 產品」與 Univis 案的鏡片毛胚一樣，構成了受專利 保護的主要部分。但尚未完全執行該專利。要執行該專利所剩下的唯一必要步驟，
就是應用普通程序或增加標準部分。因此，系爭專利例的所有發明成分均已體現 於「Intel 產品」中302。
LG 認為，本案中並沒有合法授權的銷售，因為「授權契約」並並沒有同意 Intel 銷售其產品與非 lntel 產品結合去執行 LG 的專利。但聯邦最高法院認為「授 權契約」並沒有限制 Intel 不能銷售給想要將其產品與非 lntel 產品結合的購買者。
雖然，LG 確實要求 lntel 須告知其客戶，LGE 並沒有授權這些客戶執行其專利，
但是，本案中並沒有任何當事人主張，Intel 違反該契約中的約定。LG 主張，「授 權契約」明確地告知並未授予第三人將被授權產品與其他產品結合以執行該專利 的權利。不過，本案中第三人是否得到默示授權（implied licenses）並不重要，
因為廣達所主張執行該專利的權利，並非來自默示授權，而是因為權利耗盡。而 本案之所以適用權利耗盡，是因為 Intel 得到授權銷售執 LG 專利的產品。另外，
LG 主張專利權利耗盡並不適用於售後限制（post-sale restrictions）。但聯邦最高
LG 主張專利權利耗盡並不適用於售後限制（post-sale restrictions）。但聯邦最高