第五章 專利授權契約與專利權耗盡原則
第四節 契約自由原則與專利權耗盡原則之衝突與調和
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或仲裁條款之上490。但在我國得交付仲裁之爭議，以依法得和解者為限491。基於 專利糾紛迅速解決需求、糾紛常涉及複雜的法律與科技專業問題、程序進行常需 彈性、以及紛爭解決之保密需求等因素考量，專利利紛爭亦可考慮以仲裁之方式 解決。不過，專利權之授與及撤銷等攸關權利存否事項，在我國制度設計上交由 公權力判斷，從而專利糾紛以仲裁方式解決有其特殊性及侷限。當專利授權契約 未涉及公權力判斷事項，例如權利金計算爭議、被授權人是否遲延繳交權利金應 而負擔遲延利息、被授權權產品定義爭議、締約之一終止契約是否合法等，自與 一般普通仲裁事件無異492。但當專利契約紛爭，包含了對專利權有效與否之爭議，
甚至對專利權人是否為真正權利人產生質疑時，仲裁庭作出判斷對主管機關並無 拘束力，因而產生有關智慧財產權尤其專利權及商標權爭議事件「仲裁容許性」
之檢討493。不論是訴訟或仲裁解決紛爭皆涉及裁判地點的選擇。就此點可評估授 權當事人間糾紛可能性、何方主動提出訴訟機會較高、訟爭複雜程度、裁判地法 規熟悉程度作為決定依據。
第四節 契約自由原則與專利權耗盡原
490 仲裁法第 3 條：「當事人間之契約訂有仲裁條款者，該條款之效力，應獨立認定；其契 約縱不成立、無效或經撤銷、解除、終止，不影響仲裁條款之效力。」參見註 479，頁 127-133。
491 仲裁法第 1 條：「有關現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由仲裁人一人 或單數之數人成立仲裁庭仲裁之。前項爭議，以依法得和解者為限。仲裁協議，應以書面為。
當事人間之文書、證券、信函、電傳、電報或其他類似方式之通訊，足認有仲裁合意者，視為
仲裁協議成立。」，第 2 條：「約定應付仲裁之協議，非關於一定之法律關係，及由該法律關係
所生之爭議而為者，不生效力。」
492 同註 462，頁 36-39。
493 對專利仲裁容許性之檢討及因應最具代表者為美國於 1982 年年提出並於次年經國會批 准之專利法第 294 條修正。認為專利仲裁得改進專利制度並激勵創新，並列疏解聯邦積案之 弊。依修正新法，契約涉及專利或專利之任何權益者，當事人得約定將一切與專利有效性及專 利侵權相關爭議提付仲裁。對於現在既存與專利有效性及專利相關議題，當事人若無此約定，
亦得以書面協議經爭議交付仲裁。詳見徐盛國，由美國智慧權仲裁法治發展論我國仲裁法於智 慧財產權紛爭之侷限，智慧財產權月刊，第 14 期，頁 64-78，2000 年 2 月。
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則之衝突與調和
第一項 契約自由原則之概念
關於契約自由原則在實現智慧財產權經濟價值上之運用，大致上可分別從三 個層面探討之：行使權利的主體、受支配的交易客體、及契約本身的定性494。由 權利行使的主體觀之，可分為專利權人自己實施或交由他人實施兩大類。在產業 或專業性的分工日益區別化下，將專利權交由他人實施的情形更加普遍且更有效 益化。由他人實施智慧財產權之情形，原權利人與實施人之間會仍須有一定之法 律關係，該關係可由法律所規定、例如強制授權或法定授權，但最常見者則為當 事人間以締結契約之方式，讓實施人取得實施之權利，當然，其前提必須是承認
「私法自治」為憲法所保障之基本人權之一495。蓋「契約自由原則」為私法自治 中最重要之一部份，若不承認人民就其與他人間之私的法律關係，在一定之範圍 內得透過法律行為依自己之意思自由形成，自無契約自由之可言。就交易客體觀 之，若肯定人民有「私法自治」之權利，則在「契約自由原則」之下，人民以締 結契約之方式將自己之智慧財產權交由他人實施時，對於訂約之對象、契約之內 容及方式等、皆可享有相當大之自主決定權，特別是在契約之內容上，權利人原 則上可以自由決定是否要將其權利賣斷給他人，或者不願意賣斷而只是同意他人 使用一段期間，或者只是將權利之一部份交由他人實施。而以智慧財權為客體之 交易中，基本上依權利人否移轉其權利，可以分為「純粹債權性質」及「含有處 分性質之契約」兩大類。前者係指權利人與相對人僅訂立具有債權效力契約，而 不移轉其權利給對方，是以依該債權契約，相對人並不取得任何足以對抗第三人 之權利，而而僅得要求權利人容忍其實施該權利。至於移轉權利之處分性質契約，
則依其移轉讓與之方式，又可分為「無限制讓與」契約及「限制讓與」契約兩種
494 謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，臺大法學論叢，第
23 卷第 1 期，頁 312-315，1993 年 12 月。
495 憲法第 22 條：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保 障。」
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496。前者係指權利人將其權利移轉讓與他人，原權利人於移轉讓與其權利後，即 喪失其權利，由受讓人取得權利人之地位。後者係指指權利人將其權利依權利之 內容、依時間或依地區等限制條件，移轉讓與他人，之後受讓人取得權利之原因 消滅後，其所取得之權利即自動回歸到原權利人。最後就契約本身定位觀之，與 智慧財產之實施有關之契約中，以智慧財產權之授權契約在實務上最為普遍，也 最為重要。如果權利人欠缺自行實施之能力，且又不願將權利賣斷給他人，則將 其權利授權他人實施而坐收報酬金(或稱權利金)，乃成為權利人取得經濟利益之 最佳方法。在智慧財產權之領域，不論是專利、商標、著作作權或專門技術，均 涉及授權契約之問題。在專利或專門技術方面，由於涉及技術之創新，其授權實 施之契約不僅對權利人重要，對被授權實施者之一方更具有特殊之意義，蓋其透 過授權契約而取得新技術，可使其在技術上立即有所突破而在同業之競爭中取得 領先之地位，且可節省研究發展上所需的金錢、人力及時間，避免研發上之風險，
一舉數得。在國際上，國際間之授權契約亦具有相當重要之地位，此種情形通常 企業所考慮者為成本之問題，例如國外之勞工或原料較為低廉，或者考慮為迴避 某一國家之進口限制，在實務上，其出發點較純粹之國內授權更為複雜497。
基於契約自由原則，原則上在不違背法律強行規定之情形下，當事人可自行 擬定契約內容而無限制。而早在羅馬時期之交易行為之法律關係，即以當事人間 的自由意思為基礎而成為契約制度的重要一環，契約之架構被契約自由原則所主 導。我國學者認為，在近代私法發展過程中，契約自由、所有權絕對及過失責任 被稱為近代私法三大原則498。然而，隨著專利授權活動發展，許多授權時應特別 留意之事項，已逐漸累積發展成契約中不可或缺之典型條款，但即便如此，契約 的擬定與設計不可脫離背後的契約目的，應視個案需要與適時擬定適當條款，切
496 可參見我國專利法相關條文規定，如第 6 條、第 13 條、第 62 條、第 64 條、第 65 條 等。參見註 494，頁 313。
497 同註 403；Chhavi Bhandari, A Systematic Approach to a Successful Patent Licensing Program, December 15, 2015, available at http://www.ipwatchdog.com/2015/12/15/systematic-approach-to-a-successful-patent-licensing-program/id=63775/ (last visited March 15,2016).
498 姚志明，同註 433，頁 19-20。
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勿僅仰賴標準契約範本。例如在美國法體系精神在於法律沒有禁止的，都可以做。
因此，授權人與被授權人所需負擔之義務或責任，必須法律有所明文規定為原則。
因此，基於契約自由原則，兩造進行授權的商業活動，關於兩造在該項授權活動 中的權利義務，均規範在其授權契約中。既然授權契約是在規範契約當事人的權 利義務關係，若授權契約申並未明文約定授權人有何擔保或賠償義務，授權人即 無須負擔該等義務，更不必契約中有「明文」規定授權人「不必」負擔該義務。
反之，若被授權人希望授權人能負擔保義務，則需將授權人的此項擔保義務「明 文」約定於授權契約中，始對授權人有拘束效力。授權條款之效力之認定上，在 契約自由原則之下，授權人可以自由約定任何條款，只要被授權人願意接受，原 則上該條款均具有效力；而被授權人是否願意接受，則取決於雙方的談判地位及 籌碼。僅有在極端例外之情況，才會使授權人應負責任，如授權人明知該專利是 無效的、授權人有詐欺行為、授權人違反競爭法等499。
第二項 契約自由原則與專利權利耗盡原則之互動
所謂私法自治，指個人得依其意思形成其私法上權利義務關係500。我民法於 眾多條文明定當事人得依其意思排除法律規定，當事人得自主決定創造其相互間 的私法關係。私法自治原則普遍表現各種制度之上，然而最主要者乃屬契約自由。
契約自由指當事人得依其意思之合致，締結契約而取得權利，負擔義務501。私法 自治原則適用於一切私法關係，但其主要功能表現在財產交易方面。其作用在於 保障經濟活動的運作，不受國家的統制或支配，而是經由個人意思決定所體現的 自由競爭502。然而，私法自治在現代市場經濟的機能得以發揮，須以當事人的自
499 吳雅貞，同註 391，頁 79。
500 同註 145，頁 264。
501 契約自由原則基本內容可包括：1.締結自由，即締結契約與否由當事人自由決定。2.相 對人自由，即與何人締結契約，由當事人自由選擇決定。3.內容自由，即契約的內容，由當事 人自由決定。4 方式自由，即契約原則上僅依意思合致即可成立，不以踐行一定方式為必要。
501 契約自由原則基本內容可包括：1.締結自由，即締結契約與否由當事人自由決定。2.相 對人自由，即與何人締結契約，由當事人自由選擇決定。3.內容自由，即契約的內容，由當事 人自由決定。4 方式自由，即契約原則上僅依意思合致即可成立，不以踐行一定方式為必要。