第三章 專利權耗盡原則之理論與發展
第四節 附條件銷售或授權與銷售後之限制之區別
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開發的國家，其生產成本逐漸升高，因此事業往往逐漸放棄勞力密集的產業，而 著重於技術密集的產業，或者採取國際分工的作法，將工廠或生產線移往原料、
勞力均較為低廉的開發中國家。以往國際貿易中強調產品市場以及市場占有率的 觀念，對於已開發國家的事業已經逐漸改變，最重要的反而是技術市場甚至專利 市場的掌握，誰能夠取得關鍵性的技術與專利，就能在國際競爭中取得有利的地 位。儘管智慧財產權的保護有其產發展上的意義，然而不可否認的，智慧財產權 所具有的法律上獨占排他的效力，在本質上似乎與自由競精神不符，而且於權利 行使時，如有不當亦會對競爭秩序造成影響。智慧財產權制度除對自由競爭的影 響外，更重要的應該是智慧財產權的行使上產生的問題。因為擁有智慧財產權者 原本在競爭中就占有較為優勢的地位，如果其進而濫用該優勢地位171，或以不正 當的方法從授權關係中或市場上獲取超出法律原本所欲保護範圍以外的利益，就 會造成不公平競爭的現象，而對正常的競爭秩序造成影響。如近年高通對無線通 訊專利技術的主張，在各國引起反壟斷調查，尤其 2013 年中國大陸當局處以 60.88 億元罰款，附帶限制其改善行為172。基本上智慧財產權權人在其受保護的 範圍內行使其權利，並無問題，然而如果超出既範圍，或是以不正當的方法行使 權利，仍然應該受到競爭秩序的規範，因為這種情形顯然已經超出法律保護智慧 財產權的目的。
第四節 附條件銷售或授權與銷售後之
171 尤其指專利濫用(patent misuse)，係源自美國於 1952 年依實務的專利濫用理論於專利法 增訂第 271 條(d)項(1)-(3)款，並於 1988 年美國通過專利濫用改革法案，並於同項(4)、(5)款，
亦即被認定濫用專利，雖專利權有效，但不得行使其法律效果，參見註 160，頁 60-62。一般專 利濫用可分為兩類：一為專利權人行使權利的行為牴觸法律規定，但不具有限制市場競爭效 果；另一為具有限制競爭效果。知識產權行使行為本身不在反壟斷法的適用規範上，但經營者 若超出法律允許範圍行使知識產權以排除或限制競爭，則落入該法的範疇，參見王文杰，中國 專利權濫用之法律適用分析，全國律師，12 卷 10 期，頁 50-52，2008 年 10 月。
172 高通壟斷行為，中國發改委罰款 61 億人民幣且授權金以手機批價 65%計，科技產業資 訊室，2015 年 2 月 11 日，http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10707，最後瀏覽日 期：2018 年 8 月 7 日。
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限制之區別
第一項 附條件銷售或授權（conditional sale or license）
附條件之專利授權及銷售之概念可溯及最高法院 1873 年之 Mitchell v.
Hawley 案例173。本案中專利權人 Taylor 授權 Bayley「製造、使用」一受專利保 護機器，但保留授權 Bayley「銷售」該機器之權利，且明示該授權不得越過該專 利原始有效期限。美國聯邦最高法院認為，通常無人可出賣個人資產或轉讓一有 效權利，除非其自身即為權利所有人或所有人之合法代表人，故於本案該專利延 長期間，專利受讓人 Mitchell 有權禁止買方 Hawley 使用該專利機器，因被授權 人 Bayley 從未被授予出賣該專利機器之權利，亦即彼授權人 Bayley 逾越授權範 圍而阻斷權利耗盡原則之適用。本案明確支持專利權人或其權利受讓人得就買受 人在購買專利產品購買後之使用予以設限，即附條件（conditional）之銷售或授 權。美國聯邦最高法院於 Bloomer v. Millinger 案例中174，首先強調，權利耗盡須 以專利權人之首次銷售或授權行為未附條件（unconditional）為前提，否則即可 能阻卻權利耗盡原則之通用。美國聯邦最高法院認為，就受專利保護之機器而言，
當專利權人自行製造機器並於未附任何條件下銷售該機器，或未附條件下授權他 人製造、銷售並遞交該機器或製造、使用及操作該機器，且已取得該專利相關報 酬，則該專利權人已拋棄其排他權，而不得自該已銷售機器或已授權他人製造及 操作之機器收取利益。
173 Mitchell v. Hawley, 83 U.S. 544 (1872).
174 Bloomer v. Millinger, 68 U.S. 340, 350 (1863) (“when a patentee has himself constructed the machine and sold it, or authorized another to construct and sell it, or to construct and use and operate it, and the consideration has been paid to him for the right, he has then to that extent parted with his monopoly, and ceased to have any interest whatever in the machine so sold or so authorized to be constructed and operated. Where such circumstances appear, the owner of the machine, whether he built it or purchased it, if he has also acquired the right to use and operate it during the lifetime of the patent, may continue to use it until it is worn out, in spite of any and every extension subsequently obtained by the patentee or his assigns.”)
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於 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co 案例中175，Motion Picture Patents（下簡稱 MPP）擁有動畫圖片投影機進片機構之專利，其授權製造 商 Precision Machine Company 製造銷售投影機，但附帶條件為該投影機僅得搭 配同樣經 MPP 授權之投影片使用。MMP 其後對該投影機之一買受人及另一投 影片製造商 Universal Film Mfg 提起專利侵權訴訟。然最高法院認為，該投影片 並非系爭專利發明之任何部分，此一限制係屬無效。後續 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.案例中176，美國電信及電話公司（American Telegraph
& Telephone Co., 簡稱 AT&T），擁頁數件具真空管放大器專利、該等專利可應用 於不同技術領域。AT&T 保留在商業領域（即電影劇院設備）之製造銷售權，並 授權 American Transformer Company （簡稱 ATC）製造並銷售僅限於 AT&T 子 公司使用之放大器。General Talking Pictures（簡稱 GTP）違反 AT&T 與 ATC 授 權條款而仍租予電影劇劇院。美國聯邦最高法院認為，專利權人有權在與專利排 他權利特定條件下，授權他人製造、使用、銷售等行為，並可授權他人在所有領 域使用或限制在定義內使用177。到了 2005 年 Arizona Cartridge Remanufatures Association v. Lexmark International Inc.案件中178，被告 Lexmark 公司要求顧客同 意返還使用後之專利印表機墨水匣，而相對提供 20%之售價折扣。美國聯邦巡迴 上訴法院認為認為 Lexmark 公司在產品銷售說明上就上述買賣雙方權利義務業 已清楚標示，顧客亦有櫂選擇不接受該優惠折扣方案而以一般價格購買，故認定 Lexmark 公司與顧客間之上述約定確屬有效而支持地院見解。到近年於 2008 年 Quanta Compurter, Inc. v. LG Electronics, Inc.案例中179，美國聯邦最高法院最後推 翻聯邦巡迴上訴法院的判決，指出 Intel 與 LGE 合約中，未有任何條款限制 Intel
175 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).
176 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. 304 U.S. 175 (1938).
177 Id. at 181. (“Patent owners may grant licenses extending to all uses or limited to use in a
defined field…. Unquestionably, the owner of a patent may grant licenses to manufacture, use, or sell upon conditions not inconsistent with the scope of the monopoly.”)
178 Arizona Cartridge Remanufatures Association v. Lexmark International Inc., 421 F.3d 981 (9th Cir. 2005).
179 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 553 U.S. 617 (2008).
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銷售其微處理器予企圖將該處理器與非 Intel 零件共同組合之買方，Intel 自然享 有廣泛權利製造、使用、銷售免於 LGE 專利侵權控訴之產品。LGE 雖強調授權 合約中已刻意排除任何授權將授權產品與其他零件組合之第三人，然第三人是否 取得默示授權與本案無關，因本案中 Quanta 主張其實施系爭專利之合法權源係 來自權利耗盡而非默示授權180。
第二項 銷售後之限制（post-sale restriction）
雖然專利權的權利應不及於合法販售後之專利產品購買者之後續使用，但如 專利權人在販售時明確設定條件，或透過買賣契約或授權契約方式，或於商品包 裝或說明書中標示對產品購買者之使用行為設定限制條件，此屬於販售後使用限 制。但此種專利商品販售後的使用限制的適法性及效力為何？在學者及實務上仍 存在許多爭議，值得進一步探討及釐清。
首先涉及一根本而重要的問題，權利耗盡是否可由當事人以契約約定排除之？
因如當事人之約定可能造成第三人無從知悉該約定條款的前提下，而對交易市場 安全造成重大影響，各國多採第一次銷售理論規定皆作為強制規定，不容許以約 定排除之181。另有學者持類似看法，德國學者 Josef Kohler 提出的保護權用盡或 耗盡理論，其源自於「利用方式關聯說」，即物品的合法製造應發生免除專利權 保護之效力。其非根據權利人之默示授權實施而是基於強行法本身，不得由專利
180 Id. at 18. (“Nothing in the License Agreement limited Intel’s ability to sell its products practicing the LGE Patents. Intel’s authorized sale to Quanta thus took its products outside the scope of the patent monopoly…Nothing in the License Agreement restricts Intel’s right to sell its
microprocessors and chipsets to purchasers who intend to combine them with non-Intel parts. It broadly permits Intel to “ ‘make, use, [or] sell’ ” products free of LGE’s patent claims. …LGE points out that the License Agreement specifically disclaimed any license to third parties to practice the patents by combining licensed products with other components. Brief for Petitioners 8. But the question whether third parties received implied licenses is irrelevant because Quanta asserts its right to practice the patents based not on implied license but on exhaustion. And exhaustion turns only on Intel’s own license to sell products practicing the LGE Patents.)
181 謝銘洋，同註 14，頁 268。
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權人或被授權人以法律行為排除或限制該免除專利權保護之效力182。另有學者進 一步提出權利耗盡原則乃建構於「對價平衡」之法理基礎183之見解，應就個案之 事實與適用要件加以區別，而非以強行法概念一概而論。由「對價平衡」法理所 推導出的構成要件可分為三要件：合法專利物、經專利權人同意之第一次市場行 為、合法專利物之核心價值與製程之經濟必要性184。依此，若經專利權人同意的 合法專利物第一次市場行為，其所產生的報酬與同意範圍構成利益均衡狀態時，
則此專利權利耗盡原則應為強制規定，任何當事人間之契約保留法定排他權之條 款當屬無效，亦即對權利耗盡之效力不生拘束力。反之，若合法專利物使用限於 特定範圍及樣態，且同意範圍與授權對價為均衡條件時，契約當事人間授權條款 限制第一市場行為之同意範圍，應屬有效條款，應有限縮權利耗盡原則之效力。
然而，以當事人授權當時之立場與內外條件，如何判斷第一次市場行為的同意範 圍與報酬是為利益均衡狀態，不無存在爭議與實務上的困難度。依筆者參與專利 授權計畫之實務心得，雖然可探究專利權人的專利授權之訂價與管理政策、市場
然而，以當事人授權當時之立場與內外條件，如何判斷第一次市場行為的同意範 圍與報酬是為利益均衡狀態，不無存在爭議與實務上的困難度。依筆者參與專利 授權計畫之實務心得，雖然可探究專利權人的專利授權之訂價與管理政策、市場