第六章 資訊代工產業之因應策略與影響
第三節 廣達案判決後
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8.客戶後端服務模式523
圖 6-8： 客戶後端服務代工模式及授權關係示意圖（本文整理繪製）
代工事實概述：
本代工模式屬於 OEM/ODM 代工模式延伸的後續維修服務。可分為代工廠 商與品牌廠商訂定維修契約或非代工客戶的產品。
代工議題與權利耗盡案例適用討論：
本代工模式主要涉及產品維修或更換零組件，與專利權利耗盡的合法修理、
類似修理合法、違法再製的態案例有關，如類似前述 EMS 代工模式中的維修服 務樣態，於此不再重述。
第三節 廣達案判決後
第一項 各國重要判決案例與代工模式關係
本節擬以廣達案後，經初步判斷及篩選出與專利權耗盡有關的各國重要判決，
並以本論文第四章所整理及分析的重要判決作為基礎，進一步探討廣達案對美國
523 參見註 31、50。
Repair Repair
品牌廠商：
品牌產品
專利權人 OEM/ODM
代工廠
Sell Sell 購買者
License
OEM/ODM 代工廠 購買者：非 品牌廠產品
Contract
License
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美國 1.Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. (2008) Type:四、五 美國 2.Lexmark International v. Impression Products (2016) Type:五、八 美國 3.Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co.
(2015)
Type:四、五 美國 4.High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc. (2016) Type:四、五 中國大陸 5.河南維雪啤酒集團 v.黑加侖公司（河南省高級人民法
1.Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc(2008)案例：
適用權利耗盡類型：四、使用或販賣專利物之主要元件、五、販賣附條件販 以體現(sufficiently)受專利保護發明的必要特徵（embodies essential features），
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就算沒有完全實施該專利，其唯一且設定的用途（only and intended use）算是 完成，此時也應該適用專利權耗盡原則。
b. 方法仍然會「體現於」（embodied）產品中，而銷售該產品仍會耗盡該專利。
c. 聯邦最高法院認為 LG「授權契約」並沒有限制 Intel 不能銷售給想要將其產 品與非 lntel 產品結合的購買者。雖然，LG 確實要求 lntel 須告知其客戶，LGE 並沒有授權這些客戶執行其專利，但是，本案中並沒有任何當事人主張，Intel 違反該契約中的約定。
2.Lexmark Int’l v. Impression Products(2016)案例
適用權利耗盡類型：五、附條件販售、售後限制、八、國內或國際耗盡。
判決要點及分析：此案從聯邦 CAFC 全院聯席受理而得到矚目，並在判決結 果再次確認 Jazz Photo 案對於美國僅適用國內耗盡原則及 Mallinckrodt 案對於授 權契約與交易契約的契約自由法理原則。
a. 當 US 專利權人境外販售專利品時，可能以明示或從當時情況是為默許方式，
給予買方進口該物品到美國並可境內販售即使用的許可，因而不構成侵權。
但法院認為，在 Jazz Photo 案確認並無法律規定，將 US 權利藉由專利權人或 其被授權人的境外販售而放棄掉。
b. 聯邦最高法院在 Kirtsaeng 案並未對 Jazz Photo 案的權利無耗盡的見解有所改 變，法院認知著作權法與專利法法制是有區別的。
c. 基於法律授予專利權及權利耗盡長久的認知基礎、最高法院判決、國會制定 的專利法並未處理國外銷售的專利權耗盡。在專利法 154(a)(1)，271(a)明確定 義市場報酬是在美國市場報酬，專利權人不能合理的從境外販售被視為已取 得報酬，而權利耗盡是取得美國報酬的關鍵。
d. 基於清楚溝通且合法對於售後使用及再販售的限制所進行的販賣，並不會賦 予買方及後續買家可以從事限制所排除的再使用或再販售的授權。
e. 在 Mallinckrodt 案結論，除非限制條件是違反其他法律或政策，交易雙方仍 維持其具有限制條件販售的自由，即專利權人的權利不會耗盡。
f. 最高法院重述 LG 與 Intel 授權契約給予 Intel 一個販售專利物品的無限制授 權。
3.Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co.(2015)案例
適用權利耗盡類型：四、使用或販賣專利物之主要元件、五、附條件販售、
售後限制。
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判決要點及分析：本案引用廣達案的「方法權利項」也可能被「設備權利項」
所實現而權利耗盡的法理原則，但進一步確認其判斷標準及兩者實質技術的異同。
a. 原告僅授權其專利組合給在美國銷售的手機製造商，但授權契約拒絕授權給 內容提供商並保留原告對其主張專利權的權利。
b. 一個發明推定可分別授予專利的兩項不同專利範圍。被告抗辯依據相互效用 增強，可以使第一組授權專利範圍終止專利權人對第二組專利範圍的主張，
權利耗盡原則從未被適用在這些情況。
c. 法院提出廣達案，依據 Univs 案，該物品授權銷售是否觸發方法權利項的耗 盡，如果該物品實質體現了該方法權利項(substantially embodied the claimed method) ， 且 是 否 被 銷 售 物 品 沒 有 合 理 非 侵 權 用 途 (had no reasonable noninfringing use)，及包含該方法專利項的所有創新要點(inventive aspects)。
d. 內容權利項不必然使用到手機權利項的創新特徵。因此，手機權利項的權利 耗盡不當然導致內容權利項的權利耗盡。
4.High Point SARL v. T-Mobile USA, Inc., App.(2016)案例
適用權利耗盡類型：四、使用或販賣專利物之主要元件、五、附條件販售、
售後限制。
判決要點及分析：本案提出公司組織的改變與授權契約的解釋及適用，值得 實務界重視。而再次引用廣達案的必要技術特徵的體現，已足以耗盡專利權，對 於無條件的銷售專利物，也必然會耗盡專利權原則而無例外。
a. 公司組織改變或重整，子公司是否繼受母公司對第三人的授權契約或再授權，
與公司組織重整目的有關，且應可溯及既往。
b. 對專利權耗盡原理的闡述，引用廣達案 即第一次的專利物授權銷售會終止專 利權對該物的主張權利，以無條件的銷售該專利物會耗盡專利權人對之後購 買者使用該物的控制力，因為專利權人以交換取得該專利物的對價。如有限 制或禁止，應以明確條款排除。
c. 該授權設備已實質體現所有系爭專利範圍的具創新的元件，故已構成權利耗 盡。
5.河南維雪啤酒集團 v. 黑加侖公司（河南省高級人民法院(2010)豫法民三終 字第 85 號）案例
適用權利耗盡類型：三、違法再製。