菸品商標爭議案事證及判斷因素之變化

T0272247 T0272248 T0272284

(外文

T0353139 T0353171 T0367809

(審查：誤認商 品性質為比賽 得獎商品)

T0377215 T0377219 T0377226

(資料來源：智慧財產局商標布林檢索；商標核駁審定書；圖表筆者自製)

第四節 菸品商標爭議案事證及判斷因素之變化

觀察 2007 年 7 月 11 日修正公布之《菸害防制法》，於 2009 年 1 月 11 日施行 後之商標爭議案件情形，2009 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日經智慧局處分公告 之菸品類商標爭議案件共計 93 件，異議案及評定案占 67 件，廢止案為 26 件。經

分析發現，異議及評定爭議案件所呈現之變化有：因《菸草控制框架公約》及國 內外各國政府對菸品包裝、標示，不得使用淡菸、低焦油、柔和等誤導性描述詞 語之規定，使菸草業者對於得作為商標文字之字詞選擇性減少，在選用字詞上除 更為謹慎外，關於字詞是否具有相關說明、強調其功能或不具識別性等，亦逐漸 成為近年來商標爭議焦點；《菸害防制法》對菸草廣告、促銷和贊助之限制、禁止，

大幅限縮菸草業者之商標使用，影響了爭議案中有關商標是否著名、是否較為消 費者所熟悉之證據資料的提出；另外，在綜合性判斷系爭商標有無混淆誤認之虞，

亦因為菸品交易型態之特殊性，影響各因素之間的互動考量。

第一項 爭議焦點的轉移

檢視商標爭議案件爭執內容，除長久以來以兩造商標近似與否、是否有致相 關消費者混淆誤認之虞，涉及他人權益衝突相對事由之外，近年來增加對商標文 字是否為說明性、不具識別性之爭議。在「圖表 10」之中台異字第 G01010432、

G01010391、G01010211、G01020848 號商標爭議案類型中，得見菸商推出濾嘴內含 有特殊口味膠囊之菸品，使消費者於吸食時得選擇是否要將膠囊口味釋出，例如 薄荷口味，使吸菸得享清涼、涼爽感覺。菸商為推銷新產品特性，除使用前面第 三章第四節第三、四項摘錄之行政函釋、法院判決中所提及之廣告用語外，在商 標設計上或商業交易使用上，亦盡量選用隱喻之字詞來形容「釋出膠囊口味」。惟 該等詞彙與一般日常用品使用之直接明顯說明性文字有所不同，其是否已為菸品 業界普遍使用，各國認定不一，且識別性之有無判斷，以國內相關消費者認知為 準，因此，實務審查，皆認為該等文字尚需要消費者運用一定程度之想像、思考、

感受或推理，才能領會標識與菸品間之關聯性，並非直接明顯之說明文字，應具 識別性。且依該等字詞組合之文義解釋，以「CLICK SWITCH REFRESH」為例，

尚可解釋為「單擊切換刷新」等字義；以「CLICK ON」為例，需使用於電腦相關 商品始有「用電腦滑鼠點擊」之文意。是以，使用之字詞縱使隱含按壓等意涵，

惟尚非直接明顯說明²²²。

另外，在「圖表 10」所整理之中台異字第 G01030739、G01030817 號商標爭議 案類型中，對「FIRM」及「FILTER」；「FIRM FILTER」、「ROUND TASTE」等字 詞聲明不專用之爭議，得見目前關於商標圖樣中包含描述菸品品質或其相關特性

「Pressionar para activar」(英譯 Press to activate)、「YOUR CHOICE PRESS TO ACTIVATE」、「PRESS、

222 中台異字第 G01010432、G01010391、G01010211、G01020848 號商標異議審定書之處分理由。

識別性之爭議類型 商標權人/同業使用方式 DUNHILL 香菸：

「WHAT IS DUNHILL SWITCH」、「WHEN IS THE RIGHT TIME TO CLICK TO SWITCH」

KENT 香菸：

「CLICK SWITCH REFRESH」

Camel 香菸：

「Make the switch」、「pleasure switch」

LUCKY STRIKE 香菸：

「switch from regular to menthol」

「CLICK SWITCH REFRESH」

傳達出關閉煩擾開啟平靜且沉

「switch to menthol」、「click to switch」、「choose to Switch」、

「time to Switch」、「crush ,to switch taste」

Camel 香菸：

「be squeezed to switch to menthol-flavored」、「chance to switch to menthol taste」、「make the switch」、「Pleasure Switch」、

「GET REWARDED WITH A

異議人主張：

識別性之爭議類型 SWITCH」

BENSON & HEDGES 香菸：

「switch the experience」、「Get ready to SWITCH」、「refresh the taste」

LUCKY STRIKE 香菸：

「switch from regular to

menthol」、「…when the filter is clicked ,…」

「Click & Roll」、「CLICK HERE TO CHANGE THE TASTE」、

「HAZ CLICK」、「CLICK THE CAPSULE TO CHANGE THE TASTE」、「CLICK.OR NOT.」

DUNHILL 香菸：

「Click to Switch」、「Click the Blenders’ Mark for a refreshing switch」、「CLICK SWITCH REFRESH」、「CLICK TO BOOST MENTHOL」

Camel 香菸：

「CLICK」

FLAVA 香菸：

「CLICK MINT」、「CLICK IT」、「CLICK」

識別性之爭議類型 FILTER ROUND TASTE」不在 專用之列。

「FIRM FILTER」、「ROUND TASTE」為說明該有濾嘴的香菸

圖表 11 爭議案件之商標使用事證態樣

行銷廣告事證：2003-2006 及 2008-2010 銷售發票、2003-2008 雜誌廣告、海報、 問公司與 Business Week 商業週刊合作 調查、相關書籍文章摘錄、菸草工業數 據調查季刊「THE MAXWELL REPORT」統 計、2010 年全球百大最具價值品牌統計。

店販售照片。

評價/其他統計資料：1996 年「The World

＇s Greatest Brands」統計資料，使用 或世界品牌排行之日期，為 2002 年與

(資料來源：智慧財產局商標布林檢索、商標爭議處分書；圖表筆者自製)

混淆誤認之虞參考因素的互動

基於菸品產業發展之背景、商業交易型態之特殊性等等因素，對菸品商標是 否有致相關消費者混淆誤認之虞之審查，是否有應斟酌之其他混淆誤認參考因素?

在註冊第 01364858 號商標異議案之審查歷程中，得窺見實務審查上所作的調整。

以下就該案件事實、歷史過程及法院判決作說明。

案件事實：異議人瑞士商菲利普莫里斯產品公司為保護其「屋頂圖形」之商 標圖樣，對同是瑞士商之美國煙草股份有限公司提出爭議(兩造商標圖樣參見「圖 表 12」)，主張系爭商標與據爭著名商標構成近似，造成消費者混淆誤認之虞，且 系爭商標權人有惡意抄襲之意圖，有違修正前《商標法》第 23 條第 1 項第 10、11、

12 款規定²²³。

圖表 12 註冊第 01364858 號商標異議案圖樣對照

註冊第 01364858 號商標異議案圖樣對照

系爭商標 據爭商標

第 01364858 商標 第 00005839 號 第 01271259 商標

(資料來源：智慧財產局商標布林檢索、商標爭議處分書；圖表筆者自製)

223 其為修正後現行商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款規定。

G01040186

(第 01682108 號) 處分結果：

異議不成立

靜態資料呈現：「英美菸草集團」公司簡 介。

行銷廣告事證： 2006 年、2008 年之 2 篇 LUCKY STRIKE 網路相關資料 評價/其他統計資料：「THE MAXWELL REPORT」1994 年至 2005 年之統計資料。

(無法證明在系爭商標申請註冊 2014 年 7 月 11 日前為著名)

案件歷史經過：智慧局於原處分中台異字第 G00980695 號商標異議審定書，

指出兩造商標近似程度尚不足以影響消費者識別商品之來源，與註冊時《商標法》

第 23 條第 1 項第 12、13、14 款規定之「商標近似」要件不符；又參酌《菸害防 治法》第 5 條第 2 款規定，消費者須向店員以詢購指定方式取得菸品，二商標外 觀尚屬有別，二者外文讀音截然不同，交易唱呼指明所需菸品品牌之際，應無致 混淆誤認之虞；況且兩造商標已併存註冊 15 年等因素，系爭商標應無致相關消費 者混淆誤認之虞，乃為「異議不成立」之處分。異議人不服，提起訴願，訴願會 決定以兩造商標實不易區辨，屬近似之商標，且據爭商標有先使用事實，較為消 費者熟悉，是系爭商標之註冊有致消費者混淆誤認之虞，撤銷原處分。嗣商標權 人不服，逕提行政訴訟，經智慧財產法院以 100 年度行商訴第 19 號判決駁回原告 之訴。智慧局依訴願決定及法院判決意旨重為審酌後，予以「異議不成立」之處 分。

菸品商標混淆誤認之虞之審查：智慧財產法院 100 年度行商訴第 19 號判決，

雖維持訴願會認為兩造商標近似之決定，惟判決中肯認原處分考量，菸品消費者 購買菸品時多以詢購指定方式取得菸品之特殊性，及兩造商標已在消費市場併存 多年之事實，並指出下述整理之事項，作為審查菸品商標有無混淆誤認之虞，宜 著重考量之相關因素：

*菸品消費者之特性：消費族群特定，易對特定品牌商品有依賴性，多以詢購 指定名稱方式購買。

*菸品商業交易之特性：自古即屬特許行業，購買上，除免稅商品店之外，少 有任消費者於開放式貨架自由選購。相關消費者對區辨不同菸品商標之能力，應 較普通知識經驗之一般消費者為高。即便有其他廠牌商品使用近似於某特定品牌 之商標，不當然使相關消費者產生混淆誤認之虞。

*菸品商標使用事證之採認：菸品多屬進口商品之特殊性，且目前國際貿易活

絡、出國比例高、免稅店販售多種品牌，消費者得由各種不同行銷通路購得系爭 商標商品。不能以國內使用證據資料有限，即謂系爭商標在國內無知名度，有致 混淆誤認之虞。

*兩商標市場併存情形之考量：系爭商標系列自 1972 年起陸續在世界各地取 得逾百個註冊商標，且多在有效期限內。二造均為瑞士商，二造商標於其本國瑞 士乃至世界其他各國已長期併存，依我國菸品多屬進口之特性，是否仍有致相關 消費者混淆誤認之虞，確屬有疑。

*菸品商標與包裝設計：商標中之雙獸圖，本即有王室、貴族、特許之意，又 菸品包裝輕巧，面積不大，可發揮之設計有限，系爭商標略擴張對稱之「V」字，

符合菸盒開啟方向，難認有抄襲。

智慧財產法院 100 年度行商訴第 19 號判決，揭示菸品產業發展背景及其交易 過程、消費族群之特殊性，牽動影響相關消費者區辨不同商標之能力，及菸品商 標爭議案件審查上，對使用事證之採認與判斷有無混淆誤認之虞或意圖仿襲之考 量因素，並影響後續菸品商標爭議案件之審查。例如，註冊第 01640798 號商標異 議案(參見「圖表 13」)，即是參酌前揭判決，審酌個案事證後認定系爭商標之註 冊，應無致相關消費者混淆誤認之虞，且無仿襲之意圖搶先申請註冊系爭商標²²⁴。 圖表 13 註冊第 01640798 號商標異議案圖樣對照

註冊第 01640798 號商標異議案圖樣對照

系爭商標 據爭商標

第 01640798 號 第 00005839 號 第 00586058 號 第 01271259 號 第 01293352 號

第 01392813 號 第 01503528 號 第 01503529 號 第 01581949 號

224 中台異字第 G01030530 號商標異議審定書，處分理由參照。

(資料來源：智慧財產局商標布林檢索、商標爭議處分書；圖表筆者自製)