國立交通大學
科技法律研究所
碩士論文
專利間接侵權之法律分析與實證研究
Legal Analysis and Empirical Study on Indirect Patent
Infringement
研究生：陳師敏
指導教授：王立達 副教授
專利間接侵權之法律分析與實證研究
Legal Analysis and Empirical Study on Indirect Patent
Infringement
研 究 生：陳師敏
Student：Shih-Min Chen指導教授：王立達
Advisor：Dr. Li-Dar Wang國 立 交 通 大 學
科技法律研究所
碩 士 論 文
A Thesis
Submitted to Institute of Technology Law College of Management
National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master
in Law July 2013
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
I
專利間接侵權之法律分析與實證研究
學生：陳師敏 指導教授：王立達
國立交通大學科技法律研究所碩士班
摘 要
專利權須有效地受到保護，方能達到專利法鼓勵發明創新與技術公開之立法 目的。因此，專利權人對於侵害專利之行為，能否有效地進行救濟為專利法立法 之重要考量。專利間接侵權，係以間接方式侵害專利權之行為，雖非侵害專利權 本身，然具有鼓舞他人侵害專利權之作用，亦是幫助他人侵害之行為。為確保專 利權之實效性，美、日、德等國之專利法均有專利間接侵權規定，將與侵害結合 蓋然性較高之特定行為，於直接侵權之外另設獨立規範。 本文對於美國、德國、英國、日本之專利間接侵權規定進行分析，各國規定 並未採取一致的判斷標準，突顯了專利制度之選擇，反映了各國不同的產業經濟 環境與社會需求。本文比較各國法制之構成要件差異，盼能找出值得我國修法時 注意考慮、仔細選擇的重點。為了解目前實務現況，本文針對我國法院判決進行 實證研究，以構成要件作為分析標準，探討法院之認定情形。觀察結果顯示，判 決多採取間接侵權從屬於直接侵權之立場，認為專利間接侵權之成立，須以直接 侵權行為成立為前提。對於造意及幫助侵權人的主觀要件，實務上有不同之見解， 有認為必須以行為人具有故意為必要，也有判決認為過失即可成立。本文亦發現 行為人主觀要件會和間接侵權與直接侵權之關係採取獨立說或從屬說有關之有 趣現象。目前我國法院判決主要爭點著重在間接侵權與直接侵關係和行為人主觀 要件的部分，行為客體、行為態樣、排除對象則尚未有判決提出討論。 本文認為我國目前實務案件量少，就專利間接侵權之爭議，尚處於發展狀態， 離穩定見解出現還有一段距離。間接侵權規定未予以明文，似乎導致專利權人少 有主張；將間接侵權規定明文化，方能促進實務案例累積。參考外國法制經驗及 觀察我國現行法制狀況後，修正草案之立法方向並無太大問題，期盼日後能重啟 對間接侵權修法之討論，在兼顧專利權人利益和公眾利益之情況下，建立適合我 國之專利間接侵權制度。 關鍵字：專利侵權、間接侵權、誘引侵權、輔助侵權、實證研究II
Legal Analysis and Empirical Study on Indirect Patent Infringement
Student：Shih-Min Chen Advisor：Dr. Li-Dar Wang
Institute of Technology Law
National Chiao Tung University
ABSTRACT
The effective protection of the patent is necessary for achieving the patent law’s goal of encouraging innovation and the disclosure of patented technology. Therefore, the ability for patentee to effectively carry out the relief is an important consideration in patent law. Indirect patent infringement though not infringe patent itself, but have the effect of encouraging or helping others to infringe the patent. To ensure the effectiveness of patent rights, many countries have codified indirect infringement in statutory form.
Analysis of the legislation of the U.S., Germany, Britain and Japan, the study found that based on different economic environment and social needs, these countries did not adopt identical criterion. The article compares the differences between the elements of foreign legislation, expect to find out points that worth our consideration when amending the law. In order to understand the current status of practice, I do empirical research on the R.O.C. court judgment. Focusing on the constitutive
elements, try to found the opinion of the court. The result of the research suggests that majority of judgment held indirect patent infringement should subordinate to direct infringement. On subjective element, there are different opinions, some opinions held that prove the intent is necessary, but some held that negligence can be established. It is interesting to find that defendant’s subjective is associated with the relationship between direct infringement and indirect infringement in judgment.
Reference to foreign legislation and observation of current law, the draft of amendment on indirect patent infringement had a right direction. The study look forward to resume legislative discussion. Taking into account the interests of patentee and the public interest, and establish a regulation comply with practical need and the domestic expectation.
Keywords: patent infringement, indirect infringement, induce infringement, contributory infringement, empirical study
III
謝辭
論文的完成，宣告真正的畢業，回首過去兩年半在科法所的時光，一切感覺 不那麼真實，往事卻又歷歷在目。一路上受到許多人的幫助，才能走過這個人生 中相當重要的階段，心中充滿感恩。 首先，謝謝我的指導教授王立達老師，不論是在一剛開始論文題目方向的決 定，論文寫作過程中的提點與鼓勵，或是在我對實證研究能否繼續下去缺乏信心 時給予肯定答覆，太多事情需要謝謝老師了。感謝老師一路以來的指導，讓論文 得以順利完成。每次和老師討論時，總是能有新的啟發，或想通一些寫作中一直 感到困惑的疑點。老師對於學問始終保持熱情的態度、對既有文獻採取批判性思 考和嚴謹的治學精神，讓我十分敬佩，也值得我好好學習。另外，很喜歡老師的 指導風格，老師給予學生相當大的自由空間得以發揮，在學生需要時總是提供及 時的協助，非常謝謝老師。 論文口試時，謝謝王銘勇法官和陳在方老師提出的建議，點出許多我沒有考 慮到的面向，也糾正不少關鍵的錯誤，讓我獲益良多，也非常感謝口試委員給予 的鼓勵和肯定。 謝謝所有科法所的授課老師，離開傳統法學領域，踏入科法所這個新環境， 剛開始覺得十分忐忑不安。但很幸運的，在這裡遇到了相當多用心教學的老師， 讓我學到許多大學時從未接觸的法領域，每個學期都有不同的挑戰，也都有不同 的收穫。雖然有些課程回想起來實在十分辛苦，但回首這一路來，每次辛苦過後 都能換來成長，真的很感謝授課老師們的認真與用心。 在科法所很幸運地碰到相當棒的學長姊和同學們，優秀的同學是所上最棒的 資源，尤其謝謝俊雯、靜雅學姊，妳們總是無私地傳授知識給我，分享一路以來 大大小小的經驗，忍受我不停的騷擾妳們問東問西，真的很感謝妳們！也謝謝婷 婷、曉涵學姊，是妳們帶我認識專利法之奧妙，與妳們一起合作期末報告對我的 論文很有啟發。也十分感謝所辦的助理姐姐們：珮瑜、嫚君、玉佩、以欣、慧茹、 莉雯，你們每天工作繁忙，還要應付我們的一堆問題，總是保持著微笑，有你們 在就讓我十分安心。 謝謝科法所的同學們。謝謝右螢，能順利畢業真的要感謝你這一路上的幫忙， 總是給予我許多中肯的建議、傾聽我無止盡的抱怨、專討預演、論文校稿、甚至 口試當天還特地前來幫忙，如果沒有你的幫助，我絕對不能順利畢業，真的非常 感謝。謝謝音希，你總是在關鍵時刻給予我鼓勵，謝謝你一直以來的關心；謝謝 忻忻，你是最棒的同門，認真又細心的你，剛好補了我的不足，每次與你一起總 能克服一個又一個難關；謝謝盈如，耐心聽我口試預演並給予相當棒的建議；謝IV 謝羽珊，我的專利小老師，總是不厭其煩地讓我問專利法大大小小的問題；謝謝 容萱，幫忙從台大借書和下載論文，對論文幫助很大，與你一起出遊京都，十分 愉快並讓我論文進度加速不少！ 謝謝朋友們一路以來的支持，一起從台北到新竹，又從新竹回台北的如意， 我們真的超有緣，謝謝你聽我訴說許多不愉快，與你在校園一起漫步的日子是十 分美好且珍貴的回憶；謝謝宛錚，在我低潮時陪我聊聊並給予鼓勵，妳勇敢到日 本交換圓夢是我最棒的典範；謝謝雅惠，妳的體貼和善良總是讓我從心底發暖。 最後，我要感謝我的家人，你們總是給予我最大的寬容和支持，和無止盡的 關懷。尤其是我的父母，謝謝你們一路以來的包容，讓我在大學畢業後離開台北 踏入一個全然陌生的環境，耐心的傾聽我的抱怨和不適應，一直以來鼓勵我繼續 往前，並且提供我滿滿的愛，再多的言語訴不盡我對你們的感恩，能當你們的女 兒實在是世界上最幸運的事。 2013.8.2 於家中
V
目錄
中文摘要... I 英文摘要... II 謝辭... III 目錄... V 表格目錄... IX 圖表目錄... X 第一章 緒論... 1 1.1 研究動機與目的... 1 1.2 研究範圍與方法... 2 1.3 論文架構... 3 第二章 專利間接侵權之理論架構... 4 2.1 專利侵權之態樣... 4 2.2 專利間接侵權之理論基礎... 5 2.3 專利間接侵權之規範目的... 5 第三章 美國法之專利間接侵權... 7 3.1 美國專利間接侵權制度之源起與發展... 7 3.1.1 專利間接侵權制度之源起... 7 3.1.2 專利間接侵權制度之發展... 8 3.1.3 輔助侵權適用之限縮──專利濫用原則之興起與擴張 ... 11 3.2 美國專利間接侵權之成文化... 15 3.2.1 美國專利法第 271 條(b)、(c)、(d)項之立法理由 ... 15 3.2.2 專利間接侵權之規範──35 USC § 271(b)、§ 271(c)、§ 271(d) .... 16 3.2.3 最高法院對於間接侵權規定之詮釋... 18 3.2.3.1 Aro I 案 ... 18 3.2.3.2 Aro II 案 ... 193.2.3.3 Dawson Chemical v. Rohm & Haas 案 ... 20
3.3 誘引侵權... 21 3.3.1 與直接侵權之關係... 22 3.3.2 主觀要件... 23 3.3.2.1 侵害行為故意說... 24 3.3.2.2 實害故意說... 25 3.3.3.3 CAFC 建立主觀要件之基準─DSU 案 ... 26 3.3.3.4 最高法院見解─Global-tech 案 ... 28 3.3.3 行為態樣... 30 3.4 輔助侵權... 31
VI
3.4.1 與直接侵權之關係... 31
3.4.2 主觀要件──明知 ... 32
3.4.3 行為客體... 34
3.4.3.1 構成專利之重要部分（a material part of the invention） .... 34
3.4.3.2 具有實質非侵權用途之商品... 34 3.5 小結... 37 第四章 德國、英國、日本法之專利間接侵權... 39 4.1 德國法之專利間接侵權... 39 4.1.1 與直接侵權之關係... 40 4.1.2 構成要件分析... 41 4.1.2.1 提供或要約提供... 41 4.1.2.2 與發明實質要件相關之物... 41 4.1.2.3 主觀要件─明知或依情況可得而知 ... 42 4.1.3 小結... 42 4.2 英國法之專利間接侵權... 43 4.2.1 與直接侵權之關係... 44 4.2.2 構成要件分析... 44 4.2.2.1 在英國實施該發明... 44 4.2.2.2 與該發明實質要件相關之方法... 44 4.2.2.3 主觀要件... 45 4.2.3 小結... 45 4.3 日本法之專利間接侵權... 46 4.3.1 立法沿革... 47 4.3.2 與直接侵權之關係... 48 4.3.3 間接侵權之類型... 50 4.3.3.1 專用品型間接侵權... 50 4.3.3.2 非專用品型間接侵權... 52 4.3.4 小結... 54 4.4 各國專利間接侵權制度之比較... 55 4.4.1 與直接侵權行為之關係... 56 4.4.2 主觀要件... 57 4.4.3 行為態樣... 57 4.4.4 行為客體... 57 4.4.5 排除對象... 58 第五章 我國法之專利間接侵權... 59 5.1 學說之處理模式... 59 5.1.1 修正前之專利法第 86 條第一項... 59 5.1.2 民法第 184 條第一項後段... 59
VII 5.1.3 民法第 185 條... 60 5.1.3.1 狹義的共同侵權行為... 61 5.1.3.2 共同危險行為... 62 5.1.3.3 造意及幫助行為... 62 5.2 專利間接侵權適用現行法規之問題檢討... 63 5.2.1 專利權人無法主張侵害除去請求權和侵害防止請求權... 63 5.2.2 行為客體保護範圍過於廣泛... 63 5.2.3 損害賠償計算困難... 63 5.2.4 侵權行為人無法主張專利權效力之限制... 64 5.2.5 無法兼顧專利濫用問題... 64 5.3 專利法修正草案... 65 5.3.1 專利法修正草案之沿革... 65 5.3.2 修正草案構成要件之分析說明... 67 5.3.2.1 間接侵權從屬於直接侵權... 67 5.3.2.2 行為客體限於「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」 ... 67 5.3.2.3 行為態樣限於「為販賣之要約或販賣」... 68 5.3.2.4 排除「物為一般交易通常可得者」... 68 5.3.2.5 主觀要件為明知... 69 5.3.3 修正草案之檢討... 69 5.3.3.1 行為客體排除範圍涵蓋過大... 69 5.3.3.2「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」在實務上可 能難以認定... 70 5.3.3.3 從屬性之要求... 71 5.3.3.4 專利間接侵權與民法共同侵權之競合... 71 5.3.3.5 未就間接侵權之權利行使範圍設下反面界線... 72 5.4 小結... 73 第六章 我國專利間接侵權之實證研究... 74 6.1 研究目的... 74 6.2 研究方法... 74 6.2.1 抽樣方法... 74 6.2.2 有效樣本數... 77 6.3 研究限制... 79 6.4 判決概況... 79 6.4.1 法院審級與適用程序... 79 6.4.2 地區分布... 80 6.4.3 專利種類... 82 6.4.4 當事人資訊... 82
VIII 6.4.5 勝敗訴情況... 84 6.4.6 法院就共同侵權之認定結果... 86 6.5 專利間接侵權於我國法院之認定情形... 89 6.5.1 與直接侵權之關係... 89 6.5.2 主觀要件... 91 6.5.3 行為態樣... 92 6.5.4 行為客體... 94 6.5.5 排除對象... 95 6.6 觀察發現與建議... 96 6.6.1 判決內容之觀察發現... 96 6.6.1.1 實務上之專利共同侵權案件，多為共同直接侵權之類型.. 96 6.6.1.2 判決多採取間接侵權從屬於直接侵權之立場... 97 6.6.1.3 行為人主觀要件會和間接侵權與直接侵權之關係產生連動 ... 97 6.6.1.4 行為客體、行為態樣、排除對象未討論... 98 6.6.1.5. 專利間接侵權適用現行法規之問題檢討之回應... 99 6.6.1.6 部分判決尚未意識到專利間接侵權概念... 100 6.6.2 專利間接侵權立法之建議... 100 6.6.2.1 間接侵權規定明文化，方能促進實務案例累積... 100 6.6.2.2 修正草案之構成要件設計方向正確... 101 6.6.2.3 建議採取獨立說之立場... 102 第七章 結論... 104 參考文獻... 107 附錄... 112
IX
表格目錄
表格 1 日本特許法第 101 條現行條文與修法時間對照表... 46 表格 2 各國誘引侵權構成要件比較表... 55 表格 3 各國輔助侵權構成要件比較表... 55 表格 4 「民法&第 185 條&專利」全國法院判決件數統計表 ... 75 表格 5 非專利案件之案由一覽表... 77 表格 6 法院未針對共同侵權作討論之原因一覽表... 78 表格 7 原告主張之請求權基礎與法院之認定情形對照表... 87X
圖表目錄
圖表 1 實際案件量計算... 77 圖表 2 有效樣本數計算... 78 圖表 3 法院未針對共同侵權作討論之原因百分比圖... 79 圖表 4 智慧財產法院案件之審級組成... 80 圖表 5 普通法院案件之審級組成... 80 圖表 6 第一審案件之地區分布... 81 圖表 7 上訴審案件之地區分布... 81 圖表 8 各法院之專利種類分布比例... 82 圖表 9 智慧財產法院之當事人身分別比例... 83 圖表 10 普通法院之當事人身分別比例... 84 圖表 11 第一審原告勝敗訴情況 ... 85 圖表 12 上訴審兩造勝敗訴情況... 861
第一章 緒論
1.1 研究動機與目的
專利權授予專利權人在法律規定期間內，專有排除他人未經其同意而製造、 為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品或使用其專利方法之權1。第三人 未經專利權人同意而為上述之行為者，即構成專利侵權。於判斷是否構成專利侵 權時，原則上係採取全要件原則（all elements rule）來認定，若被控侵權之物品或方法若欠缺請求項中之某一技術特徵，原則上並不構成專利侵害2。惟在某些 情況，行為人雖未實施發明中的全部內容，但其實施之部分為發明之核心部分， 且其主觀上明知專利權存在，則其行為對專利權造成直接侵害的可能性極高，若 不加以禁止，將無法確實保障專利權。為解決此一問題，美、日、德等國之專利 法均設有專利間接侵權之規定。所謂專利間接侵權，係指行為雖非侵害專利權本 身，然具有鼓舞他人侵害專利權之作用，亦是幫助他人侵害之行為3。我國經濟 部智慧財產局，亦曾提出將專利間接侵權引入專利法之建議，但因爭議過大無法 凝聚共識，最終決定不納入修正草案中4。 雖然我國現行法並未對專利間接侵權有所規定，然基於完善專利制度、有效 保障專利權之觀點，將間接侵權規定納入專利法中明確規範已是多數國家的立法 趨勢，對於以產品出口導向為主之我國產業，更是應加以注意之重要命題。各國 之專利間接侵權規定並未採取全然一致之判斷標準，突顯了專利制度之選擇，反 映了各國不同之產業經濟環境，與社會需求。不論是由普通法發展的美國，或是 配合歐洲共同體專利公約修訂專利法之德國、英國，抑或鄰近國家之日本，對於 專利間接侵權均已形成一定的規範制度和案例討論，值得我們加以參考。尤其是 最早建立專利間接侵權制度之美國，其制度之源起與發展過程、立法背後之考量 因素、實務上對於條文要件之解釋，就建構專利間接侵權行為之完整概念而言， 具有相當之重要性，因此本文會對之作深入之探討。除此之外，亦會對於德國、 英國、日本專利間接侵權之規定進行分析，希望透過對於外國間接侵權規定構成 要件之分析，比較各國間的主要差異何在，並找出值得我國修法時注意考慮、仔 1 專利法第 58 條規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該 發明之權。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行 為。方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為 上述目的而進口該方法直接製成之物。」。 2 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，頁 27-28。 3 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，頁 199（2009）。 4 經濟部智慧財產局，「專利法修正草案已於 98 年 8 月 3 日報請經濟部審查，專利間接侵權制度 將不納入本次專利法修正草案」，智慧財產權月刊，第 129 期，頁 175-176（2009）；中華民國全 國工業總會，「專利間接侵權制度將不納入本次專利法修正草案」，智慧財產季刊，第 71 期，頁 42（2009）。
2 細選擇的重點。 欲建立適合我國國情之專利間接侵權制度，除了參考外國法制之經驗外，了 解目前之實務現況亦不可或缺。我國專利法目前雖未對專利間接侵權有所明文， 但實務上仍不可避免的會遭遇到間接侵權的案例，如何藉助相關條文予以保護， 便成為爭議問題。目前多數學說及實務上認為應以民法共同侵權規定處理之5， 惟民法第 185 條共同侵權之規定構成要件較為寬鬆，與專利法之規範目的亦不相 同，實務上如何適用民法以解決專利權間接侵害的問題，值得加以觀察、討論。 因此，本文選擇以實證研究之方式，以我國法院判決為對象，系統性地整理有關 專利間接侵權之案件，希望透過對判決之閱讀分析，觀察我國法院對於專利間接 侵權案件之處理態度。藉由實務見解之觀察，亦可對於學界所提出適用民法共同 侵權規定處理專利間接侵權案件所可能產生之問題與疑慮，檢視是否實際存在並 提出回應。 綜上所述，本研究之目的在於，期望透過對於外國法制之解析和實證研究之 觀察，找出適合我國國情之專利間接侵權構成要件，期盼作為日後討論間接侵權 立法政策之參考。
1.2 研究範圍與方法
專利侵權制度所涉及之問題層面相當廣泛，從是否構成專利侵權之判斷開始， 到直接侵權、間接侵權要件之認定，以及侵權責任成立後之法律效果和損害賠償 計算，訴訟程序上之舉證責任歸屬和保全程序問題，甚至後續判決執行之問題等， 都與專利侵權議題有關。本文之研究範圍僅限於專利間接侵權之討論，且著重於 間接侵權之構成要件分析，主要以外國立法例、我國民法共同侵權規定以及專利 法修正草案作為分析之對象。本文對於最早發展間接侵權制度之美國法著墨較多， 探討其制度源起、普通法之發展以其成文化後實務相關重要案例的見解。對於德 國法、英國法以及日本法之制度，主要係以條文之解析為主。另外，本文尚輔以 我國法院之判決作為觀察對象，透過對我國法院判決進行實證研究，試圖對現行 研究作補充6。實證研究範圍選擇自民國 92 年修訂之專利法施行日期民國 93 年 7 月 1 日起至民國 101 年 12 月 31 日止之各級法院判決，以「民法&第 185 條&專 5 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，頁 8-11（2009）；李文賢，專利法要論，頁 250-251 （2005）；陳智超，專利法理論與實務，頁 316-320（2002）；林洲富，專利侵害之民事救濟制度， 國立中正大學法律學研究所博士論文，頁 436-438（2007）。 6 以專利間接侵權制度為主題之論文已有一定數量，但其主要集中在外國專利間接侵權法制之介 紹，評析我國民法共同侵權之規定，以及對我國專利法提出修法之建議，可參考：葉芳君，論專 利間接侵權制度，國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所碩士論文（2010）；邱昭中，專 利間接侵害之研究，國立雲林科技大學科技法律研究所在職碩士班碩士論文（2010）；王建鈞， 論我國專利權之間接侵害：以美國法、日本法為比較之對象，國立成功大學法律學系法律研究所 碩士論文（2012）；莊耿介，專利間接侵權法律規範與實務分析之探討，東吳大學法律學系碩士 在職專班科技法律組碩士論文（2012）。3 利」和「民法&第一百八十五條&專利」為關鍵字所檢索而得之案件。 在研究方法上，本文主要採取文獻分析、案例研究，以及判決實證研究方法。 首先透過現有之文獻，如專書、期刊、論文等之回顧，以瞭解專利間接侵權相關 議題討論焦點所在以及現有之研究程度，作為本研究之基礎。其次，透過研析美 國法院專利間接侵權之案例，了解美國專利間接侵權制度形成之脈絡，以及美國 法院對於構成要件之適用與詮釋。最後，本文利用判決實證研究之方法，以構成 要件作為分析判決之標準，探討台灣法院如何運用民法共同侵權規定，對於間接 侵權之爭點作認定，以及有無對構成要件進行討論或作出相關法律見解。嘗試透 過對判決之分析，檢視實務上是否有存在學界所擔憂之問題，以印證或修正本文 對於間接侵權要件之研究成果。
1.3 論文架構
本文之論文架構共分為七章。第一章為緒論，說明本文之研究動機與目的、 研究範圍與方法以及整體架構。第二章為專利間接侵權之理論架構，界定專利間 接侵權之概念，並說明其理論基礎和規範目的，作為後續討論之基礎。第三章為 美國法之專利間接侵權，從美國專利間接侵權制度之源起開始說明，中間經歷專 利濫用與輔助侵權之消長，至國會立法後最高法院對於間接侵權規範之詮釋，以 及後續法院對於誘引侵權、輔助侵權要件之解釋與見解演進。第四章為德國、英 國、日本法之專利間接侵權，之所以選擇這三個國家作探討之原因在於，我國修 正草案係參考這三國之規定而擬定7，本章會解析該等國家之專利間接侵權規定， 並就個別之構成要件進行分析，最終進行綜合比較。第五章為我國法之專利間接 侵權，回到我國法之部分，說明我國現行法下處理專利間接侵權案件之法依據， 以及學說上對於專利間接侵權適用民法共同侵權規定所提出之問題檢討，亦會對 於專利法修正草案進行介紹與評析，討論修正草案之構成要件設計有無須檢討、 評估之處。第六章則為我國專利間接侵權之實證研究，蒐集各級法院專利共同侵 權之判決後，經過整理和統計，呈現共同侵權之判決概況，並找出判決內文中涉 及間接侵權構成要件之部分，希望能呈現專利間接侵權在我國法院之認定情形， 並與學者之意見進行對照比較，盼能歸納出我國專利間接侵權之法制修正方向。 第七章則總結前述各章之研究成果，提出本文之結論。 7 經濟度智慧財產局，98/5/26 公聽會附件資料，附件 2、專利法修正草案，頁 110-111，經濟部 智慧財產局專利法修法專區：http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=203048&ctNode=6704&mp=1（最 後點閱時間：2013 年 6 月 14 日）。4
第二章 專利間接侵權之理論架構
2.1 專利侵權之態樣
專利權係國家透過法律之規定，於符合一定保護要件時，所賦予的權利，其 性質上屬於具有對世效力之排他權8。專利權人專有排除他人未經其同意而製造、 為販賣之要約、販賣、使用或為前述目的而進口專利物品，或專有排除他人未經 其同意而使用專利方法，以及使用、販賣或為使用、販賣目的而進口該專利方法 所直接製成物品之權。因此，若第三人未經物品專利權人之同意而製造、販賣、 使用或為前述目的而進口該專利物品，或未經方法專利權人之同意而使用專利方 法，或使用、販賣或為前述目的而進口該專利方法直接製成之物品，即構成專利 之直接侵權9。 專利權之侵害態樣，我國目前尚屬於學理上之分類，但在外國立法例上，將 之分為直接侵權及間接侵權兩類，其中，間接侵權尚可分為誘引侵害（inducement of infringement）及輔助侵害（contributory infringement）（或譯「幫助侵害」、「與 有侵害」）兩種10。 直接侵權係指未經專利權人同意而直接實施申請專利範圍所記載之技術內 容之侵權行為，是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、 使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍11。 因此，於判斷是否構成專利侵害時，首先必須界定專利權之範圍，其次再進行專 利權範圍與被告侵害物或方法之比對。必須請求項中每一項技術特徵完全對應到 被控侵權之客體，包括文義的表現與均等的表現，如果被控侵權之客體欠缺請求 項之某一技術特徵，原則上並不構成專利侵害；必須被控侵權之客體具備請求項 之全部技術特徵，始可能成立直接侵權，此乃所謂「全要件原則」（all-element rule） 之判斷12。 至於專利之間接侵權，顧名思義，係以間接方式侵害專利權之行為，亦即該 行為並非侵害專利權本身，然具有鼓舞他人侵害專利權之作用，亦是幫助他人侵 害專利權之行為13。例如製造、販賣、組裝得生產擁有專利權之物的設備之行為， 8 謝銘洋，「侵害專利權是否構成民法第一八四條第二項之違反保護他人之法律？－最高法院九 十八年度台上字第八六五號民事判決」，月旦裁判時報，第 1 期，頁 137（2010）。 9 蔡明誠，前揭註 5，頁 7-8；陳智超，前揭註 5，頁 315。 10 蔡明誠，發明專利法研究，頁 225-227（1998）；曾陳明汝，前揭註 3，頁 191-192；李文賢， 前揭註 5，頁 247-249；冷耀世，兩岸專利法比較，頁 173-174（2006）。 11 經濟部智慧財產局，前揭註 2，頁 18。 12 謝銘洋，智慧財產權法，頁 302-306（2008）。 13 曾陳明汝，前揭註 3，頁 192。5 縱未直接侵害該專利權，惟仍屬對該專利權之間接侵害；此外，生產、販賣或進 口專門用於擁有專利權之物或裝置之零組件，或生產、販賣或進口專門用於擁有 專利權之製造方法之物或裝置之行為，亦屬對該專利權之間接侵害。此種以間接 方式侵害專利權之行為，在本質上屬於專利直接侵權之預備或幫助行為，乃係與 直接侵權具有密切因果關係之前階段行為14。
2.2 專利間接侵權之理論基礎
專利間接侵權之理論基礎，在於確保專利權之實效性。由於專利侵權之判斷， 依據全要件原則，必須被控侵權物與申請專利範圍之技術特徵完全對應。因此， 若行為人只銷售部分之重要要件，而由使用者將之組合以實施全部專利要件時， 專利權人雖可對於直接侵權之使用者起訴，但對分散四處的使用者個別提起訴訟， 不僅大費周章，也難以從根源上去阻止專利侵害之發生，從而終局減損了專利權 的效力。 意識到上述問題後，基於保護專利權之考量，而將與侵害結合蓋然性較高之 特定行為，於直接侵權之外另設獨立規範，間接侵權之概念於是而生。惟關於間 接侵權之概念，不宜理解為專利權範圍之擴大，或強化專利權之效力，應理解為 確保專利權實效性之制度。於直接侵權之解釋、比對申請專利範圍方法不足以保 障專利權時，間接侵權理論之建構，即可補充直接侵權法理之不足，並確保專利 權保護之實效性15。2.3 專利間接侵權之規範目的
專利法之立法目的，在於透過對技術創新的保護，鼓勵技術的研發，而達到 提升產業與整體社會技術進步的目的16。國家藉由一定期間之排他專屬權的賦予， 讓專利權人享有合法之獨占權，得以回收研發創新所挹注之成本，提供研發技術 創新之誘因。專利權須有效地受到保護，方能達到專利法鼓勵發明創新與技術公 開之立法目的。因此，專利權人對於侵害專利之行為，能否有效地進行救濟為專 利立法之重要考量。倘若直接侵權不足有效保護專利權，則如何將侵害之源加以 杜絕，並且集中訴訟資源予以訴追，便成為承認間接侵權保護之理論基礎17。 惟另一方面，間接侵權擴張了對專利權人的保護，透過專利間接侵權制度， 專利權人將擴大其專利權原得以行使之範圍，超越全要件原則之限制，而擴張到 14 陳昭明，專利權侵權行為之研究─以間接侵害為中心，東吳大學法律學系專業碩士班碩士論文， 頁 2-3（2007）。 15 楊宏暉，「論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護」，公平交易季刊，第 16 卷第 1 期，頁 100 （2008）；王建鈞，前揭註 6，頁 12-13。 16 謝銘洋，前揭註 12，頁 10。 17 楊宏暉，前揭註 15，頁 103-104、144-1456 專利發明中的個別元件部分，等於賦予專利權人對於專利中個別構成要件之排他 權。美國自 1871 年法院發展出間接侵權概念之後，在專利訴訟中即廣為專利權 人所運用，專利間接侵權使得專利權人對製造、銷售非屬專利發明之部分元件（甚 至是不可專利性之元件）的行為人控訴侵害專利，形成使用者必須向專利權人購 買該元件才能實施專利的搭售情形，因此專利權人試圖延伸專利並獨占非專利物 市場之疑慮便油然而生，早期專利濫用的案件常常涉及搭售行為，也和間接侵權 的互動息息相關18，故專利間接侵權之保護與專利濫用有密切的關聯。有認為間 接侵權與專利濫用可謂一體之兩面，在一定合理之範圍內，為間接侵權，允許專 利權之擴張行使；但若逾越一定界限，則為專利濫用，此時將不得行使專利權。 因此，理解間接侵權制度時，除應從正面檢視間接侵權之發源、理論及案例，同 時應由反面理解專利濫用，始能掌握間接侵權之全貌19。 有鑑於專利間接侵權保護與專利濫用應如何調和在實務上產生不少之爭議， 如何劃清兩者之適用界限涉及專利保護與競爭政策之考量，法院對於涉及高度價 值判斷的重要法律爭議，亦傾向由國會透過立法加以解決，故美國國會於 1952 年修訂其專利法，首先將間接侵權之規定明文化，其規範目的即在於劃定界限以 解決爭議20。 故專利間接侵權之制度設計，實涉及了專利權人、競爭者和社會大眾三方面 的利益。從專利權人之角度觀之，如何有效保障專利權之實效性，使其能對侵害 專利權之行為進行有效之訴追為其關心重點；從競爭者之角度觀之，在於避免專 利權人利用行使專利權之機會，將其獨占力不當延伸至非專利產品，形成妨礙市 場競爭之效果；而專利權之範圍取決於申請專利範圍，申請專利範圍決定了專利 權利範圍與公眾領域的界線，使社會大眾對於專利權之權利範圍有一定之信賴， 此乃專利制度之本質，若肯認專利權人得越過申請專利範圍而進入公眾領域主張 權利，無異將動搖整個專利制度之立基點21。因此，間接侵權之界定須十分謹慎， 應視法制之發展、市場之情形及產業之現況做審慎評估，方能在各利益間做妥適 衡量。 本文以下將介紹各國之專利間接侵權法制，由最早發展專利間接侵權制度之 美國開始，接著介紹我國專利法修正草案有參考之德國、日本和英國之間接侵權 法制，這些國家都已將間接侵權訂入專利法中，其立法過程做了那些考量，如何 平衡專利權人和社會大眾之利益，立法後實務上如何認事用法，此等問題皆值得 觀察並加以分析。 18 楊宏暉，前揭註 15，頁 107。 19 張哲倫，「專利幫助侵權之法理基礎及我國專利法草案第 101 條之解釋適用─以美國法之經驗 為借鏡」，2009 年全國科技法律研討會論文集，頁 69（2009）。 20 S.R
EP. No. 82-1979, at 8 (1952), reprinted in 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2402; 楊宏暉，前揭註 15， 頁 110-111；張哲倫，前揭註 19，頁 74-75。
21 張哲倫，「專利濫用、幫助侵權與競爭法－專利濫用理論之過去與未來」，全國律師，第 12 卷 第 10 期，頁 72（2008）。
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第三章 美國法之專利間接侵權
3.1 美國專利間接侵權制度之源起與發展
3.1.1 專利間接侵權制度之源起
美國專利間接侵權制度之源起，最早可追溯自 1871 年的 Wallace v. Holmes22 案，本案由康乃狄克州（Connecticut）地區巡迴上訴法院作出，法院在本案中首 次明確地認定他人未經專利權人同意而製造或銷售用於專利裝置或者專利方法 的非專利元件，也可以被認定為侵犯專利權的行為，從而奠定了間接侵權的基礎 架構23。 本案原告專利權之申請專利範圍是一個改進煤油燈效能之裝置，包括一個燃 燒器及一個玻璃燈罩，其中玻璃燈罩對於燈具的使用而言是必需的，但是該發明 專利的特徵是在於燃燒器。而本案被告是單獨地販售燃燒器，至於燈罩部分，一 般消費者可以向其他玻璃製造公司購買玻璃燈罩，以便於組合使用。法院認為燃 燒器與玻璃燈罩兩者分開來並無獨立之經濟用途，唯有將兩者結合始構成一完整 商品，當消費者向燈具的供應商購買具有專利權之燃燒器後，再自行購買玻璃燈 罩組合使用，而侵害該件專利權時，燈具的供應商無疑應成立侵害專利權之幫助 24 。本案中法院借助於普通法上共同侵權行為人（joint tort-feasors）的理論，對 於雖非構成直接侵害，但現實上提供專門適合用於侵害之組成部分以幫助他人侵 害之行為，課予侵權行為責任。法院認為，若不對銷售專利組合其中一元件的情 形提供保護，專利將變得毫無價值，從而建立起間接侵害理論基礎及其必要性 25 。 在本案的判決書中，法院並未明確提出「輔助侵權」（contributory infringement） 這個名詞，但在判決書內容中提到：「假若我們同意被控侵權人的觀點，組合裝 置專利幾乎就沒有什麼價值了26。」被告也許並未事先安排他人銷售玻璃燈罩， 惟其每一次銷售燈頭之行為，對於購買者而言構成一種提議（proposal），提議購 買者去組合實施該專利，而購買者的購買行為則是附和被告的提議，因此被告為 整個侵害行為的實際參與者27。本案雖尚未將專利間接侵權從傳統共同侵權理論22 Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871).
23 Charles W. Adams, A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement, 22S
ANTA CLARA
COMPUTER &HIGH TECH.L.J.369, 371-72 (2006). 24 Wallace, 29 F. Cas. at 80.
25 楊宏暉，前揭註 15，頁 105。 26
Wallace, 29 F. Cas. at 80.(“If it were so, such patents would, indeed, be of little value.”) 27 Wallace, 29 F. Cas. at 80.
8 中獨立出來，惟其認為專利裝置中的非專利元件的製造者和銷售者需單獨承擔專 利間接侵權的責任，這種專利侵權責任的單獨承擔等同於美國實務承認專利間接 侵權為一種獨立之侵權類型，論者認為本案開創了美國的專利間接侵權制度28。
3.1.2 專利間接侵權制度之發展
在 1875 年 Saxe v. Hammond29案中，法院建立了專利權人主張輔助侵權時必 須先證明直接侵權行為存在之原則30。本案被告製造木製的風扇，可用於製作管 風琴或其他樂器，儘管管風琴之製造商可能安裝該木製風扇而侵害原告之專利， 但原告無法提出證據證明被告曾出售該木製風扇給任何未經授權使用專利之管 風琴製造商，即原告無法證明直接侵權行為存在。因此，法院駁回原告之訴。本 案法院之見解為，在沒有任何人或公司販賣侵害原告之管風琴專利產品之情況下， 亦即無直接侵害專利之情形，當然無輔助侵權之適用，換言之，輔助侵權之成立 必須以直接侵權成立為前提31。 其後於 1886 年之 Snyder v. Bunnell32案中，法院首次正式使用輔助侵權 （contributory infringement）這個名詞33。該案涉及以電磁裝置設計的防盜警鈴設 備，當裝設有電磁感應器的門窗遭無端開啟時，將因此啟動警鈴以防盜。本案被 告產銷一種自動感應器，該自動感應器與其他裝置結合後，將構成專利侵權之效 果，不過本案被告所產銷之自動感應器除了與其他裝置結合而構成侵權的用途外， 尚有其他非侵權之合法用途，且本案中並無證據顯示被告知悉其所銷售之自動感 應器得供專利侵權之用，換言之，被告並無專利侵權之主觀犯意。法院因此認為 Wallace v. Holmes 案所建立的輔助侵權責任，並無法加諸於本案被告，因為在欠 缺主觀犯意的情況下，僅僅因為其所銷售之裝置或零件可被消費者用於專利組合 物中，就要求被告應負輔助侵權責任，如此並不恰當34。本案進一步細緻化輔助 侵權之理論，明訂專利權人主張輔助侵權時，必須證明被告之主觀犯意35。最高法院於 1894 年之 Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping
Paper Co.36案，肯認輔助侵權理論並接受其作為司法原則37。本案原告之專利為
捲筒衛生紙之固定架，被告銷售一般的捲筒衛生紙，由於被告所銷售之捲筒衛生 紙可用於原告之專利固定架，原告因此控告被告銷售衛生紙之行為構成輔助侵權。
28 Adams, supra note 23, at 372; Giles S. Rich, Infringement under Section 271 of the Patent Act of
1952, 14FED.CIR.B.J.117, 121 (2004).
29 Saxe v. Hammond, 21 F. Cas. 593 (C.C.D. Mass. 1875). 30 Adams, supra note 23, at 373.
31 Saxe, 21 F.Cas. at 594.
32 Snyder v. Bunnell, 29 F. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886). 33
Rich, supra note 28, at 121. 34 Snyder, 29 F. at 48.
35 Adams, supra note 23 , at 373; Rich, supra note 28, at 121. 36
Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 U.S. 425 (1894). 37 楊宏暉，前揭註 15，頁 105。
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最高法院認為被告無須負擔侵權責任，法院在判決中援引許多下級法院之著名案 例，如 Saxe v. Hammond、Wallace v. Holmes 等，提到製造或銷售組合物之單一 元件，且意圖用於連結另一個元件以構成完整的物品組合，如此之行為當然構成 侵權。然而本案之情形與前述案件不同，被控侵權者所製作之捲筒衛生紙，其本 質為消耗性的（perishable in its nature），需要定期去更新，因此消費者去更換該 衛生紙是合理的，而原告之專利範圍並不包括衛生紙，衛生紙並非系爭專利之專 利要件，原告對於衛生紙既無專利權所賦予之專屬排他權，就沒有專屬銷售衛生
紙予消費者之權利，自無權指控被告因為銷售衛生紙的行為而成立輔助侵權38。
同為提供組合專利之一部，但是否構成輔助侵權會因所提供之物性質不同而 有所區別，於 1909 年 Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co.39一案，本案原
告之專利為一留聲機之方法專利，其請求項包括由唱片及唱針產生聲音之方法和 由唱片和唱針組合之裝置播放聲音之方法。最高法院認為製造可使用於該留聲機 之唱片的公司構成對留聲機方法專利之輔助侵權，因為唱片之本質與 Morgan Envelope 案中之捲筒衛生紙不同，其不具有消耗性，此外，該發明之技術特徵在 於唱針與唱片，兩者共同一起運作方能使留聲機正常運作40，因此被告提供唱片 之行為構成輔助侵權。 根據前述案例法，專利輔助侵權制度之架構與成立要件已有初步的輪廓，而 其中一個明確的要件即為輔助侵權者所產銷之物，除供侵權之用途外，別無其他 合法用途，但有一上訴審法院之案例頗值關注。在 Westinghouse Electric & Mfg.
Co. v. Precise Mfg. Corp.41一案中，原告之專利為一種收音機的設計結構，被告所
產銷之變壓器及電容器，雖得用於製造侵害原告專利之收音機，但亦有其他合法 用途，但被告在其產品之廣告中，特別強調其所銷售之變壓器及電容器專供用於 製造侵害原告專利之收音機，而且在被告產品之包裝盒中，亦附有如何利用其變 壓器及電容器來製造侵權收音機之安裝指示。若依既有的輔助侵權理論及要件， 本案的事實應不足以構成輔助侵權，因為被告所銷售之物尚有其他合法用途。不 過承審之上訴審法院指出很多有價值的專利，都是由一些不具可專利性的要件所 組合而成的，本案的被告不僅明知其所產銷之物得供侵權之用，而且其以廣告及 提供安裝指示之方式，意圖促使購買其產品之消費者進行專利侵權行為，則縱使 該物得供非侵權之用，被告仍應論以輔助侵權之責任，以求法理之平42。依本判 決之見解，於判斷輔助侵權時，主、客觀要件之標準是可以流動的，當行為人主 觀上之故意程度或惡性特別高時，客觀要件可以稍事放寬，以求得個案中法律適 用結果之合理性43。
38 Morgan Envelope, 152 U.S. at 433. 39
Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325 (1909). 40 Adams, supra note 23, at 374.
41 Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp., 11 F.2d 209 (2d Cir. 1926). 42
Id. at 211-12.
10 輔助侵權使專利權人得以行使排他權之範圍，除及於直接侵權行為之外，尚 得及於間接侵權行為，專利權人認知到此情況後，於進行專利授權時，常常於專 利授權契約中要求除了專利物品之外，其他與專利權物品相關之周邊零附件，被 授權人亦應向專利權人購買，藉由搭售（tying）之手段試圖延伸專利至非專利物 之周邊零件市場。在此等情形下，專利權人與被授權人難免因零附件的採購迭生 爭執，早期專利濫用之案件常常涉及搭售行為，也和輔助侵權的互動息息相關44。
而聯邦最高法院首次於 Henry v. A.B. Dick Co. 45一案中就此表示意見。在 Henry
案中，專利權人 A.B. Dick 實施其專利而生產一種旋轉式油印機，並將該油印機 銷售予客戶，其與客戶間訂有授權限制條款（license restriction），約定使用該油 印機所須之油印模版紙、油墨及其他相關耗材，均應向專利權人購買，被告 Henry 知道該授權限制條款的存在，卻仍然將相容於油印機之其他品牌油墨銷售給該機 器的使用者，因此原告對其提起專利權的輔助侵權訴訟。最高法院認為分析此爭 議首先應探究銷售油印機時所附之限制約定是否有效；若該約定有效，則應繼而 探究客戶使用非專利權人油墨之行為是否構成專利侵權，若客戶之行為不構成直 接侵權，則本件即無輔助侵權可言；若客戶構成直接侵權，則油墨供應商應成立 輔助侵權。最後最高法院大法官以 4 票對 3 票之評議結論，認定油墨供應商成立 輔助侵權。由 Lurton 大法官主筆之多數意見認為該授權限制條款對於被授權人 必須使用專利權人原廠零附件之限制，與一般銷售物品時所附加之使用期間、地 點或使用方式等限制，並無不同，而後者並非法所不許；再者，如禁止專利權人 將專利權之範圍延伸至油墨，則專利權人勢必將提高油印機之價格，此與專利權 人銷售較便宜之油印機再藉由專售油墨謀求利益，兩者在法律上之評價並無甚差 異，若強要限縮專利權人行使權利之範圍，則若因欠缺研發之誘因而致專利權人 不提出油印機發明之申請，其他廠商亦無銷售相容油墨之機會46。 本案多數意見的見解於大法官之間並未取得一致性之支持，此可由評議時幾 近相同的票數加以窺知，大法官 White 在該案中提出不同意見，認為油墨既不在 專利權之申請專利範圍內，專利權人即未有資格就該部分主張權利，而且當初專 利權人提出專利申請案時，專利主管機關基於申請專利範圍所作之審查，決定了 專利私權利範圍及公共領域（public domain）的界線，在申請專利範圍內係屬私 權，在範圍外則屬公共領域，應為專利權所不及，此際若再肯認專利權人得越過 申請專利範圍之界線而進入公眾領域主張權利，無異動搖整個專利制度的立基點
47。White 大法官所提出的不同意見顯然擲地有聲，Henry v. A.B. Dick Co.的見解
過度擴大專利權人行使權利的範圍，藉由輔助侵權，專利權人甚至得將權利的範 圍延伸至申請專利範圍之外，而及於習知物品，輔助侵權制度發展至此，最高法 院顯有必要進一步思考應如何適當地劃定輔助侵權範圍的界線，以為公益與私益 44 楊宏暉，前揭註 15，頁 107。
45 Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912). 46
Id. at 32.
11 之衡平48。
3.1.3 輔助侵權適用之限縮──專利濫用原則之興起與擴張
從 1871 年法院開創輔助侵權制度之後，在專利訴訟上廣為專利權人運用， 同時也藉由輔助侵權將其專利權效力作某種程度的擴張，輔助侵權理論使得專利 權人得對製造銷售非屬專利發明之部分元件之行為人控訴其侵害專利，專利權人 尤其好以搭售的方式擴張專利權之範圍，形成使用者必須項專利權人購買非屬專 利發明之元件方能實施專利之搭售情形，專利權人不當延伸專利並企圖壟斷市場 之疑慮逐漸升高。最高法院遂以一系列之判決建立專利濫用原則，以求限縮輔助 侵權之適用範圍49。 專利濫用係發展自衡平法上之「不潔之手」（unclean hand）原則，所謂「不 潔之手」原則意義在於在訴訟中主張權利者必須本身的行為無瑕疵，如果主張權 利者本身已有違法行為，則無權主張他人行為的違法性，衡平法院對於用以獲取 不公平競爭優勢之專利權，就不應給予支持而加以執行50。專利權在法律上具有 時間及範圍上的限制，因此若專利權人的行為超出法律所合法賦予專利獨占之權 利範圍時，即會構成濫用51。其本質為對抗專利侵權訴訟之消極抗辯事由，未若 反托拉斯法可作為獨立訴因，一旦專利權人之行為被認定確屬專利濫用，法院即 可以拒絕專利權人以之向他人主張專利侵權，直到專利權人放棄濫用專利之行為 且該行為之效果消失為止52。基本上，專利權人濫用其專利的行為並不會使其專 利無效（invalid），只是在濫用期間使得該專利權被判定為無法執行（unenforceable） 53，且專利權人在濫用期間所受的損害無權請求賠償。Henry v. A.B. Dick Co.案的見解在最高法院僅維持了五年，在著名的 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.54一案中，最高法院改變 Henry 案之見解，
Motion Picture 案並為日後的專利濫用概念建立理論基礎55。Motion Picture 案之
案例事實為，原告為專利權人，其擁有兩件專利，其中一件為影片放映機之專利， 另一件為關於電影影片技術之專利，專利權人於銷售影片放映機時，於專利授權 契約中，要求被授權人僅能撥放原告所生產之電影影片，不得播放其他電影影片。 之後有電影院使用該專利影片放映機撥放其他片商的電影，經專利權人發現後， 48 張哲倫，前揭註 21，頁 71-72。 49 張哲倫，前揭註 19，頁 66。 50 冷耀世，前揭註 10，頁 176-177。 51 楊宏暉，前揭註 15，頁 107。 52 傅松青，「論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用」，智慧財產評論，第 10 卷第 1 期，頁 76 （2012）。 53 范建得、莊春發、錢逸霖，「管制與競爭：論專利權之濫用」，公平交易季刊，第 15 卷第 2 期， 頁 4（2007）。 54
Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917). 55 張哲倫，前揭註 21，頁 72。
12 即起訴指控電影院侵害其專利權，且一併起訴供應該電影之片商構成輔助侵權。 上訴法院認為原告所為的搭售限制違反克萊登法（Clayton Act）而無效。然而， 最高法院於本案並未適用克萊登法之規定，而是由專利法之立法目的出發，解釋 專利法之意旨，認為首先、專利權之權利應限於其發明本身；第二、專利排他權 之範圍應受到申請專利範圍之限制，不得延伸至申請專利範圍之外；第三、專利 法之主要目的，在於促進科學和技術進步，對專利權人私人利益之保護應次之56。 最高法院強調專利權之法定獨占權範圍，應依專利法之規定，不得延伸至所受保 護範圍之外，專利權人若試圖以授權方式擴大其專利權範圍，將與專利法之目的 相悖，並可能使專利權人對非專利品形成獨占，若允許這種行為，將對專利法內 含之公共利益造成損害，故以公共政策（public policy）作為基礎，認為該限制 約款應屬無效，故電影院不成立直接侵權，該電影供應商亦不成立輔助侵權57。 本案中，法院將專利法所賦予的權利與專利權人利用契約所欲擴張之權利加 以區分，認為專利權應限於請求項範圍，超出請求項的部分，並不受專利權保護。 專利權人不得將專利獨占之範圍延伸至無專利保護之產品，若專利權人在影片專 利屆期之後，仍得以契約約定之方式限制被授權人之行為，則無異擴大了影片放 映機專利之獨占力，使其權利之範圍延伸至申請專利範圍之外，此顯悖於建立專 利制度之初衷：在所發明的範圍內給予合法獨占力以獎勵創新之目的。既然專利 權人提起訴訟所據之專利，其範圍僅顯於影片放映機，而不及於影片，則被授權 人使用他人之影片自不會構成侵害專利，影片提供者也不會構成輔助侵權58。雖 最高法院在本案中並未使用專利濫用一詞，但其認為專利權人在行使權利時必須 嚴守專利範圍界線，不得擴大或延伸至專利權利範圍至申請專利範圍之外之見解， 已將專利濫用之判斷隱含在內，多數判決均認為專利濫用肇因於本案59。 其後一直延續到 1930 至 1940 年代，美國最高法院均秉持衡平原則的中心思 想，拒絕認可專利權人濫用專利權之主張，例如在 1931 年 Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp.60一案，原告係一移動式冷藏裝置專利之專 屬被授權人，在該裝置加入乾冰後，得以在移動的過程中對食物進行冷藏，但該 專利之範圍僅及於移動式冷藏裝置之設計，而不及於乾冰。原告要求其客戶向其 購買該裝置後，亦須向其購買乾冰，並控告製造並銷售乾冰予消費者之被告構成 輔助侵權。被告否認侵權，並主張原告的獨家交易限制構成濫用，最高法院引用 Motion Picture 案之見解，認定專利權人對於非專利物品之控制已超出了專利權 範圍，原告意圖將專利權範圍延伸於非專利物品之行為，逾越了專利權之獨占範
56 Motion Picture, 243 U.S. at 510-11. 57
Motion Picture, 243 U.S. at 517-18.
58 Motion Picture, 243 U.S. at 514-15; 張哲倫，前揭註 21，頁 72-73；楊宏暉，前揭註 15，頁 108。 59 范建得、莊春發、錢逸霖，前揭註 53，頁 7；See, e.g., Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co. 448 U.S. 176, 224 (1980).
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圍，同時也違反了反托拉斯法，因此法院拒絕提供救濟61。
另外，在 Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.62案中，專利權人擁有使用瀝
青以減緩混凝土在馬路修補過程中蒸發之方法專利，但瀝青本身並非專利權範圍 所及，專利權人於進行專利授權時，並未像 Motion Picture 案及 Carbice 案一般， 於授權條件中加諸限制，但專利權人針對供應瀝青予使用該方法專利廠商之瀝青 供應商提起輔助侵權之訴，最高法院根據 Carbice 案之見解，認定專利權人不當 地擴大其權利範圍，因此在此等情況下，專利權人不得主張該瀝青供應商構成輔 助侵權63。 值得注意的是，最高法院於 1917 年至 1938 年間於 Motion Picture、Carbice 及 Leitch 三個案件中就行使專利權行為之界線所表示之見解，雖未使用專利濫用 （patent misuse）的字眼，但此三個案件的法律見解無疑已經清楚宣示行使專利 權之行為不得毫無限制，縱然法院承認輔助侵權的侵權態樣，並不代表專利權人 得恣意行使權利，甚至將權利主張範圍延伸超出申請專利範圍之外，此三個案件 的法律見解可說是專利濫用原則之先驅，並為專利濫用原則奠定重要的基礎，同 時也相對限縮了輔助侵權之適用範圍，為輔助侵權畫下外圍的界線64。
專利濫用原則首次被明確地確立，是在 1917 年最高法院 Morton Salt Co. v. G.
S. Suppiger Co.65一案，本案中專利權人擁有一鹽片分配機器的專利，能快速地將 鹽片填裝於罐頭中，以提升食品罐頭的生產效率，專利權人設定承租機器之條件 為必須向其購買鹽片（無專利保護），之後被告因在市場上販售與專利權人相似 而具競爭關係之機器而被控侵權。最高法院認為權利人要求被授權人須向其購買 鹽片之搭售行為，乃利用行使專利權之行為以限制競爭，並將專利權範圍不當延 伸至非專利權所及的產品，違反了專利核准的公共利益（public interest），因此， 該專利權不得實施，直到專利濫用之行為被治癒為止66。至此，最高法院首次正
式使用了專利濫用（misuse of the patent）一詞而確立了專利濫用理論，並明白表 示有專利濫用行為存在時，權利人不得實施專利，亦即被告得任意使用系爭專利 權，而不會構成專利侵權。最高法院表示其建構專利濫用之法理係本於衡平法原 則（equity policy）、專利制度的政策（patent policy）及競爭法的考量（competition policy）等三個面向，基於衡平法院之權力，法院對於牴觸公共利益之權利行使 行為，自得加以限制。國家賦予專利權乃為促進實用技術發展之公共政策，今專 利權之利用行為既已違反該公共政策，則不能期待法院會予以協助67。由於本案 係引用公共政策而非反托拉斯法作為判斷專利濫用行為之標準，因此無須被告證 61 Id. at 33-35.
62 Leitch Mfg. Co. v. Barber Co., 302 U.S. 458 (1938). 63
Adams, supra note 23, at 381. 64 張哲倫，前揭註 19，頁 72。
65 Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). 66
Id. at 493.
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明其已因濫用而受有損害68。
在 Morton Salt 案之後，限制專利權人行使權利範圍之思維日漸高漲，專利 濫用理論之運用達到極致，不過過度擴張專利濫用理論之適用範圍，反而造成輔 助侵權適用之空間受到壓縮，此現象在最高法院 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.69（以下簡稱 Mercoid I 案）中，達到了頂峰。原告 Mid-Continent 公司係一室內暖氣系統的專利權人，而 Honeywell 公司則取得獨家授權，得製造、 使用、販賣及再授權該系統專利，但兩家公司皆未實際製造整組的暖氣系統， Honeywell 公司只生產和銷售該系統中的一個開關（switch），該開關為系統專利 的必要元件，除了用在該暖氣系統外，別無其他用途。而專利權人僅對向 Honeywell 公司購買開關之客戶予以授權。換言之，唯有向 Honeywell 公司購買 開關之客戶，始能取得授權使用系爭室內暖氣系統之專利。被告 Mercoid 公司未 獲得原告授權而製造只能使用於該系統專利的開關，因此原告對其提出輔助侵權 之訴。被告則以原告 Mid-Continent 公司之行為構成專利濫用作為抗辯，認為原 告不當地將專利保護延伸至開關上70。
最高法院在本案中延續以往在 Carbice、Leitch 和 Morton Salt 等案所建立之 專利濫用原則，認為專利權人之行為構成專利濫用，故拒絕提供其救濟。最高法 院在本案的主要考量，在於若允許專利權人得藉由簽訂授權契約之形式擴大專利 權範圍，如此無異默認專利權人自己得扮演類似專利局的官署角色，自行決定專 利權之範圍，不僅混淆專利制度的基礎，亦使得專利權人得以擴大專利獨占力而
從事不公平競爭，而可能違反競爭法71。
同年，在 Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.72（以下簡稱
Mercoid II 案）中，最高法院針對類似事實再次重申相同之法律見解，但值得注 意者，法院在本案表示專利濫用原則之法理基礎應為反托拉斯法而非專利法，專 利權人意圖控制非專利權之市場競爭行為已違反了反托拉斯法之規定，此等見解 與當初最高法院創立專利濫用原則之 Morton Salt 案立場，已明顯有所轉變73。 儘管在 Mercoid I 案中，該開關是系爭專利的重要部份且除用於系爭暖氣系 統之外別無其他非侵害用途，但多數意見（5：4）仍認為專利權人構成專利濫用 而拒絕予以救濟，在 Mercoid I 案前，判斷是否構成輔助侵權之標準在於該物品 除與系爭專利物相結合外，是否存有其他合法用途，若被控侵權產品除與系爭專 利物相結合外，別無其他合法用途，則供應被控侵權物品者，得成立輔助侵權。 68 許忠信，「智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用－由美國法與日本法看我國公平交易法 第四十五條」，全國律師，第 12 卷第 10 期，頁 9（2008）。
69 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944). 70 Id. at 663-64.
71 Id. at 664-665; 張哲倫，前揭註 21，頁 75。
72 Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 320 U.S. 680 (1944).
73 林鈺珊，論專利權濫用，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，頁 19 （2009）。
15 但 Mercoid I 案判決扭轉了此一標準，本案系爭物品係屬於只能用在系統專利中 的非通用物品（non-staple），卻仍被認定為專利濫用，等同宣告輔助侵權理論再 無適用之餘地。最高法院不斷擴張專利濫用原則，並認為其優先於輔助侵權之適 用，輔助侵權概念無異再無成立之空間，是否已經名存實亡，引發了各界之疑慮 與討論，終於促使了美國國會於 1952 年修訂專利法第 271 條，將輔助侵權理論 予以成文化74。
3.2 美國專利間接侵權之成文化
根據前述最高法院判例法演進的過程，可觀察出早在專利濫用原則形成之前， 最高法院已建立了輔助侵權制度，當法院不斷地准許輔助侵權訴訟，使得專利權 人在訴訟戰場上攻無不克，終將專利輔助侵權推上了高峰，但同時引起了思考上 的反動，認為過度保障專利權人在非專利物品上的利益，恐將損及自由市場根基 的競爭法則，因此，從衡平法則衍生而出的專利濫用原則，自 1917 年 Motion Picture 一案後，便成為抵抗專利權人的重要城牆，之後在訴訟防禦策略上無往不 利，其結果漸使得輔助侵權理論殘留其形而喪失其實，自然也引發了專利法無法 有效保護專利權人利益的疑慮。若專利法僅保護直接侵權，而不及於輔助侵權， 使得專利權人必須對於分散四處之使用者個別提起訴訟，不僅大費周章，且難以 從根源上去阻止專利侵害之發生，如此一來，不僅有損於專利制度的保障完整性， 且無疑揭示侵權者得利用此一漏洞規避責任，造成鼓勵創新發明的專利制度因此 被架空而使得技術創新裹足不前，終將使專利權之保護失去實益，對於專利制度 的長期發展並無益處75。 國會的立法與法院的判例法向為美國法制的兩大重要法源基礎，法院對於涉 及高度價值判斷的重要法律爭議，亦傾向由國會透過立法予以解決，由於最高法 院在 Mercoid I 案所表示之見解無疑已使輔助侵權理論無成立之餘地，國會因此 就專利濫用與輔助侵權兩者之間的價值衡量，於 1952 年修訂專利法第 271 條， 明訂若某物品除了與實施專利權的物品結合而成立專利侵權之外，別無其他用途， 則應構成專利的輔助侵權。國會藉此扭轉了最高法院 Mercoid I 案所採之見解， 使輔助侵權理論再次重生76。本文以下將就美國專利法第 271 條之立法理由、條 文規定，以及第 271 條修訂後，最高法院重要且具代表性之案例作介紹。3.2.1 美國專利法第 271 條(b)、(c)、(d)項之立法理由
美國專利法第 271 條之立法沿革，可追溯自 1948 年之聽證會，最初的提案 74 楊宏暉，前揭註 15，頁 109-110；張哲倫，前揭註 21，頁 76；傅松青，前揭註 52，頁 84；許 忠信，前揭註 68，頁 11。 75 楊宏暉，前揭註 15，頁 117；張哲倫，前揭註 21，頁 76。 76 張哲倫，前揭註 21，頁 76。16
是由 Giles Rich 和紐約專利律師公會所提出，由於最高法院 Mercoid I 案之判決 實質上等同廢棄了輔助侵權理論，引發了專利律師界強大反彈，故其等遊說國會 立法回復專利輔助侵權。Rich 法官於提案時扮演主導者之角色，多次向國會進 行立法說明，經由 1948 年、1949 年、1951 年三次聽證會後，國會終於在 1952 年將間接侵權規範納入於專利法中77。本條之立法說明指出：「第 271 條(b)、(c)、 (d)三項係有關於輔助侵權之規定，輔助侵權於過去 80 年來已成為我國法律之一 部分，用以規範提供他人發明專利之重要元件以幫助侵害專利之情況。任何提供 發明專利核心部分予他人且提供他人組合之指示（無論明示或暗示），顯然侵吞 了發明專利的利益，因此輔助侵權規範之目的在於防止他人盜用別人的發明專利， 應被定位為法律和道德之表彰。近年來由於法院的判決界解歧異，造成輔助侵權 之範圍為何產生相當大的疑問和困惑，制定本條之目的在於將輔助侵權成為法定 原則，同時消除疑慮和適用上之混亂。(b)項的文義範圍較廣，教唆他人侵權者， 同樣應負侵權責任。而(c)項則規定有關於通常情況下之輔助侵權。其文義較為 限縮，銷售專利物品之部分元件，必須是該發明之重要部分，且主觀上知悉該元 件是特別製作或特別適合用於侵權，方成立輔助侵權，且排除可供非侵權用途之 常用商品。(d)項以反面描述之方式規定三款不會構成專利濫用之行為，於法規 範授權範圍內之行為將豁免於專利濫用原則。(b)、(c)、(d)三項之主要目標在於 釐清爭議和制定明確標準78。」。 由立法說明中可看出，國會制定此規定之目的，是將先前存在普通法之共同 侵權概念予以明文化，並無意對原先普通法之規範範圍做出太大之改變。立法後， 間接侵權之概念從此一分為二，成為個別之訴訟標的（cause of action）79。
3.2.2 專利間接侵權之規範──35 USC § 271(b)、§ 271(c)、§ 271(d)
依據美國專利法第 271 條之規定，專利間接侵權可分為積極誘引他人對未經 專利權人授權之專利權進行侵害行為之「誘引侵權」（inducement infringement）， 以及藉由販賣未經專利權人授權之機器、製品、組合物、化合物之重要成分或用 以實施方法專利之材料，以輔助他人進行侵害行為之「輔助侵權」（contributory infringement）兩種類型80。誘引侵權規定於第 271 條(b)項，輔助侵權規定於(c) 項，而(d)項則規定專利權濫用之例外，若專利權人之行為符合(d)項所列之情狀， 則不會構成專利濫用行為。 專利法第 271 條(b)項規定：「積極教唆他人侵害專利權者，應負侵權責任81。」77 Tom Arnold & Louis Riley, Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of § 271
and Its Subsequent Amendments, 76 J.PAT.&TRADEMARK OFF.SOC'Y 357, 366-70 (1994). 78 H.R.REP.NO.82-1923, at 9 (1952); S.REP.NO.82-1979, at 8 (1952), reprinted in 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2402. 79 王建鈞，前揭註 6，頁 23-24。 80 蔡明誠，前揭註 5，頁 8-11。
17 所謂誘引侵權，係指積極教唆他人直接侵害專利權，而行為人本身並未直接從事 侵害行為。其雖非自己直接從事專利侵害行為，然既對專利直接侵權提供助力， 亦應使其負擔相當之專利侵權責任82。欲成立誘引侵權，專利權人必須證明行為 人有積極誘引他人侵害專利權，且知悉其行為將造成實際侵權結果。 專利法第 271 條(c)項規定：「要約銷售或銷售，或由外國進口，屬發明重要 部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或實施方法專利所使用之材料或裝置， 且明知該項物品為特別製作或專門用於侵害該專利權，且非屬常用商品或具有實 質性非侵權用途之商品者，應負輔助侵權者之責任83。」本項為輔助侵權之規定， 所謂輔助侵權，係指第三人未經專利權人之許可，卻以生產經營為目的而製造、 銷售只能用於裝配專利產品關鍵零件、或者係只能用於實施專利方法之專用設備， 亦即該等零件、裝置僅具有唯一作為專利侵權之用途，則該第三人即構成專利輔 助侵權84。根據本項規定，構成輔助侵權行為的物品應當是構成發明的重要部分
（material part），該物品為非常用商品（staple article）或具有實質性非侵權用途
（suitable for substantial noninfringing use）的商品，此外，提供此物的行為人必 須明知（knowing）該物品是為侵犯專利權而專門製造的或者專門供侵犯專利權 之用。 第 271 條(d)項以反面描述之方式提供三款安全港條款，符合安全港條款所 描述之行使專利權行為得豁免於專利濫用原則，其規定：「專利權人對於侵害專 利或輔助侵權所得行使之救濟，不得因有下列各款情事之一，而予以否定，或被 視為濫用或專利權之不法延伸：(1)自特定行為中獲得利益，而該行為如由他人 未經其同意而實施，將構成專利輔助侵權者；(2)授權或許可他人為特定行為， 而該行為倘他人未經其同意而實施，將構成輔助侵害專利權者；(3)尋求實施其 專利權以禁止侵權或輔助侵權85。」。 美國國會於 1988 年再次修正第 271 條(d)項，增加兩款不被視為專利濫用之 規定，分別為：「(4)拒絕授權他人實施或使用其專利權者；(5)附加取得其他專利 infringer.”). 82 蔡明誠，前揭註 5，頁 9。
83 35 U.S.C. §271 (c) (2010) (“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”).
84
蔡明誠，前揭註 5，頁 10。
85 35 U.S.C. §271 (d) (2010) (“No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following:
(1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
(2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
