最高法院對於間接侵權規定之詮釋

國會於 1952 年將間接侵權規範納入專利法後，最高法院首次處理間接侵權 之案件為 1961 年之 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.⁸⁸案，

最高法院對於 Aro 案前後作出兩次不同的判決（以下分別簡稱為 Aro I 案和 Aro II 案），在判決中對於第 271 條之構成要件作出了詮釋。但直到 1980 年之 Dawson Chemical v. Rohm & Haas⁸⁹案，最高法院才對輔助侵權與專利濫用之問題作深入 討論⁹⁰。這三個案件是 1952 年美國專利法制定間接侵權規範後，具有代表性之 重要案例，故本文以下將分別探討之。

3.2.3.1 Aro I 案

本案涉及汽車敞篷裝置專利，通用汽車公司獲得 Convertible Top Replacement 公司的授權，得生產並販賣使用該專利發明之汽車。然而，因敞篷布料會因使用 而耗損，故車主必須定期加以更換。被告 Aro 公司製造並銷售敞篷布料，使車主 得用以修理其耗損的車篷，由於係由車主更換敞篷布料，因此被告並未構成直接 侵權，原告乃控訴被告輔助侵害專利。

最高法院引用 271 條(c)項之條文，認為輔助侵權是在直接侵權成立之下才

86 35 U.S.C. §271 (d) (2010) (“(4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.”).

87 楊宏暉，前揭註 15，頁 111。

88 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961).

89 Dawson Chemical v. Rohm & Haas, 448 U.S. 176 (1980).

90 Tom Arnold & Louis Riley, supra note 77, at 371.

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會存在，若無直接侵害則不會成立輔助侵害⁹¹。而本案是否構成直接侵權，關鍵 在於汽車所有人更換篷布的行為是否侵害專利。法院認為車主向通用汽車公司購 買汽車，而在通用汽車公司有獲得專利權人授權之情況下，購買者於購買專利物 品後，更換已損壞之重要元件，以實現最初購買的使用目的，是專利法所許可之 修理行為。修理不構成侵權背後之基礎乃默示授權理論，即任何人購買了專利物 品，就獲得專利權人的默示許可，有權再銷售或者使用專利物品，為了使用專利 物品，而對產品進行修理，亦屬於購買者可使用的權利，專利權人不能要求實施 修理行為的使用者承擔侵權責任⁹²。因此車主更換篷布的行為係屬可允許的修理

（repair），而非不允許的重建（reconstruction），不會構成直接侵害專利。而專利 法第 271 條(c)項輔助侵害，依條文定義無直接侵權即無輔助侵權，因此既然車 主不會構成直接侵害，則被告無從成立輔助侵害。專利權人主張，敞篷布料為本 專利發明中的重要核心部分，該元件很難更換而無法和該專利發明組合區分，因 此車主更換損壞篷布之行為，構成侵權的重建。但最高法院不同意此論點，在 Whittaker 大法官主筆的多數意見中，引用 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.一案重申，專利發明組合包含請求項所有元件的組合，所賦予的 專利是整體組合並非單一元件，專利權人無權獨占組合專利中的某一元件，無論 該元件在組合專利中有多重要，也不論該元件有多難更換或多昂貴⁹³。汽車所有 人可以維持其整體在可使用的狀態，將已損壞的專利元件加以更換，並不會構成 整體專利組合發明的重建，這是財產所有人修理財產的合法權利。據此，本案車 主更換敞篷車頂是允許的修理而非不允許的重建⁹⁴。

綜上所述，通用公司在獲得專利權人授權之情況下使用專利，因此並無直接 侵權行為，而向通用汽車購買汽車之消費者更換敞篷車頂的行為係屬於專利法所 允許的修理行為。又車主不成立直接侵權行為，因此被告 Aro 公司生產和銷售敞 篷車頂供車主更換汽車篷布之行為，亦不成立專利法上之間接侵權。

3.2.3.2 Aro II 案

在 Aro II 案中，同樣的問題再度浮現，與 Aro I 案不同的是，本案涉及福特 公司所用的敞篷，但福特公司並未取得專利權人的授權，因此福特公司未經專利 權人授權而製造、銷售該敞篷車頂構成直接侵權。若福特公司有取得授權，其購 買者在專利權人授權下是一種「隱含授權之使用」，但因本案中福特汽車缺乏授 權而製造、銷售，故其購買者並未獲得默示授權（implied licensed），使得其修理 篷布之行為構成直接侵害專利。

本案之另一重點在於最高法院對第 271 條(c)項中的「知悉」（Knowing）要

91 Aro, 365 U.S. at 340.

92 葉芳君，前揭註 6，頁 65-66（2010）。

93 Aro, 365 U.S. at 345.

94 劉國讚，「美國專利間接侵權實務對我國專利法修正導入間接侵權之啟示」，智慧財產評論，

第 7 卷第 2 期，頁 9-10（2009）。

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件作出了解釋。法院多數意見認為專利法第 271 條(c)項知悉之要件有二：第一、

被告知悉系爭專利之存在；第二、被告知悉其所銷售之物經由消費者加以組合使 用後，將構成專利侵權⁹⁵。本案中專利權人曾於 1954 年 1 月 2 日發信通知被告，

告知其有專利權，因此，被告接到該信件後已具有充分之知悉，相對而言，在該 日之前的銷售因被告缺乏對敞篷車頂侵害原告專利之認知而不必負責。最高法院 發回下級法院重新調查事實，除非能證明 Aro 公司在該日之前的銷售有所認知，

否則在該日之前的侵權責任將予以撤銷，而 Aro 公司在該日之後的輔助侵權行為，

最高法院則維持下級法院之判決，認為被告在知悉的情況下，仍然提供其客戶系 爭物品以侵害專利，應負輔助侵害之責⁹⁶。

3.2.3.3 Dawson Chemical v. Rohm & Haas 案

Rohm & Haas 係一方法專利之專利權人，該方法專利是在稻田中噴灑某一化 學藥品（propanil）以抑制雜草的方法，該化學藥品並不受專利保護，除了用在 該方法專利外，別無其他實質用途。Rohm & Haas 製造及銷售該化學藥品，並指 示客戶如何使用該化學藥品來實施方法專利。客戶若向 Rohm & Haas 購買化學 藥品，將獲得專利權人授權實施該方法專利。而向其他競爭者購買該化學藥品之 客戶，則未取得專利權人之授權，從而其實施該方法專利將構成直接侵權，Rohm

& Haas 對這些競爭公司提起輔助侵權訴訟。在審理過程中，被告 Dawson 並未否 認輔助侵權，但主張原告之行為構成專利濫用，因為原告僅將專利授權給向其購 買化學藥品之客戶，屬於搭售行為。地方法院認為原告拒絕授權之行為係試圖透 過搭售手段來獨占不受專利保護之 propanil 市場，因此構成濫用；上訴法院則認 為 propanil 是非通用物品，只能用於該方法專利，在檢視專利法第 271 條立法歷 程後，法院認為國會係為回復專利權人對抗輔助侵權的保護而限制專利濫用原則，

第 271 條(d)項提供專利權人排除他人銷售非通用物品的權利，而 Rohm & Haas 之行為只是實現法令所賦予他的權利，並不構成濫用⁹⁷。

最高法院在本案中，詳細檢視了輔助侵權和專利濫用發展的脈絡，以及國會 對於專利法第 271 條的立法目的與立法歷程，其認為國會增訂第 271 條(c)、(d) 項規定，將特定行為豁免於專利濫用的適用，係在為這兩個理論及其政策尋求妥 協之點，而允許專利權人得將其獨占力及於只能用於其發明的非通用物品上，所 以第 271 條(c)項對於輔助侵權作出了限制性的定義，將之侷限在非通用物品上，

而與專利濫用有所區別，因此，若涉及的是通用物品，即不符合輔助侵權構成要 件，也不必援引專利濫用作為抗辯。相對的，第 271 條(d)項也對專利濫用做了 某種程度的限制，來達到兩者間的平衡。第一款規定表明專利權人得製造銷售用 於其發明的非通用物品；第二款表明專利權人得為明示授權之外的許可；第三款

95 張哲倫，前揭註 19，頁 79。

96 Aro, 377 U.S. at 513-14.

97 楊宏暉，前揭註 15，頁 113。

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則規定專利權人得提起訴訟而不必擔心被羅織試圖非法抑制競爭的罪名。因此法 院認為專利權人是可以一方面自己銷售非通用物品，另一方面禁止他人在未經其 同意的情況下銷售相同物品，從而排除該物品的競爭進而控制該市場。而 Rohm

& Haas 銷售該化學藥品、許可其顧客使用 propanil、控告其他化學藥品供應商輔 助侵權的行為，均落入第 271 條(d)項的保護範圍。唯一值得討論的是 Rohm &

Haas 將銷售與許可他人使用 propanil 予以結合是否構成濫用，由於第 271 條(d) 項並未對這樣的結合有明確規定，法院遂從該項之立法目的中去尋找解答，認為 依相關之立法資料來看，國會有意擴張專利權人對抗輔助侵權者的能力，同時藉 由輔助侵權明文化來排除一些先前法院判決所產生的懷疑和混淆，國會藉由第 271 條(c)、(d)項的增訂，目的在使專利權人得控制非通用物品，因此 Rohm & Haas 的所作所為，均符合第 271 條(d)項規定，並未逾越國會所劃定的界線，是故不 構成專利濫用。不過本案的不同意見則認為無法從立法資料中得出國會有意容許 專利的搭售，第 271 條(d)項只是澄清 Mercoid 案所造成的混淆，並使輔助侵權成 為有效的訴因而已⁹⁸。

以上三個案子，為最高法院在 1952 年國會增訂間接侵權規範後，在案件中 適用條文並作出解釋之例，對於理解美國專利法間接侵權規定的內涵，具有一定 的重要性。於 Aro I 案中，最高法院確立了輔助侵權的從屬性原則，認為輔助侵 權以直接侵權成立為前提，若無直接侵權則不會成立輔助侵權；而在 Aro II 案中，

法院對於第 271 條(c)項之「知悉」要件作出了解釋，認為行為人必須明知該專 利之存在且其所銷售之元件將實施系爭專利權，方符合第 271 條(c)項的「知悉」

要件。於 1980 年之 Dawson 案中，最高法院討論輔助侵權與專利濫用兩者間之 適用關係，法院回歸第 271 條(c)項及(d)項之立法目的，從立法資料去推敲立法

要件。於 1980 年之 Dawson 案中，最高法院討論輔助侵權與專利濫用兩者間之 適用關係，法院回歸第 271 條(c)項及(d)項之立法目的，從立法資料去推敲立法