專利間接侵權制度之發展

在 1875 年 Saxe v. Hammond²⁹案中，法院建立了專利權人主張輔助侵權時必 須先證明直接侵權行為存在之原則³⁰。本案被告製造木製的風扇，可用於製作管 風琴或其他樂器，儘管管風琴之製造商可能安裝該木製風扇而侵害原告之專利，

但原告無法提出證據證明被告曾出售該木製風扇給任何未經授權使用專利之管 風琴製造商，即原告無法證明直接侵權行為存在。因此，法院駁回原告之訴。本 案法院之見解為，在沒有任何人或公司販賣侵害原告之管風琴專利產品之情況下，

亦即無直接侵害專利之情形，當然無輔助侵權之適用，換言之，輔助侵權之成立 必須以直接侵權成立為前提³¹。

其後於 1886 年之 Snyder v. Bunnell³²案中，法院首次正式使用輔助侵權

（contributory infringement）這個名詞³³。該案涉及以電磁裝置設計的防盜警鈴設 備，當裝設有電磁感應器的門窗遭無端開啟時，將因此啟動警鈴以防盜。本案被 告產銷一種自動感應器，該自動感應器與其他裝置結合後，將構成專利侵權之效 果，不過本案被告所產銷之自動感應器除了與其他裝置結合而構成侵權的用途外，

尚有其他非侵權之合法用途，且本案中並無證據顯示被告知悉其所銷售之自動感 應器得供專利侵權之用，換言之，被告並無專利侵權之主觀犯意。法院因此認為 Wallace v. Holmes 案所建立的輔助侵權責任，並無法加諸於本案被告，因為在欠 缺主觀犯意的情況下，僅僅因為其所銷售之裝置或零件可被消費者用於專利組合 物中，就要求被告應負輔助侵權責任，如此並不恰當³⁴。本案進一步細緻化輔助 侵權之理論，明訂專利權人主張輔助侵權時，必須證明被告之主觀犯意³⁵。

最高法院於 1894 年之 Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.³⁶案，肯認輔助侵權理論並接受其作為司法原則³⁷。本案原告之專利為 捲筒衛生紙之固定架，被告銷售一般的捲筒衛生紙，由於被告所銷售之捲筒衛生 紙可用於原告之專利固定架，原告因此控告被告銷售衛生紙之行為構成輔助侵權。

28 Adams, supra note 23, at 372; Giles S. Rich, Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952, 14FED.CIR.B.J.117, 121 (2004).

29 Saxe v. Hammond, 21 F. Cas. 593 (C.C.D. Mass. 1875).

30 Adams, supra note 23, at 373.

31 Saxe, 21 F.Cas. at 594.

32 Snyder v. Bunnell, 29 F. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886).

33 Rich, supra note 28, at 121.

34 Snyder, 29 F. at 48.

35 Adams, supra note 23 , at 373; Rich, supra note 28, at 121.

36 Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 U.S. 425 (1894).

37 楊宏暉，前揭註 15，頁 105。

9

最高法院認為被告無須負擔侵權責任，法院在判決中援引許多下級法院之著名案 例，如 Saxe v. Hammond、Wallace v. Holmes 等，提到製造或銷售組合物之單一 元件，且意圖用於連結另一個元件以構成完整的物品組合，如此之行為當然構成 侵權。然而本案之情形與前述案件不同，被控侵權者所製作之捲筒衛生紙，其本 質為消耗性的（perishable in its nature），需要定期去更新，因此消費者去更換該 衛生紙是合理的，而原告之專利範圍並不包括衛生紙，衛生紙並非系爭專利之專 利要件，原告對於衛生紙既無專利權所賦予之專屬排他權，就沒有專屬銷售衛生 紙予消費者之權利，自無權指控被告因為銷售衛生紙的行為而成立輔助侵權³⁸。

同為提供組合專利之一部，但是否構成輔助侵權會因所提供之物性質不同而 有所區別，於 1909 年 Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co.³⁹一案，本案原 告之專利為一留聲機之方法專利，其請求項包括由唱片及唱針產生聲音之方法和 由唱片和唱針組合之裝置播放聲音之方法。最高法院認為製造可使用於該留聲機 之唱片的公司構成對留聲機方法專利之輔助侵權，因為唱片之本質與 Morgan Envelope 案中之捲筒衛生紙不同，其不具有消耗性，此外，該發明之技術特徵在 於唱針與唱片，兩者共同一起運作方能使留聲機正常運作⁴⁰，因此被告提供唱片 之行為構成輔助侵權。

根據前述案例法，專利輔助侵權制度之架構與成立要件已有初步的輪廓，而 其中一個明確的要件即為輔助侵權者所產銷之物，除供侵權之用途外，別無其他 合法用途，但有一上訴審法院之案例頗值關注。在 Westinghouse Electric & Mfg.

Co. v. Precise Mfg. Corp.⁴¹一案中，原告之專利為一種收音機的設計結構，被告所 產銷之變壓器及電容器，雖得用於製造侵害原告專利之收音機，但亦有其他合法 用途，但被告在其產品之廣告中，特別強調其所銷售之變壓器及電容器專供用於 製造侵害原告專利之收音機，而且在被告產品之包裝盒中，亦附有如何利用其變 壓器及電容器來製造侵權收音機之安裝指示。若依既有的輔助侵權理論及要件，

本案的事實應不足以構成輔助侵權，因為被告所銷售之物尚有其他合法用途。不 過承審之上訴審法院指出很多有價值的專利，都是由一些不具可專利性的要件所 組合而成的，本案的被告不僅明知其所產銷之物得供侵權之用，而且其以廣告及 提供安裝指示之方式，意圖促使購買其產品之消費者進行專利侵權行為，則縱使 該物得供非侵權之用，被告仍應論以輔助侵權之責任，以求法理之平⁴²。依本判 決之見解，於判斷輔助侵權時，主、客觀要件之標準是可以流動的，當行為人主 觀上之故意程度或惡性特別高時，客觀要件可以稍事放寬，以求得個案中法律適 用結果之合理性⁴³。

38 Morgan Envelope, 152 U.S. at 433.

39 Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325 (1909).

40 Adams, supra note 23, at 374.

41 Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp., 11 F.2d 209 (2d Cir. 1926).

42 Id. at 211-12.

43 張哲倫，前揭註 19，頁 69。

10

輔助侵權使專利權人得以行使排他權之範圍，除及於直接侵權行為之外，尚 得及於間接侵權行為，專利權人認知到此情況後，於進行專利授權時，常常於專 利授權契約中要求除了專利物品之外，其他與專利權物品相關之周邊零附件，被 授權人亦應向專利權人購買，藉由搭售（tying）之手段試圖延伸專利至非專利物 之周邊零件市場。在此等情形下，專利權人與被授權人難免因零附件的採購迭生 爭執，早期專利濫用之案件常常涉及搭售行為，也和輔助侵權的互動息息相關⁴⁴。 而聯邦最高法院首次於 Henry v. A.B. Dick Co. ⁴⁵一案中就此表示意見。在 Henry 案中，專利權人 A.B. Dick 實施其專利而生產一種旋轉式油印機，並將該油印機 銷售予客戶，其與客戶間訂有授權限制條款（license restriction），約定使用該油 印機所須之油印模版紙、油墨及其他相關耗材，均應向專利權人購買，被告 Henry 知道該授權限制條款的存在，卻仍然將相容於油印機之其他品牌油墨銷售給該機 器的使用者，因此原告對其提起專利權的輔助侵權訴訟。最高法院認為分析此爭 議首先應探究銷售油印機時所附之限制約定是否有效；若該約定有效，則應繼而 探究客戶使用非專利權人油墨之行為是否構成專利侵權，若客戶之行為不構成直 接侵權，則本件即無輔助侵權可言；若客戶構成直接侵權，則油墨供應商應成立 輔助侵權。最後最高法院大法官以 4 票對 3 票之評議結論，認定油墨供應商成立 輔助侵權。由 Lurton 大法官主筆之多數意見認為該授權限制條款對於被授權人 必須使用專利權人原廠零附件之限制，與一般銷售物品時所附加之使用期間、地 點或使用方式等限制，並無不同，而後者並非法所不許；再者，如禁止專利權人 將專利權之範圍延伸至油墨，則專利權人勢必將提高油印機之價格，此與專利權 人銷售較便宜之油印機再藉由專售油墨謀求利益，兩者在法律上之評價並無甚差 異，若強要限縮專利權人行使權利之範圍，則若因欠缺研發之誘因而致專利權人 不提出油印機發明之申請，其他廠商亦無銷售相容油墨之機會⁴⁶。

本案多數意見的見解於大法官之間並未取得一致性之支持，此可由評議時幾 近相同的票數加以窺知，大法官 White 在該案中提出不同意見，認為油墨既不在 專利權之申請專利範圍內，專利權人即未有資格就該部分主張權利，而且當初專 利權人提出專利申請案時，專利主管機關基於申請專利範圍所作之審查，決定了 專利私權利範圍及公共領域（public domain）的界線，在申請專利範圍內係屬私 權，在範圍外則屬公共領域，應為專利權所不及，此際若再肯認專利權人得越過 申請專利範圍之界線而進入公眾領域主張權利，無異動搖整個專利制度的立基點

47。White 大法官所提出的不同意見顯然擲地有聲，Henry v. A.B. Dick Co.的見解 過度擴大專利權人行使權利的範圍，藉由輔助侵權，專利權人甚至得將權利的範 圍延伸至申請專利範圍之外，而及於習知物品，輔助侵權制度發展至此，最高法 院顯有必要進一步思考應如何適當地劃定輔助侵權範圍的界線，以為公益與私益

44 楊宏暉，前揭註 15，頁 107。

45 Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).

46 Id. at 32.

47 Id. at 69-70 (White, J., dissenting).

11

之衡平⁴⁸。