實害故意說

聯邦巡迴上訴法院在 Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.¹¹⁶一案 對於主觀要件採取與 Hewlett 案不同之看法。本案涉及之專利為一用在大型照明 設備之燈具裝置，該裝置為一光圈型的導向臂組件（iris guide arms），由 Manville 公司之研發經理 Robert Zeller 所發明，其可自身進行中心定位（self-centering），

並具有沿著燈桿上下移動之功能，易於維修人員進行燈具的維護。於 1971 年間，

Zeller 請求懷俄明州允許其以新發明設計替代舊的燈具導向臂組件，之後懷俄明 州同意將該裝置安裝在高速公路休息區之燈桿上。於 1973 年 2 月，Manville 公 司提出了專利申請，並取得美國第 3,847,333 號專利（’333 號專利）。於 1984 年，Paramount 公司的秘書 Anthony DiSimone 取得 Manville 公司所交給美國佛羅 里達州交通部之該裝置製圖影本，並將該影本交給 Paramount 公司之董事長 Robert Butterworth，Butterworth 轉交該影本給公司的設計部門，使其作出與之相 同之自我定位中心裝置，而後 Paramount 公司開始銷售及販賣該裝置。1986 年 7 月，Manville 公司對 Paramount 公司提起專利侵權訴訟，主張被告侵害其專利，

同時將 DiSimone 和 Butterworth 列為共同被告。Paramount 公司抗辯該專利依美 國專利法第 102 條(b)項販售及公開使用之法定限制，已喪失新穎性而無效。地 院未採納該抗辯，認為 Manville 公司在懷俄明州之使用行為構成試驗使用

（experimental use），並不會使專利喪失新穎性而無效，此外 Manville 公司並未 從事任何不正行為（inequitable conduct），故其專利並無因不正行為而不可執行

（unenforceable），DiSimone 與 Butterworth 成立直接侵權和誘引侵權¹¹⁷。

114 Id. at 1469.

115 Id. at 1469. (“we are of the opinion that proof of actual intent to cause the acts which constitute the infringement is a necessary prerequisite to finding active inducement.”).

116 Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc., 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990).

117 Id. at 547-49.

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當事人不服地院判決，上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院維持地 院對於專利有效之認定，認為 Manville 公司之行為屬於試驗使用，而無專利法 第 102 條(b)項法定限制之適用，且 Manville 公司並未從事任何不正行為。關於 直接侵權的部分，法院認為地院依揭穿公司面紗原則（piercing the corporate veil）

判決 DiSimone 與 Butterworth 兩人應為直接侵權行為負個人責任是錯誤的。本案 中無須適用揭穿公司面紗原則，因為 Paramount 公司並非兩人之第二自我（alter ego），本案並無詐欺或公司掩護他人刑事責任等情形，故應承認公司之人格，

該兩人不應負直接侵權責任¹¹⁸。

其次，就誘引侵害之部分，法院認為依專利法第 271 條(b)項之規定，可使 積極幫助公司為侵權行為之職員負個人責任，無須討論是否應無視於公司實體，

適用揭開公司面紗原則之問題。就誘引侵權之主觀要件，法院認為須有證據指出 誘引侵權人明知地誘導侵害，關於主觀要件之標準，法院認為不僅是被告知悉其 行為構成誘導行為，而且必須確立被告具有特定之意圖鼓勵他人侵害。換言之，

原告必須舉證證明，被告之行為誘導他人之侵權行為，以及其知悉或應知悉其行 為會誘導實際之侵害¹¹⁹。

本案中 Paramount 公司、DiSimone 與 Butterworth 直到 Manville 公司起訴前，

並不知道 Manville 公司之專利，而在起訴後，DiSimone 與 Butterworth 善意相信 律師所出具之公司產品未侵權之意見函。故地區法院判決兩人須負誘引侵權責任 之判決並不適法，因為並無可信之證據及調查指出兩人有特定的意圖造成侵害。

採取侵害行為故意說之 Hewlett 案與採取實害故意說之 Manville 案兩者間隔 三個月的時間，聯邦巡迴上訴法院卻對於誘引侵害之主觀要件採取不一致的見解。

在此二判決之後，爭議未曾停歇，法院仍持續做出相互不一致的判決，有傾向 Hewlett 案之標準者，認為原告必須證明被告知悉且故意教唆第三人為直接侵害 之行為；有採取 Manville 案之標準，認為須證明被告具有明確且特定之意圖知 悉第三人直接侵權；有見解認為誘引侵權之主觀標準並不明確，而對此問題採取 迴避的態度，特別是在有足夠的證據以較嚴格之標準去證明侵害的案子，法院即 不會選擇標準，因為無論如何責任皆會成立；或是即便以較寬鬆之標準，都無足 夠證據去證明侵權的案子，此時法院會迴避抉擇而認為無論如何責任皆不成立。

論者認為這些不一致的判決為聯邦巡迴上訴法院法律見解之分裂¹²⁰。 3.3.3.3 CAFC 建立主觀要件之基準─DSU 案

由於被控侵權者是否符合誘引侵權之主觀要件為事實問題，於案件審理時，

118 Id. at 550-52.

119 Id. at 553.( “The plaintiff has the burden of showing that the alleged infringer's actions induced infringing acts and that he knew or should have known his actions would induce actual

infringements.”).

120 王建鈞，前揭註 6，頁 41-42。

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法官會將審理標準指示於陪審團，由陪審團作認定，為使運作順利，美國法院向 來希望替主觀要件樹立一個標準，終於於 2006 年 DSU Medical Corp. v. JMS Co., Ltd.¹²¹案中，聯邦巡迴上訴法院以全院聯席審查之方式，建立主觀要件之標準。

本案中 DSU 公司擁有美國第 5,112,311 號專利（’311 號專利），該專利為一有防 護之針頭組件，用以降低針刺意外之風險。被控侵權物是 ITL 公司所製造名為 Platypus 之產品，其為一針頭保護外殼裝置，不包含針頭。JMS 公司是一家大規 模的日本醫療器材供應商，在美國設有 JMS 北美公司，自 1999 年 6 月開始，JMS 公司與 ITL 公司簽訂 Platypus 之全球行銷協議，協議內容為 JMS 向 ITL 購買其 在新加坡及馬來西亞所製造的 Platypus 針頭防護殼，之後再由 JMS 將防護殼組 裝於針頭上後，銷售予消費者。DSU 公司控告 Platypus 侵害其’311 號專利，同 時主張 JMS 公司與 ITL 公司構成輔助及誘引侵權。地院陪審團認定 JMS 北美公 司與 JMS 公司成立直接及輔助侵權，JMS 公司教唆 JMS 北美公司侵權，但認為 ITL 公司不構成輔助侵權或誘引侵權。DSU 公司主張 ITL 公司構成輔助侵權，

故提起上訴至聯邦巡迴上訴法院¹²²。

於上訴審時，DSU 公司主張 ITL 公司販售給 JMS 公司之 Platypus 產品不具 實質非侵權用途（has no substantial non-infringing uses），故 DSU 公司應構成輔 助侵權，法院認為 Platypus 產品之防護殼在關閉形式時（closed-shell configuration）

的確不具實質非侵權用途，且 ITL 公司明知該項物品係特別製作用於侵害專利權，

惟 ITL 公司係在馬來西亞將 Platypus 置入閉合外殼中，而非在美國，而第 271 條(c)項有地域之限制，僅能規範發生於美國之輔助侵權行為，故 ITL 公司不成 立第 271 條(c)項之輔助侵權¹²³。

在誘引侵權之部分則有爭論，DSU 公司主張 ITL 公司教唆 JMS 公司在美國 銷售閉合外殼，應成立誘引侵權，DSU 公司引用 Hewlett-Packard Co. v. Bausch &

Lomb Inc.案，認為只須有故意引起他人為侵權之行為（acts），即構成誘引侵權，

地方法院以 Manville 案之主觀標準作為給陪審團之指示並不正確。為釐清主觀 要件之標準，聯邦巡迴上訴法院將此一爭點交由全院法官聯席審查（en banc）來 決定。全院法官聯席審查中，法院引用最高法院 Grokster 案¹²⁴，認為該案已經澄 清故意要件之要求，雖然 Grokster 案是著作權案件，但最高法院在 Grokster 案討 論誘引侵權時，引用了 Water Technologies 案¹²⁵之判決提到主張誘引侵權必須證 明被告有積極行動去鼓動他人為直接侵權，例如廣告侵權用途或教導他人如何為 侵權使用，因此，若任何人提供產品之目的在於鼓勵他人用於侵權，採取積極措 施去促進侵權結果發生，則須為第三人之侵權行為結果負責。Grokster 案驗證了 法院對於誘引侵權主觀要件之適用，即所謂的誘引故意，不僅是故意造成構成直

121 DSU Medical Corp. v. JMS Company, Ltd., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

122 Id. at 1297-1302.

123 Id. at 1303-04.

124 MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).

125 Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988).

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接侵害之行為，且是須具備特定故意有目的地和可歸責地鼓勵他人之直接侵害。

適用此一標準，法院認為製造商未誘導批發商侵權，因而本案地院正確地指引了 陪審團。

在全體法官審判中，多數法官認為是要解決不一致的先例，亦即 Hewlett 案 與 Manville 案，少數法官認為根本無所謂爭議存在，因為 Hewlett 案法院並未認 為該案適用較低之標準即為誘引侵害之主觀要件，法院認為該標準僅是誘引侵害 必要之前提而已，亦即法院的真意並不排斥更高標準之主觀要件。是故，在少數 見解下，聯邦巡迴法院並無見解衝突可言¹²⁶。

3.3.3.4 最高法院見解─Global-tech 案

最高法院於 2011 年 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.¹²⁷案中，對於誘 引侵權主觀要件作出了詮釋，認為第 271 條(b)項與(c)項均源於共同侵權之概念，

應作相同之解釋，且維持其先前在 Aro II 案對於專利法第 271 條(c)項主觀要件之 見解；另外，最高法院在本案中引入了刑法上之刻意視而不見原則（doctrine of willful blindness）作為判定主觀上明知之標準。

本案之專利權人 SEB 公司是法國籍家用電器用品製造商，於 1980 年代 SEB 公司發明了一種使用時不燙手的油炸鍋，並於 1991 年取得了美國專利。1997 年，

SEB 公司在美國市場的競爭對手 Sunbeam Products 公司委託香港 Pentalpha 公司 為其設計新的油炸鍋產品。Pentalpha 公司在香港購買了 SEB 公司的油炸鍋，並 抄襲其除裝飾性外觀以外的所有設計，之後 Pentalpha 公司隱藏抄襲他人產品的 事實，請律師出具其有權使用（right-to-use）的意見書（opinion）。因 Pentalpha 公司在香港購買的產品係 SEB 公司供外國銷售之產品，故其上未附有受美國專 利保護的標示（US Patent Marking），而 Pentalpha 公司的委任律師並未檢索到 SEB 公司的美國專利，故最終出具了可自由使用的法律意見書。其後，Sunbeam 公司 開始在美國銷售 Pentalpha 公司為其設計並製造的油炸鍋¹²⁸。

於 1998 年，SEB 公司先對 Sunbeam 公司提起了專利侵權訴訟，之後與其進 行庭外和解。隨後，SEB 公司控告 Pentalpha 公司，提出兩點主張：(1) Pentalpha 公司銷售以及要約銷售（offer to sell）系爭油炸鍋的行為違反美國專利法第 271

於 1998 年，SEB 公司先對 Sunbeam 公司提起了專利侵權訴訟，之後與其進 行庭外和解。隨後，SEB 公司控告 Pentalpha 公司，提出兩點主張：(1) Pentalpha 公司銷售以及要約銷售（offer to sell）系爭油炸鍋的行為違反美國專利法第 271