第六章 我國進步性審查之實務發展
第二節 進步性實務操作分析
二、 其他議題
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條第 2 項規定「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並 得適時表明其法律上見解及適度開示心證」之所由設。在專利案件之上訴審理中，
未依前揭規定適時公開心證，更往往成為最高法院廢棄二審判決之理由282。 幸而近年來明顯可見判決有公開表明心證過程之趨勢，除了對系爭發明與先 前技術間之差異進行更為全面的比對外，也開始透過該領域具通常技術者之通常 知識內容、是否從先前技術中看出教示、啟發或動機等較為具體的理由，來支持 其所做之進步性與否決定。此外，法院也在判決中明示「關於是否為其所屬技術 領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，首先應就申請專利之 新型所載技術內容亦即其組成構件及連接關係整體觀之，次將申請專利之新型與 申請前之先前技術比較其差異，最後再判斷申請專利之新型與申請前之先前技術 間之差異，依申請時所屬技術領域中具有通常知識者之水平，參酌申請前之先前 技術是否易於思及而完成該新型。」智慧財產法院 98 年度行專訴字第 97 號、98 年度行專訴字第 104 號行政判決參照。
二、其他議題
（一）整體觀察原則
系爭專利進步性之審查，應以每一請求項中所載之發明整體為對象，亦即將 該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作一整體予 以考量，逐項進行判斷283。此項原則在智慧財產法院 98 年度行專訴字第 99 號行 政判決中有所提及：「原處分僅以系爭專利申請專利範圍之構件名稱與證據二、三 之相類似之構件名稱作比對，並未以系爭專利申請專利範圍之構件特徵作為與證 據二、三比對，即認為系爭專利不具進步性，殊嫌速斷」。
（二）避免後見之明
後見之明的避免是進步性審理時務必警惕的重要原則，實務上發明被核駁或 專利被舉發者常常主張智財局之處分為後見之明，惟法院對此原則闡述不多，少 數例外如智慧財產法院 99 年度行專訴字第 8 號行政判決：「『後見之明』實係指以 圖說所揭露之新式樣為藍本，按圖索驥其各個局部設計是否已見於先前技藝，若 先前技藝已揭露所有的局部設計，就認定各個局部設計之組合為易於思及者。這
282 曾啟謀，同前註。
283 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.3「進步性審查原則」。
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種後見之明將使所有設計均不可能取得新式樣專利，因為新式樣之形狀、花紋為 空間元素之組合，所有空間元素經解析後均為單純的幾何線條或圖形，例如直線、
曲線、方形、圓形、三角形等；新式樣之色彩為各色塊之組合、配置，每一種色 彩均可以從色彩體系中輕易選取。因此，創作性之審查應以熟習該新式樣技藝者 參酌申請時之通常知識的觀點，依其經驗法則、論理法則，就新式樣之整體作成 客觀的判斷，不得將新式樣解析分離為各個局部設計，逐一比對各個局部設計是 否已揭露於先前技藝，即遽以論斷其創作性。」
另外，對於後見之明與整體觀察原則的區分，可參照智慧財產法院 99 年度行 專訴字第 76 號行政判決：「參加人又主張若先前技藝已揭露所有之局部設計，就 認定將各個局部設計之組合為易於思及者，這種『後見之明』將使所有設計均不 可能取得新式樣專利云云（參 2011 年 2 月 10 日簡報紙本第 14 頁）。惟查，有關 新式樣創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象，雖然不得將整體設 計拆解為基本之幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前 技藝，惟在審查之過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔之範圍審究其是否已 揭露於先前技藝或習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否為易於思及（審查基 準第 3-3-22 頁參照），準此，倘先前技藝確有提供組合之動機，經整體設計綜合 判斷後，系爭專利對照先前技藝之組合倘仍不具特異之視覺效果者，仍得認定系 爭專利不具創作性，此係以設計之整體綜合判斷其視覺上之效果，與所謂將專利 拆解後，再以局部與各先前技藝互為比對之方式不同，參加人上開指摘，亦非可 採。」
（三）無法預期之功效
國內判決常在判斷該領域具通常技術者能否輕易完成時，會以是否增進、或 展現超乎預期之功效做為判斷依據。其中代表者為最高行政法院 84 年判字第 1933 號判例：「按發明專利所謂『組合發明』，乃係指將複合數個既有之構成要件組合 而成之發明而言。此種組合必須在整體上要有『相乘』之功效增進，始為創作，
若僅有『相加』之效果，則與發明要件不符。」此番審查基準似與美國判例法所 建立的相乘效果原則（以 Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. 為代表性案例）有異曲同工之妙，但該原則在美國已鮮少使用284，而我國
284 參照本文第三章、第一節、貳、二、獨創性法則與相乘效果原則 之說明。
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至今仍以之為判斷進步性的重要依據。
若以法規範角度來看，現行專利法對發明之進步性規定係「所能輕易完成」， 新型之進步性規定則是「顯能輕易完成」，均未規定「增進功效」或「相乘功效」。 至於專利審查基準中，則將「無法預期之功效」列為第二重考慮因素之一285，若 就專利審查基準作為審查人員參考依據之行政規則地位觀之，能夠增進功效或具 有相乘功效應可作為發明創作具有進步性之佐證，但並非必須具備增進功效或相 乘功效始符合進步性要件286。
智慧財產法院 98 年度行專訴字第 97 號、98 年度行專訴字第 104 號行政判決 則謂：「所謂『顯能輕易完成』雖不以申請專利之新型與申請前先前技術間差異之 多寡為必然之依據，亦不以增進功效為必要，然基於專利制度係具有鼓勵創新及 促進產業技術發展之目的，為避免單純組合已知元件而不具創新性之技術取得專 利權保護，因而阻礙他人利用該技術之產業發展，倘申請專利之新型與申請前先 前技術差異微小，所須組合之先前技術愈少，且該組合僅係產生已知之功效，而 其差異之技術特徵復已見於完全相同技術領域之先前技術文獻中，而為所屬技術 領域中具有通常知識之人面對該申請專利新型所欲解決之技術問題時，所得合理 參考或查詢之資料，足以啟發所屬技術領域人士組合該先前技術時，應認先前技 術已隱含組合之理由，而認申請專利之新型不具進步性。」可見智慧財產法院確 實認為進步性之認定不以增進功效為必要，但若發明並未增進功效，可搭配其他 事實（例如本件技術特徵差異已為先前技術所揭露）而一同佐證「發明顯能輕易 完成」，進而認定系爭專利欠缺進步性。是故，增進或相乘功效之有無在我國實務 仍具有相當程度之佐證效果287。
由上述可知，我國實務上對於發明是否具備進步性的審理，從初期較為簡略、
欠缺表明心證理由的結果式判決，逐步拓展、豐富化論理內容，就法院實務而言，
285 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.4.2 進步性的輔助性判斷因素，3.4.2.1 發明 具有無法預期的功效。
286 李文賢，前揭註 279。
287 亦有判決認為，若所請發明與引證技術間存在顯著差異，則足以證明該發明並非依照引證技術 所能輕易完成，此時則毋庸比較技術功效。臺北高等行政法院 91 年度訴字第 4805 號判決：「按在 上、下積磁軛片設有缺角，固為引證案之創作特徵所在，惟系爭案之特徵在於馬達感應元件之精 確定位，達到馬達易於啟動，及組裝精確、方便之功效，已如前述；是二者之目的固有部分相同，
惟技術內容既南轅北轍，比較功效即無意義」。
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在如今智財法院主導專利案件審理的體制下，法官對於進步性之論理可說是漸趨 詳實精緻，除讓心證過程透明公開化，除能建構判決見解的一致性外，也能讓當 事人更加明瞭審查者的思維。但在「發明所屬領域中具通常技術者之技術水準」
與「該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否 能所能輕易完成系爭申請發明之整體」此兩步驟的論述仍略嫌不足，有待未來法 院參酌國內外學說實務加以落實。
而就智慧財產局所為之核駁處分而言，則至今仍有進步性與否之論理過於簡 略直觀，得結論之心證過程揭露不足之缺失。長此以往，人民將喪失對專責機關 及專利制度之信賴，待處理的上訴積案日增，連帶浪費國家訴訟資源，實有儘速 調整作法之必要，以使我國進步性審查更趨完善。