第三章 美國專利法之非顯而易知性
第二節 Graham 法則與 TSM 檢測法
一、 Graham v. John Deere：事實認定三步驟
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揭步驟分別檢討兩案之系爭專利是否具備可專利性，並於後案肯認先前判例所援 用之第二重考慮因素，同時闡述其於判斷架構中的定位。本案所提出之三項事實 認定步驟與第二重考慮因素合稱為 Graham 法則105。以下分就兩案系爭專利之檢 討概述最高法院如何運用 Graham 法則。
一、Graham v. John Deere：事實認定三步驟
本案 Graham 主張 John Deere 公司侵害其美國 2,627,798 號專利（下稱 798 號 專利），最高法院首先辨明系爭專利的發明背景與發明特徵：該專利為一種鑿犁柄 上的吸震裝置，透過設置於柄上方絞鏈盤之作用，使農夫犁地遇上岩石瓦礫或堅 硬不平整的土壤時，犁柄可向上推動發生吸震作用，俟障礙物消失後再彈回原本 位置，以避免損害該鑿犁。
關於先前技術的確認與比較，法院調查得知 Graham 在取得 798 號專利前，
已擁有一附設彈簧的改良式鑿犁專利（2,493,811 號專利，簡稱 811 號專利），其 係透過彈簧夾之作用，使鑿犁柄得在鑿犁框架下自由屈曲，以解決不平整地面損 害鑿犁之問題。然 811 號專利之設計碰上北方較多岩石或結冰的凍土時，震動的 力量仍會致使鑿柄斷裂，因而 Graham 才予以改良而成本案 798 號專利。惟 798 號專利與 811 號專利僅有兩處不同，一是兩者犁柄與絞鏈盤的相對位置相反，811 號專利的犁柄在絞鏈盤上方，而 798 號則顛倒；二是 798 號專利相較於後者，多 使用了箍筋（stirrup）和螺栓固定犁柄與絞鏈盤，因此 798 號專利能承受較大的 張力，故犁柄較不易斷裂106。
關於發明與先前技術間差異是否顯而易知，一審判定 Graham 勝訴，二審第 八巡迴上訴法院則認為，798 號專利基於先前技術 811 號專利之揭露，其成果對 該技術領域通常知識者為顯而易知，故該專利無效。Graham 對此決定不服，並持 第五巡迴上訴法院於另案就同個專利所為之相反認定結果107，上訴到最高法院。
最高法院認為 Graham 於審判程序中力主之發明特徵對技術領域具通常知識者而
105 有論者將 Graham 案所建立之判斷法則稱為三階段判斷法則（Trilogy），例如：張啟聰，前揭 註 79，頁 34；MARTIN J.ADELMAN ET. AL., supra note 34,at 319. 其背後隱含之思想為將 Graham 前 三要件與第四項要件（第二重考慮因素）分開看待及討論，惟本研究認為第二重考慮因素亦屬於 Graham 案見解的一環，實務上亦認為其重要性不下於前三項要件（詳後述），故本研究提及 Graham 案時一併指稱四項要件，並統稱為 Graham 法則，在此敘明。
106 Graham v. John Deere, 383 U.S. at 20-24.
107 Jeoffroy Mfg., Inc. v. Graham, 219 F.2d.
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言可輕易思及，且並非系爭專利上的關鍵特徵，再者 798 號專利並未明顯展現與 既存技術在機械操作上的區分，故維持第八巡迴上訴法院之認定結果108。 二、Cook Chem. Co.合併訴訟：第二重考慮因素
Cook Chemical 公司為殺蟲劑製造商，Calmar 則為 Cook Chemical 用於殺蟲劑 容器的塑膠唧筒分配器供應商，但由於該種分配器使用上相當不便，Calmar 又再 設計出整合於容器上的噴霧器供 Cook Chemical 使用。而後 Cook Chemical 內的工 程師 Scoggin 設計出一種可運送噴霧器裝置（shipper-sprayer），其特徵在於，在塑 膠保護蓋的相配瓶肩（matching shoulder）與噴霧器頭部環軸間，以肋條密封（rib seal）技術形成一密封墊，可有效防止液漏和破損，並取得專利（下稱 Scoggin 專 利）。惟彼時 Calmar 亦發展出改良式的可運送噴霧器並開始販售，Cook Chemical 公司遂對 Calmar 提起侵害專利權訴訟。
本案審理中 Calmar 反訴系爭 Scoggin 專利無效，其指出 Lohse、Mellon 與 Livingstone 均擁有與 Scoggin 專利相似的先前技術，且 Scoggin 專利與渠等技術 間的技術差異微不足道，對於該技術領域通常知識者而言係顯而易知。對此 Cook Chemical 則抗辯其 Scoggin 專利係第一個取得商業上成功且價格低廉的整合式噴 霧器，並且解決運送過程中的液漏問題，故就 1. 解決業界長久以來的需求、2. 他 人試圖改良的失敗、以及 3. 商業上的成功等觀點而言，應可認該發明為非顯而易 知。
就法院判決結果來看，地方法院與第八巡迴上訴法院均贊同 Cook Chemical 之抗辯主張，維持 Scoggin 專利的有效性。最高法院則先以前揭事實認定步驟指 出 Scoggin 專利在發明技術特徵上為顯而易知109，再針對 Cook Chemical 集中在 經濟與動機上而非技術上的抗辯，指出雖然該等第二重考慮因素確實可以用來佐 證發明之可專利性，但在本案則起不了作用──系爭 Scoggin 專利特徵是無關技術 的微小機械性差異，且已為先前技術所揭露，因而最高法院判決該專利無效。
108 Graham v. John Deere, 383 U.S. at 25-26.
109 最高法院指出，Scoggin 專利在 USPTO 申請過程中，為避免落入先前技術 Loshe 和 Mellon 之 範圍，Scoggin 專利將申請專利範圍限縮至 2 個特徵：(1) 肋條密封與(2) 保護蓋與容器間保留一 空隙。前者已被 Livingstone 專利完全揭露，雖然 Cook Chemical 主張 Livingstone 就容器構造而言 並非相關技術領域，但最高法院認為該特徵所解決問題係密封而非構造或內容物，就此而言 Livingstone 專利足以作為相關參考。而後者之空隙則是為了安置肋條密封所必然採取之作法，根 本稱不上是一種技術特徵，遑論是否非顯而易知。See id. at 33-35.
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事實。透過四要件整理完相關事實問題（question of fact），最後再進行法律層面（question of law）的判斷。整體判斷流程如下圖 5 所示，並詳述於後：
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則是泛指技術層面以外的各種要素。
（一）先前技術之範圍及內容
相較於實用性只要求發明本身具有確定之功效即為已足，美國專利法 102 條 之新穎性與 103 條之非顯而易知性均為相對性要件111，申請專利需與先前技術比 較才可顯現出兩者的差距，進而斷定新穎性及非顯而易知性的有無，故確認個案 中適格之先前技術為何是首要課題。
1.
先前技術之範圍確認先前技術時，可分就時的範圍及物的範圍進行檢討。
(1) 先前技術物之範圍：相關性
先前技術可能來自任何領域，在此必須其與系爭發明屬於相似（analogous）
或相關（pertinent）領域，否則仍不得用於 103 條之檢驗112。蓋一個技術領域具 備通常知識者並不可能知悉所有領域的所有先前技術，若將所有符合專利法 102 條之先前技術均納入考量，不但已偏離技術領域具通常知識者之水準，更會形成 過高的非顯而易知性門檻，導致難有發明獲得專利。爰此，實務上乃重建所屬技 術領域具通常知識者的創新發想過程，以其嘗試解決一特定問題時可能參酌之資 訊類型，對先前技術範圍加以限縮。
在此概念下所認定之相似或相關領域，CAFC 曾在 In re Deminski 案中提出兩 階段檢驗法：(1)先前技術是否屬於發明人所從事之領域（field of the inventor’s endeavor）；若否，則判斷(2)先前技術是否與發明人所涉及之特定問題有合理相關
（reasonable pertinent）。換言之，縱使先前技術與系爭專利十分相似，若其分屬 不相關聯之技術領域，例如天線與雨傘傘骨具備類似之結構，仍不得據以作為核 駁 103 條非顯而易知性的先前技術113。
(2) 先前技術時之範圍
美國專利法 103 條非顯而易知性的判斷時點為發明完成時，此係採取先發明
111 尹守信，前揭註 44，頁 129。
112 Jurgens v. McKasy, 927 F.2d 1552, 1559 (Fed. Cir. 1991).
113 CANELIAS,supra note 93, at 6-5. 惟須注意，先前技術領域是否相似的之判斷僅適用於 103 條非 顯而易知性，而不適用於 102 條新穎性的判斷。蓋因新穎性對先前技術的比對判斷是絕對的，不 過問技術領域是否相關。
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主義之影響，因而用以與系爭發明相比較之先前技術亦特定限於發明完成日前已 存在之技術資料。在通常情況下，係以專利申請日推定為發明完成時點，然遇到 專利申請日前已存在之先前技術，發明人得以舉證證明其發明完成時點早於該技 術有效存在之時點，而排除該技術作為 103 條先前技術之適格。
而關於先前技術時點之認定，美國法上認為 103 條關於先前技術之概念需借 助 102 條之定義予以補充，換言之，基於 102 條(b)項之援引，103 條非顯而易知 性之認定亦享有一年之優惠期（grace period），所有早於發明人申請日一年以上有 效存在之專利、刊登於公開刊物或公開使用之技術，始得作為判斷系爭發明是否 顯而易知的先前技術。因而若發明人舉證回溯之發明完成時點早於專利申請日一 年以上，將會喪失一年優惠期之保障（參照下圖 6）。
但值得留意的是，基於鼓勵發明人儘早將其發明成果公諸於世之理念，2011 年美國發明法案改採先申請主義，無論是 102 條新穎性或 103 條非顯而易知性的 認定均以發明申請日為準，則上述因發明完成日與專利申請日不同而產生的回溯 情形將不復存在，發明人完成發明後必須儘快提出專利申請，始能避免發明完成 後至申請專利前所出現的技術成為核駁己身專利的先前技術。
申請日 1 年優惠期
擬制非先前技術 非先前技術 先前技術
A 發明時點 B 發明時點
圖 6 先前技術時之範圍與發明時點回溯 資料來源：本研究繪製。
＊灰色區塊為 103 條適格之先前技術。
＊發明人舉證回溯發明至 A 時點，可受 1 年優惠期之保障；若舉證回溯至 B 時點，
則可能因先前技術之阻卻而被認為欠缺非顯而易知性。
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2.
先前技術之內容美國專利法 103 條雖有提及先前技術（prior art），但卻未明說其指稱內容為 何，就其(a)項文義觀之，所指先前技術應即為 102 條所規定的證據資料，亦即該 當 102 條規定的所有先前技術皆可用於 103 條的審核，美國專利商標局（USPTO）
所發行的專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）亦支 持此論點114。
以往美國專利法 102 條與 103 條之關係曾是實務上的探討重點，判例法上詳 加區辨，認為由於新穎性之要件係規定於 102 條(a)(e)(g)項，而(b)(c)(d)項則屬法
以往美國專利法 102 條與 103 條之關係曾是實務上的探討重點，判例法上詳 加區辨，認為由於新穎性之要件係規定於 102 條(a)(e)(g)項，而(b)(c)(d)項則屬法