第三章 美國專利法之非顯而易知性
第一節 非顯而易知性的歷史發展
二、 獨創性法則與相乘效果原則
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（二）技術領域通常知識者可輕易達成
法院在個別案件中指出，若系爭發明僅為該技術領域通常知識者憑藉既有知 識經驗便能輕易完成61，或是從先前技術文獻的資訊即可輕易聯想之成果62，並不 能認為具有可專利性。此類型如：一般機械技術之實施、從先前技術之教導中可 合理推論得知者、系爭發明對熟悉專利客體領域之人為顯而易見者、零件的整合 或增加、以連續方式實施先前技術等是。
此外，單純等效材料之替換63及無效果之原件省略64亦不被認為有非顯而易知 性。Hotchkiss 案以陶瓷替換常見的門把材質，即為前者適例。
負面排除法則雖然在實務上運用了相當長的時間，但其有四項缺失：1. 內容 與範圍不夠明確；2. 並未考慮到偶然與負面排除法則一致、但卻新穎別緻的非顯 而易知發明；3. 只能個案逐條表列，難以形成一可供操作的系統性概念；以及 4.
究其實，負面排除法則僅為較多數法院見解的歸納，雖可供參考，但在概念與理 論的建構上是否全然正確則不無爭議。故甚有論者指出，在專利法 103 條及 Graham 四要件原則出來後，負面排除法則應再無適用餘地65。
二、獨創性法則與相乘效果原則
從 1931 年 Carbice Corp. of American v. American Patents Development Co.66一 案起，最高法院時常以欠缺「獨創性」（invention）67為由來否定發明的可專利性，
是謂「獨創性法則」。惟該法則發軔初期僅靠承審者自行判斷，失之主觀，後來發 展為以發明表現於外的物理結構及功效等客觀事實為判斷基礎，要求以兩個以上 先前技術組合而成的發明，各個元件必須因交互作用而產生原本所無的新效果，
此即所謂「相乘效果原則」（Synergism Doctrine）68。
相乘效果原則的代表性案例為 Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket
61 Howard v. Detroit Stove Works, 150 U.S. 164, 170 (1893).
62 In re Urbanic, 319 F.2d 267 (C.C.P.A. 1963).
63 Electric Cable Joint Co. v. Brooklyn Edison Co., 292 U.S. 69 (1934). 該案以液態填充物取代先前 技術所用的非液態填充物，其餘部分及效果均無二致。
64 National Hot Pouncing Mach. Co. v. Hedden, 148 U.S. 482 (1892). 該案專利省略了先前技術中一 不重要的元件，仍然具備相同的功能，最高法院認為此種情形系爭發明已為先前技術之專利先占。
65 CHISUM, supra note 38, § 5.04 [5][b].
66 Carbice Corp. of American v. American Patents Development Co., 283 U.S. 420 (1931).
67 有論者將此處的「invention」直翻為發明，稱之「發明法則」或「發明準則」。惟「發明」一詞 易與指稱研發成果之發明混淆，究法院此處應係強調超乎預想之成果，乃以「獨創性」名之。
68 董安丹，前揭註 59，頁 12-13。
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Equipment Corp.69，該案指出判斷組合既有元件的機械裝置是否具可專利性之關 鍵，在於該裝置是否具備「獨創性」。亦即已知元件的組合必須有所貢獻，只有當 組合整體在某方面超越了其所有元件之總和、展現未能預期的成果，該組合才具 有可專利性。否則會讓一個僅是結合已知元件而未改變各自功能的組合發明享有 專利的排他權，也就是明顯將已知事物納入獨占排他領域，因而減少可被自由使 用的公共資源70。職是之故，相乘效果原則對非顯而易知性採取嚴格之認定。加 上 20 世紀初期反托拉斯風潮興起，賦予排他權的專利制度在當時的聯邦最高法院 眼裡也成了一種獨占行為，因此法院對「發明之獨創性」（inventiveness of invention）
採取愈來愈嚴格之解釋71，致使 1930 年代到 50 年代成為美國專利史上的「專利 劫難期」72。
相乘效果原則在實務上一直有質疑聲浪，在專利法 103 條及 Graham 判決出 來後屢受抨擊，主要理由有以下數端73：
1. 103 條條文僅要求發明具非顯而易知性，從未要求具備相乘效果；
2. 實務上對相乘效果的定義尚不明確，無法做為判準74；
3. 「相乘效果」若要求發明組合而生之效果需大於各個元件獨存時效果的 總和，則所有的可預測技術領域（例如機械發明）將永不可能具備可專 利性75；
4. 非顯而易知性的判斷應著重於發明的「創造」是否顯而易知，而非僅側 重組合出的「結果」如何。
由於 CAFC 亦排斥適用相乘效果原則，該原則遂漸漸不再為法院所引用作為 非顯而易知性之判斷理由，但值得注意者為相乘效果原則並非就此消失，而是轉 化為第二重考慮因素之「無法預期之效果」，主要用在發明人面對審查人員核駁時 所據以主張之抗辯。換言之，雖然相乘效果之概念不再可「單獨」成為決定非顯
69 Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950).
70 Id. at 152.
71 MARTIN J.ADELMAN ET. AL., supra note 34, at 292-293.
72 董安丹，前揭註 59，頁 13。
73 董安丹，同前註，頁 14-16。
74 Note, Patentability of Mechanical Combinations: A Definition of Synergism, 57 TEX.L.REV. 1043 (1979).
75 蓋因機械發明之中，所組成的各個機械元件無論獨立或相結合，都只會、也只能產生特定的功 效，絕不可能因為相互作用而產生超出原本機械原理的效能。See Kevin J. Lake, Synergism and Nonobviousness: The Rhetorical Rubik’s Cube of Patentability, 24 B.C.L.REV. 723 (1983).
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而易知性的理由，但實務上仍肯認其具有一定程度的輔助佐證效果76。 三、天才閃現法則
伴隨前述反托拉斯風潮所導致的嚴格認定可專利性發展到顛峰，最高法院在 Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.一案中，提出了著名的「天才閃 現法則」（flash of genius test），認為必須要展現比技術領域通常技藝者更多的獨 創性，才能取得專利的特許地位，法院在此強調獨創性在判斷發明可專利性上的 重要性，將門檻提高到要求發明具有創造天賦的靈光（the flash of creative genius）
77，而非只是該領域的通常技能。天才閃現法則可說是承襲 Atlantic Works v. Brady 一案與相乘效果原則之精神而來，某種程度上可謂相乘效果原則發展到極致的變 形，其認為專利排他權應給予對提升產業技術有相當貢獻之發明，而非通常技藝 者能完成之微小成果，才能達到促進技術發展之目的78，故對非顯而易知性採取 相對嚴格的標準。
雖然天才閃現法則很適合解釋靈光乍現所產生的發明情況，但卻無法套用在 由許多微小步驟（small steps）或微小成就（minor accomplishments）構成之發明，
尤其是經過縝密規劃，投入金錢、勞力、時間及心血而完成的大型研究，例如新 藥研發往往需要多年的持續研究與資本投入，透過精密的實驗與嘗試始能竟其功，
依此法則卻無法取得專利核發，顯然與專利制度目的有所違背79。有鑑於這樣的 缺陷，美國國會於 1952 年制定專利法 103 條有關非顯而易知性規定時，便在(a) 項但書中明定：「可專利性不得因發明完成之方式而遭否定。」從此明確斷絕天才 閃現法則之適用，法院亦不得援引相關之判決來否定非顯而易知性80。
四、顯可嘗試原則
顯可嘗試原則（Obvious to Try）首次出現於 In re Kepley 案81，法院認為若發
76 Edward Philip Walker, Objective Evidence of Nonobviousness: The Elusive Nexus Requiremen (Part II), 69 J.PAT.&TRADEMARK OFF.SOC'Y 229, 245 (1987).
77 Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 90-91 (1941).
78 Id. at 92.
79 張啟聰，發明專利要件「進步性」之研究，東吳大學法律研究所碩士論文，頁 33，2002 年。
80 Steven P. Smith & Kurt R. Van Thomme, Bridge over Troubled Water: The Supreme Court’s New Patent Obviousness Standard in KSR Should Be Readily Apparent and Benefit the Public, 17 ALB.L.J.
SCI.&TECH. 127, 140 (2007).
81 In re Kepler, 132 F.2d 130 (C.C.P.A. 1942).
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明係從先前技術之教示中「自然浮現」之結果，該發明係為顯可嘗試，故而不具 有非顯而易知性。此原則為 1940 年至 1960 年代 USPTO 頻繁使用的核駁理由，
通常出現在兩種情況：一是系爭發明與先前技術在物理結構上相似時，縱使該發 明產生的效能為先前技術所未曾預見，在此原則下仍可能被認為依先前技術乃顯 可嘗試；二是先前技術若廣泛建議了諸多可能性，而系爭發明確為其中之一，法 院也可能據而認定該發明顯可嘗試而不具可專利性82。
事實上顯可嘗試原則一直都不是一個「穩定」存在的審查標準，主要原因是 因為該原則並未具有一明確的定義，法院也沒有說明究竟何種情況下應使用顯可 嘗試原則83（前述的兩種通常適用情況為後來學者所歸納而得）。也因此美國關稅 及專利上訴法院（CCPA，即 CAFC 前身）開始要求較為具體明確的論述理由，
而拒絕使用顯可嘗試原則。
CAFC 成立後亦屢番表示此原則並不適於判斷非顯而易知性84，並指出顯可 嘗試原則的兩個重大缺陷：針對上述第一種適用情形的缺陷為後見之明，蓋「先 見之明難，事後諸葛易」85，在系爭發明與先前技術在物理結構上相似之情況，
若逕認為顯而易見，極易忽略發明人在研發過程中投入的心力，顯然並非妥當。
在第二種情況的問題是欠缺合理的成功預期，因為此種情況下先前技術所廣泛建 議的諸多可能性僅為泛指，欠缺有助於實施的教導內涵，故對發明是否能成功也 不可能有相當的預期。例如先前技術僅列出適合進行實驗的材料有 200 種，發明 人並無從得知有多少成功機率，必得投入大量心力逐一試驗始能確定結果，但依 顯可嘗試原則，仍不具非顯而易知性，對發明人殊不公平86。
此外，亦有質疑聲浪認為顯可嘗試原則之判斷著重於發明創作之方式，與美 國專利法第 103 條(a)項但書「發明之可專利性，不得因實施該發明之方式而遭否 定」文義有所違背，故認為不宜適用此原則判斷非顯而易知性87。爰此種種理由，
顯可嘗試原則逐漸消失在非顯而易知性的判斷中，直到 2007 年 KSR 案才重新受 到重視。
82 董安丹，前揭註 59，頁 18。
83 Scott R. Conley, Irrational Behavior, Hindsight, and Patentability: Balancing the “Obvious to Try”
Test with Unexpected Results, 51IDEA 271, 282 (2011).
84 代表案例為 In re Deuel, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).
85 董安丹，前揭註 59，頁 19。
86 Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991).
87 In re Huellmantel, 324 F.2d 998, 1001 n.3 (C.C.P.A. 1963).
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參、103 條成文化規定
自從 Hotchkiss 案以來，整整 102 年非顯而易知性的概念發展全仰賴實務見解 的補充，因此產生判斷標準多頭馬車的混亂情況，直到 1952 年美國國會將非顯而 易知性成文化為專利法第 103 條，即現行 35 USC §103 (a)。而後國會續於 1984 年增訂(c)項，1995 年增訂現行(b)項，復於 1999 年及 2004 修訂現行(c)項。
現行 103 條共有(a)、(b)及(c)三項，(a)項為非顯而易知性的實質規定，(b)項 係有關生物科技發明例外不適用(a)項之規定，(c)項則為發明人所擁有之先前技術
現行 103 條共有(a)、(b)及(c)三項，(a)項為非顯而易知性的實質規定，(b)項 係有關生物科技發明例外不適用(a)項之規定，(c)項則為發明人所擁有之先前技術