第三章 美國專利法之非顯而易知性
第二節 Graham 法則與 TSM 檢測法
二、 Graham 四要件之討論
事實。透過四要件整理完相關事實問題（question of fact），最後再進行法律層面
（question of law）的判斷。整體判斷流程如下圖 5 所示，並詳述於後：
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則是泛指技術層面以外的各種要素。
（一）先前技術之範圍及內容
相較於實用性只要求發明本身具有確定之功效即為已足，美國專利法 102 條 之新穎性與 103 條之非顯而易知性均為相對性要件111，申請專利需與先前技術比 較才可顯現出兩者的差距，進而斷定新穎性及非顯而易知性的有無，故確認個案 中適格之先前技術為何是首要課題。
1.
先前技術之範圍確認先前技術時，可分就時的範圍及物的範圍進行檢討。
(1) 先前技術物之範圍：相關性
先前技術可能來自任何領域，在此必須其與系爭發明屬於相似（analogous）
或相關（pertinent）領域，否則仍不得用於 103 條之檢驗112。蓋一個技術領域具 備通常知識者並不可能知悉所有領域的所有先前技術，若將所有符合專利法 102 條之先前技術均納入考量，不但已偏離技術領域具通常知識者之水準，更會形成 過高的非顯而易知性門檻，導致難有發明獲得專利。爰此，實務上乃重建所屬技 術領域具通常知識者的創新發想過程，以其嘗試解決一特定問題時可能參酌之資 訊類型，對先前技術範圍加以限縮。
在此概念下所認定之相似或相關領域，CAFC 曾在 In re Deminski 案中提出兩 階段檢驗法：(1)先前技術是否屬於發明人所從事之領域（field of the inventor’s endeavor）；若否，則判斷(2)先前技術是否與發明人所涉及之特定問題有合理相關
（reasonable pertinent）。換言之，縱使先前技術與系爭專利十分相似，若其分屬 不相關聯之技術領域，例如天線與雨傘傘骨具備類似之結構，仍不得據以作為核 駁 103 條非顯而易知性的先前技術113。
(2) 先前技術時之範圍
美國專利法 103 條非顯而易知性的判斷時點為發明完成時，此係採取先發明
111 尹守信，前揭註 44，頁 129。
112 Jurgens v. McKasy, 927 F.2d 1552, 1559 (Fed. Cir. 1991).
113 CANELIAS,supra note 93, at 6-5. 惟須注意，先前技術領域是否相似的之判斷僅適用於 103 條非 顯而易知性，而不適用於 102 條新穎性的判斷。蓋因新穎性對先前技術的比對判斷是絕對的，不 過問技術領域是否相關。
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主義之影響，因而用以與系爭發明相比較之先前技術亦特定限於發明完成日前已 存在之技術資料。在通常情況下，係以專利申請日推定為發明完成時點，然遇到 專利申請日前已存在之先前技術，發明人得以舉證證明其發明完成時點早於該技 術有效存在之時點，而排除該技術作為 103 條先前技術之適格。
而關於先前技術時點之認定，美國法上認為 103 條關於先前技術之概念需借 助 102 條之定義予以補充，換言之，基於 102 條(b)項之援引，103 條非顯而易知 性之認定亦享有一年之優惠期（grace period），所有早於發明人申請日一年以上有 效存在之專利、刊登於公開刊物或公開使用之技術，始得作為判斷系爭發明是否 顯而易知的先前技術。因而若發明人舉證回溯之發明完成時點早於專利申請日一 年以上，將會喪失一年優惠期之保障（參照下圖 6）。
但值得留意的是，基於鼓勵發明人儘早將其發明成果公諸於世之理念，2011 年美國發明法案改採先申請主義，無論是 102 條新穎性或 103 條非顯而易知性的 認定均以發明申請日為準，則上述因發明完成日與專利申請日不同而產生的回溯 情形將不復存在，發明人完成發明後必須儘快提出專利申請，始能避免發明完成 後至申請專利前所出現的技術成為核駁己身專利的先前技術。
申請日 1 年優惠期
擬制非先前技術 非先前技術 先前技術
A 發明時點 B 發明時點
圖 6 先前技術時之範圍與發明時點回溯 資料來源：本研究繪製。
＊灰色區塊為 103 條適格之先前技術。
＊發明人舉證回溯發明至 A 時點，可受 1 年優惠期之保障；若舉證回溯至 B 時點，
則可能因先前技術之阻卻而被認為欠缺非顯而易知性。
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2.
先前技術之內容美國專利法 103 條雖有提及先前技術（prior art），但卻未明說其指稱內容為 何，就其(a)項文義觀之，所指先前技術應即為 102 條所規定的證據資料，亦即該 當 102 條規定的所有先前技術皆可用於 103 條的審核，美國專利商標局（USPTO）
所發行的專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）亦支 持此論點114。
以往美國專利法 102 條與 103 條之關係曾是實務上的探討重點，判例法上詳 加區辨，認為由於新穎性之要件係規定於 102 條(a)(e)(g)項，而(b)(c)(d)項則屬法 定阻卻（statutory bars）事由，故可供 103 條使用的先前技術原則上應指 102 條 (a)(e)(g)項之內容，包括：
(1) 在發明之前，於世界各地所發行或發證之印刷刊物或專利。
(2) 在發明之前，於美國境內發生之公開使用或知識。
(3) 在發明之前，他人所申請的專利申請案，但於發明之後始公開或公告者。
(4) 在發明之前，他人於美國境內已完成之發明，且未放棄、抑制或隱匿者。
惟後來法院不再如此限縮認定，102 條無論是(b)(c)(d)項甚至(f)項都曾成為法 院考量之參考115，因此目前無論是實務運作或是 MPEP 之規定均肯認 102 條各 項次皆可作為 103 條所稱之先前技術。
（二）先前技術及申請發明之差異
確認先前技術之範圍及內容後，便要與系爭專利進行比對，以釐清兩者之間 所存差異為何及多寡。差異是否為顯而易見，則必須以該技術領域具有通常技術 的虛擬之人的眼光來判斷，且不能單看差異本身116，必須就系爭發明整體與先前 技術整體來做全面性的衡量，此為 103 條條文所揭示的原則。
（三）該發明技術領域之通常知識水準
1.
所屬技術領域具有通常知識者（PHOSITA）之概念技術領域的通常知識水準為何，牽涉所謂技術領域具有通常知識者（person
114 MPEP §2141.01.
115 如 Riverwood International Corp. v. R.A. Jones & Co., Inc., 324 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2003) 便曾考 量 102 條(b)項；Oddzon Products., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396 (Fed. Cir. 1997) 則運用過 102 條(f)項。
116 Jones v. Hardy, 727 F.2d 1524, 1528 (Fed. Cir. 1984).
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having ordinary skill in the art, PHOSITA）究竟應如何認定，是個直接攸關非顯而 易知性判斷結果的重大問題。一般認為從文義出發，非由任何特定審查官、法官、
陪審團、外國人、一般大眾或天才的角度進行觀察，而應以系爭技術領域中具備 普通、中等水準者來斷定顯而易知性117，且該 PHOSITA 並非真實存在而是虛擬 之人（hypothetical person），因此發明人主觀上的動機並不影響 PHOSITA 的程度
118。
實務上將虛擬 PHOSITA 所擁有的技術程度界定於普通人與專家之間119。且 PHOSITA 原則上僅會依循該技術領域的傳統知識體系進行思考，而不會以求巧的 創新心態去作發想120，避免對該技術領域缺乏認識造成的誤判，以及過於偏頗的 主觀認定121，故有論者認為最適合擔任 PHOSITA 角色的人，並非專利侵害鑑定 機關或學術研究機關裡的專家學者，而是該產業裡的研究人員122。
然須留意者為，雖然 PHOSITA 僅須具備「通常技術水準」，但實務上認為其 知識的廣度必須達到知悉「所有『相關』之先前技術」123。在運用 PHOSITA 觀 點判斷非顯而易知性初期，Rich 法官在 In re Winslow124一案中提出「Winslow 圖 像」概念來描述 PHOSITA 所應具備的知識程度。該圖像描述一位工人（代表 PHOSITA）在工作坊工作，四壁皆陳列各種器具（代表各種先前技術），以供其 思索待解決問題時可以從中求取解決方法。換言之，Rich 法官藉由「Winslow 圖 像」指稱 PHOSITA 必須知悉「所有的」先前技術。
但「Winslow 圖像」招致不少反對，批評者認為 PHOSITA 不必知悉「所有」
先前技術，否則即已是專家。幾經爭論後，法院下修標準不再使用「Winslow 圖 像」，但仍在判決中指明 PHOSITA 須知悉「所有相關」之先前技術（all the pertinent prior art）125，或稱須對「所有該領域之先前技術」（the prior art in the field of his
117 謝祖松，美國專利法上「具有通常技術者」之探討，臺北大學法學論叢，76 期，頁 88，2010 年 12 月。
118 DONALD S.CHISUM ET AL.,supra note5,at 621.
119 Ex parte Hiyamizu, 10 U.S.P.Q. 2d 1393, 1394 (PTO Bd. Pat. Appl & Int. 1988).
120 Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 448, 454 (Fed. Cir. 1985).
121 Amazon.com v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1364 (Fed. Cir. 2001).
122 鄭中人，評最高行政法院九十四年度判字第九十三號判決及九十四年度判字第四五六號判決－
兼論專利效力與專利侵害鑑定之異同，月旦法學，136 期，頁 231，2006 年 9 月。
123 謝祖松，前揭註 117，頁 61-62。
124 In re Winslow, 265 F.2d 1017 (C.C.P.A. 1966).
125 International Cellucotton Prod. Co. v. Sterlek Co., 94 F.2d 10, 13 (2d Cir. 1938).
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endeavor）有「完全之瞭解」（full knowledge）126。
此番推定發明人已知所有先前技術的看法一直維持到 20 世紀中期，由於這等 極高標準顯然是高估了發明人的能耐，並課予發明人過苛之查證責任，1952 年專 利法修法時於 103 條明確將非顯而易知性的觀察角度指定為「通常技術水準」（of ordinary skill）即可，CAFC 也宣告「發明人已知所有重要先前技術」的推定已死
127，讓非顯而易知性的判斷回歸技術領域的通常知識水準。
2.
決定通常技術水準之因素CAFC 在 Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.128一案點出數則決定通 常技術水平時所應考量之因素：
(1) 該發明人之教育水平（educational level of the inventor）；
(2) 該技術領域內所遭遇之問題類型（type of problems encountered in the art）；
(3) 對於該問題的先前技術解決方式（prior art solutions to those problems）； (4) 作成創新的容易程度（rapidity with which innovations are made）；
(5) 技術之複雜性（sophistication of the technology）；以及
(6) 該領域實際工作者之教育水平（educational level of active workers in the field）。
惟近來對於「發明人之教育水平」一項是否納入決定因素有一番討論，蓋以 理論上而言，具有較高教育水平的 PHOSITA 所知悉的先前技術較多，因而較易 傾向認定發明為顯而易知；反之，教育水平較低的 PHOSITA 在完成發明及審視 非顯而易知性上可能比較困難。如此一來，不啻代表身為高學歷或專家的發明人 必須承受無法獲得專利的原罪129。
126 In re Antle, 444 F.2d 1168, 1171-72 (C.C.P.A. 1971).
127 Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson Co., 745 F.2d 1437, 1454 (Fed. Cir. 1984).
128 Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983).
129 以 Daiichi Sankyo v. Apotex, 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007) 一案為例，Daiichi 擁有的系爭專利 為一種細菌性耳朵感染的治療方法，乃對耳朵局部施予抗生性藥物 Ofloxacin。而對造 Apotex 公
129 以 Daiichi Sankyo v. Apotex, 501 F.3d 1254 (Fed. Cir. 2007) 一案為例，Daiichi 擁有的系爭專利 為一種細菌性耳朵感染的治療方法，乃對耳朵局部施予抗生性藥物 Ofloxacin。而對造 Apotex 公