第四章 KSR 案對非顯而易知性判準之彈性調整
第一節 KSR 案之經過
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第四章 KSR 案對非顯而易知性判準之彈性調整
2007 年 4 月 30 日，美國聯邦最高法院作出了堪稱近 30 年來最為重要的非顯 而易知性判決──KSR v. Teleflex160（簡稱 KSR 案），引起各界高度關注，相關論 著與研究頃刻間汗牛充棟，蓋因其為最高法院自 Graham 一案後，再度對非顯而 易知性的判斷基準提出更為詳盡之闡明，並對 CAFC 適用 TSM 檢測法的方式做 出修正，更重要的是提出顯可嘗試原則的具體適用要件，從此整個專利法非顯而 易知性的審查流程都為之調整，影響不可謂不深遠。以下試著對該案的經過與迴 響作一番說明161。
第一節 KSR 案之經過 壹、背景事實
本案原告 Teleflex, Inc.（簡稱 Teleflex）為美國第 6,237,565 號專利（簡稱 565 號專利）之專利權人，該專利係關於具有電子油門控制器的可調整式踏板結構，
特徵在於將電子感應器與可調整式車輛踏板組合在一起之裝置，使得踏板的位置 可傳遞至在車輛引擎中控制油門的電腦（參看圖 10）。
160 KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007).
161 詳細案件經過請參閱：呂紹凡，組合發明之非顯而易見性－2007 年 KSR v. Teleflex 判決簡介，
萬國法律，153 期，頁 87-89，2007 年 6 月。
圖 10 565 號專利示意圖 資料來源：USPTO。
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Teleflex 當初申請專利時，專利商標局曾提出兩則先前技術文獻，一為 Redding 專利 （簡稱 061 號專利），係關於一種非固定樞軸點的可調整式踏板；二為 Smith 專利（簡稱 811 號專利），係關於將感應器固定於踏板支架上。審查委員認為 565 專利第 4 項請求項僅結合 061 號專利與 811 號專利兩個先前技術之教示而為顯而 易知，Teleflex 遂再納入固定軸點之限制條件，以與前述兩則先前技術做區隔，
因而獲得專利之核發。
而本案被告 KSR International Co.（簡稱 KSR）為汽車零組件的製造供應商，
是 Teleflex 在車輛踏板銷售上的競爭對手。KSR 發展出一套具備模組化感測器的 可調整式機械踏板，用以安裝於其客戶福特汽車公司的輕型汽車上。Teleflex 於 2003 年 12 月 12 日向美國東密西根州法院控告 KSR 的可調整式機械踏板侵害其 565 號專利，KSR 則反訴請求該 565 號專利申請專利範圍第 4 項無效的簡易判決
（Summary Judgment）。
貳、法院判決
162一、KSR 案爭點
組合發明的非顯而易知性如何認定？
二、地方法院判決
本案東密西根州聯邦地方法院在 565 號專利第 4 項請求項有效性的審理上，
法院另外發現專利商標局當初審查時未曾引用的一篇 Asano 專利（簡稱 782 號專 利），係關於一種固定樞軸點的可調整式踏板；基本上除了無設置感應器以外，與 系爭 565 號專利幾無二致。地方法院比對後，認定 Teleflex 的 565 號專利第 4 項 請求項僅係 Asano 782 號專利與 Smith 811 號專利兩篇先前技術顯而易知的組合，
因而下簡易判決謂 Teleflex 的 565 號專利第 4 項請求項違反 103 條無效163。 三、聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決
Teleflex 對地院判決結果不服而向 CAFC 提起上訴，主張地院對 TSM 檢測法 的適用不當，以及未適當考量 Teleflex 專利在商業上成功之要素。CAFC 認為地
162 各級判決理由的詳細論證請參閱：顏吉承，美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啟示，智慧 財產權月刊，105 期，頁 11-23，2007 年 9 月。該文對系爭專利技術與先前技術的比對，及法院 的檢討過程有詳盡的介紹。
163 Teleflex Inc. v. KSR Int’l Co. 298 F.Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003).
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院的非顯而易知性認定有所不當，因而廢棄原判決並發回更審164。
CAFC 認為「TSM 檢測法要求導引具有通常知識者將先前技術之教示組合成 所請求的方式，必須是所欲解決之問題。」165換言之，先前技術所彰顯的問題必 須與系爭專利所欲解決的問題一致，才能認定具有啟發或動機。而查 Asano 專利 係為處理「固定比率（constant ratio）之問題」，系爭 565 號專利則是「追求小型、
簡潔且便宜的電子踏板裝置」，兩者處理的問題並不相同。
此外，CAFC 亦認為 Smith 專利乃為「解決電線磨損問題」而將感應器固定 於踏板支架上，就此並無法推論出系爭 565 號專利將電子控制器固定於踏板支架 上的動機。故從 Asano 與 Smith 兩篇先前技術難認有顯現任何教示、啟發或動機，
足以讓發明人據以創造系爭的發明特徵，CAFC 判定 565 專利具備非顯而易知性，
因而廢棄原判決。
四、聯邦最高法院判決
本案經 KSR 上訴到聯邦最高法院後，由於此乃繼 Graham 案以來，最高法院 首度再對非顯而易知性的判斷基準做出說明，各界紛紛提出聲援的法院之友意見 書（amicus curiae brief），顯見本案受到重視之程度。而最高法院在 2007 年 4 月 30 日，以全體無異議認定系爭 565 號專利無效，撤銷 CAFC 之判決。
綜觀最高法院在 KSR 判決書中之論述架構，可以整理為以下幾個重點：
1. 最高法院重申 Graham 法則為非顯而易知性的根本判斷依據。
2. 最高法院指出 CAFC 適用 TSM 檢測法的僵化謬誤。雖然最高法院聲明 以 Graham 為依據，但並非否定 TSM 檢測法的貢獻，僅認為適用時不應 侷限於定義而應更具彈性。
3. 最高法院認為所屬技術領域中具通常知識者，應該具有普通創造力，非 僅是不會運用智力的機械人166。
4. 最高法院並指出，CAFC 拒絕使用顯可嘗試原則的見解有所不當，其進 一步說明，當(1) 有設計需求或市場壓力存在，(2) 現有解決方案有限，
而系爭發明係採取該有限解決方案之一，且(3) 採取該方案可合理預期
164 Teleflex, Inc. v. KSR Int’l Co., 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir., 2005).
165 顏吉承，前揭註 162，頁 16。
166 KSR, 550 U.S. at 421 (“A person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton.”)
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獲得成功之情況下，系爭發明極可能為明顯可嘗試之結果，而不具備非 顯而易知性。
5. 而在本案適用上，最高法院認為系爭 565 號專利即屬於前述有市場需求，
而方法有限的情形，因此最高法院贊同地方法院的見解，認為 565 號專 利不具非顯而易知性。