第六章 我國進步性審查之實務發展
第二節 進步性實務操作分析
一、 我國進步性判斷流程
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一、我國進步性判斷流程
依照我國專利審查基準所揭示的進步性判斷步驟275，事件裁決者需確認以下 事項：一、申請專利發明之範圍；二、先前技術所揭露之內容；三、發明所屬領 域中具通常技術者之技術水準；四、系爭發明與先前技術間之差異；以及五、該 領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能所能 輕易完成系爭申請發明之整體。以下秉此抽象原則，與實務判決相互映證，以辨 明實務操作之落實狀況。
（一）「申請專利發明之範圍」與「先前技術所揭露之內容」
就「申請專利發明之範圍」與「先前技術所揭露之內容」兩項而言，早期行 政判決中並不會對此多加著墨，通常僅會審核當事人提出既存技術其公告日是否 早於申請專利日，以確認該先前技術於特定案件中是否適格，部分判決甚至僅在 理由欄覆述兩造之聲明，法院本身完全未就系爭發明與先前技術之內容加以釐清 或確認，例如前揭臺北高等行政法院 89 年訴字第 1008 號判決。至於先前技術是 否與系爭發明同屬相同或類似技術領域，則未見討論於判決書中276。
相較之下，較近期作出的最高行政法院及智慧財產法院判決中，才逐漸會針 對申請專利發明與先前技術之技術領域進行比對，例如智財法院 98 年民專上易字 第 7 號判決，便有說明當事人提出之既存技術公告日早於申請專利日，並說明既 存技術與系爭發明同屬散熱器之技術領域，故可認定其做為該案之先前技術。
（二）「發明所屬領域中具通常技術者之技術水準」
發明所屬領域中具通常技術者在個案中究竟應具備何等技術水準，攸關進步 性判斷者所採取的觀察高度，本應是極為重要的一個認定，但從早期的高等行政 法院判決到近來的智財法院判決中，似乎皆難以找到專就何謂「所屬領域中具通 常技術者之技術水準」進行論述的文字，也並未見到具體指稱特定案件中通常技 術者為何種資歷身分277，多半在論述中直接跳到「對於所屬領域中具通常技術者
務此種以行政機關之內部規則作為司法權行使方針之作法，似有違反司法獨立原則之虞，請參照 本章第四節、壹、審查與判斷基準之形塑 之說明。
275 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.4.1 進步性之判斷步驟。
276 胡閏祺，前揭註 35，頁 137。
277 宋皇志，前揭註 267，頁 150。目前僅有極少數案件曾涉及「所屬領域中具通常技術者之技術 水準」此一爭點，例如前揭智慧財產法院 97 年行專訴字第 19 號判決，但該案原告雖針對「所屬 領域中具通常技術者」之學經歷標準有所質疑，惟法院判決理由中對此主張未置一詞。
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而言（系爭專利之特徵）係顯而易知」作結。
理論上進步性的判斷，係在個案中認定虛擬之所屬領域中具通常技術者之技 術水準，以求判斷標準之客觀化，故應在個案判斷的起始作一番認定，但目前我 國行政審查及司法實務似乎付之闕如。有學者認為實務在此並非刻意忽略，應係 審查者或法院於判斷進步性時已建立於心證中，乃為「隱性」之判斷主體278。然 縱認審查者或法院於心證中存有一「隱性」之判斷主體，而合於進步性判斷步驟 之形式要求，就判決結果對於當事人顯得過於主觀而無法捉摸此一角度而言，仍 有實質上侵害當事人聽審權之疑慮。
（三）「系爭發明與先前技術間之差異」
無比較則無差異，無差異則遑論進步性與否。系爭發明與先前技術間有若干 差異是進步性判斷的基本功，有關進步性之判決內容絕大多數筆墨皆是用來描述 系爭發明與先前技術間之異同。值得留意者為，近來法院判決傾向多方論證系爭 發明之特徵與功效，比對已十分詳盡；然而智慧財產局之審查處分則仍有過於簡 略或直觀論述之弊端。
以智慧財產法院 101 年度行專訴字第 20 號行政判決為例，原告主張「原處分 僅以系爭專利申請專利範圍之構件名稱與舉發證據相類似之構件名稱作比對，卻 未以系爭專利申請專利範圍之構件特徵、系爭專利所欲解決之問題、解決問題之 技術手段與整體功效對照舉發證據之組合進行比對，顯已違反專利法與審查基準 所要求之對進步性之審查方式。」對此法院經詳盡之系爭專利技術特徵與先前技 術比對後，在部分請求項之判斷理由中指出原審查處分粗糙認定之謬誤，例如「被 告另辯稱：『系爭專利之擋部(26)可對應證據 8 之擋部(66)』云云。然查，證據 8 之 棘動件(30)之凸出部(33)及推出部之凸緣(66) 結構及功效與系爭專利之擋部之結 構及功效均不相同，已如前述，故被告此部分答辯理由核不足採。」
另在智慧財產法院 99 年度行專訴字第 55 號行政判決中，亦可見相類論述：「原 處分雖認系爭專利申請專利範圍第 1 項與證據 2 之桿體外套設有一環形結構及 彈簧，即判斷系爭專利申請專利範圍第 1 項之彈簧 16 可與證據 2 之彈性件 50 相 對應；固定環 50 與證據 2 之定位套 60 可相對應等等。但查，原處分均未論及各
278 沈宗倫，以美國專利判例法為借鏡淺析我國專利進步性判斷的教示因果關係，專利師，6 期，
頁 61，2011 年 7 月。
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構件之連結關係與功效，且經上述分析結果，系爭專利申請專利範圍第 1 項之固 定環 50 與證據 2 定位套 60 與滑套之結合關係、功效並不相當，彈簧之組設位置 改變及桿體、滑套之內部結構也不相同，被告所為之比對方式尚難採信。」
（四）「該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，
是否能所能輕易完成系爭申請發明之整體」
此一步驟是進步性判斷中涉及主觀評價之部分，由於其認定並非單純從客觀 條件的排列組合即可得知，因此審理者更應該適當揭露其心證，以便當事人得以 了解作成結論之癥結所在。然而我國早期判決對此多半並未詳述，而是與前揭「系 爭發明與先前技術間之差異」要件併同說明，亦即臚列系爭發明之技術特徵為何，
指出該等技術特徵皆可為先前技術文義所讀取，便逕下系爭發明不具備進步性之 結論。換言之，早期實務往往將系爭發明與先前技術間之差異帶過，便三言兩語 做出該領域具通常技術者是否能輕易完成系爭發明整體的結論，對於如何達成該 結論的心證過程──也就是從事實面分析過渡到法律評價上進步性與否之判斷──
基本上未見諸文字，此種弊病尤以智慧財產局行政審查所作之核駁審定書為甚279。 但如斯審理可能致生兩大問題。
一為審理者的後見之明。蓋「由於系爭專利與引證案間之比對，係事後就已 經存在之資料互為比對，倘僅因引證案分別揭露系爭專利某部分技術特徵，即認 為所屬技術領域中具通常知識者參酌引證案，必能輕易思及組合引證案而達到系 爭專利之創作發明，無異係以系爭專利之技術特徵為藍圖，按圖索驥，只要覓足 足以揭露系爭專利各個技術特徵之引證案，即認為系爭專利可輕易思及，此種論 斷方式，適足以證明後見之明之偏見。」280
二為心證欠缺造成突襲性裁判。「如法官未於裁判前對當事人適當揭露其專業 知識上之認知及判斷，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲性裁判，
有礙當事人聽審請求權及正當程序之保障。」281此亦即智慧財產案件審理法第 8
279 「實務上有部分核駁審定書敘述申請專利之發明及引證文件的技術內容後，即逕下『能輕易完 成』結論，於步驟 4 及步驟 5 未作任何說明，形式上雖洋洋灑灑，實質上不符說明理由義務」。參 見：李文賢，專利判決解析－專利要件（下），廣流智權事務所網站，2011 年 12 月 1 日，
http://www.wipo.com.tw/wio/?p=2272（最後瀏覽日：2012/07/24）。
280 汪漢卿，專利進步性判斷之後見之明，TIPA 智慧財產培訓學院網站，http://www.tipa.org.tw/
p3_1-1.asp?nno=146（最後瀏覽日：2012/07/23）。
281 曾啟謀，專利訴訟心證公開與先前技術阻卻等抗辯之實例，TIPA 智慧財產培訓學院網站，
http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=146（最後瀏覽日：2012/07/23）。
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條第 2 項規定「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並 得適時表明其法律上見解及適度開示心證」之所由設。在專利案件之上訴審理中，
未依前揭規定適時公開心證，更往往成為最高法院廢棄二審判決之理由282。 幸而近年來明顯可見判決有公開表明心證過程之趨勢，除了對系爭發明與先 前技術間之差異進行更為全面的比對外，也開始透過該領域具通常技術者之通常 知識內容、是否從先前技術中看出教示、啟發或動機等較為具體的理由，來支持 其所做之進步性與否決定。此外，法院也在判決中明示「關於是否為其所屬技術 領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，首先應就申請專利之 新型所載技術內容亦即其組成構件及連接關係整體觀之，次將申請專利之新型與 申請前之先前技術比較其差異，最後再判斷申請專利之新型與申請前之先前技術 間之差異，依申請時所屬技術領域中具有通常知識者之水平，參酌申請前之先前 技術是否易於思及而完成該新型。」智慧財產法院 98 年度行專訴字第 97 號、98 年度行專訴字第 104 號行政判決參照。