第六章 我國進步性審查之實務發展
第四節 美國非顯而易知性發展對我國操作之借鏡
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認定會促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，即應 認定該發明不具進步性。除增加參考客體外，也將判斷標的做較為具體之界定。
而在進步性判斷的具體過程中，關於系爭發明與先前技術間差異是否足認非 顯而易知乃關鍵重點，對此舊版僅要求考量 1. 申請專利之發明與先前技術在技術 領域的關連性；2. 申請專利之發明與先前技術在所欲解決之問題的關連性；以及 3. 先前技術在功能或特性上的關連性。如此簡略之描述只具有概念上的宣示效果，
在實際應用上可謂無從操作起，顯然不足以作為是否具備進步性的判斷依據；因 此新版審查基準針對上述 3 項考量因素均加以闡釋，並附以實例說明，更大福引 入美國法上 TSM 檢測法的概念，不再只是舊版審查基準中散見的動機、建議等 字眼，而是開闢 3.4.1 (3)(d)一欄來例示 TSM 檢測法之適用（詳細內容參見前面整 理）。
第四節 美國非顯而易知性發展對我國操作之借鏡
美國專利法上的非顯而易知性要件相當於我國的進步性要件，且我國近來在 專利法修正過程中多所借重美國法經驗，然而美國與我國對於非顯而易知性的審 查操作方式與結果在許多細節上仍有所不同，以下試作粗略的比較。
壹、審查與判斷基準之形塑
非顯而易知性係美國實務上發展而出的專利要件，由於其含有價值判斷之成 分，故無論 USPTO 審核專利或法院進行審理時均需一套較為客觀可操作的判斷 邏輯，始能避免恣意主觀之認定結果。在成文化法規定方面有美國專利法第 103 條，但該條僅提供大原則之宣示，單憑之不足以作成判斷；實際上如同本研究第 三章至第五章所介紹，關於非顯而易知性的具體操作架構大抵由判例法累積而成。
而 USPTO 則制訂有 MPEP，其內容泰半係將過往實務累積之見解予以歸納整理 而成；有時 USPTO 尚會因應重大實務見解而發布審查指南（以 2007 年及 2010 年審查指南為代表），但 MPEP 及審查指南兩者主要係供 USPTO 內部審查人員作 為判斷參考，對法院實務並無拘束力。而就最高法院於 KSR 案所揭示的見解觀之，
可以說非顯而易知性的判斷基準以 Graham 法則出發，再輔以顯可嘗試原則與 TSM 檢測法等其他判準做為調節。
而就我國而論，在成文規範方面我國專利法對於進步性有概念性規定，但與
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美國專利法一樣尚不足以直接用來作為個案判斷依據。除了專利法之外，我國經 濟部智慧財產局另外制定了「專利審查基準」，從程序到實體規範做了詳盡說明。
其定位如下：「專利審查基準為專利法及其施行細則具體的細部規範，屬於本局內 部的行政規則，係審查人員客觀公正審查專利案件之裁量基準，亦得供申請人為 有關專利之申請共同遵守之原則。」297細繹此段說明，我國專利審查基準之性質 概如同美國 MPEP 係一行政機關內部規則，對法院並無拘束力。然而綜觀我國實 踐情形，法院進行專利權效力之審查時，往往十分仰賴專利審查基準所揭示的步 驟及原則，此觀諸多判決於理由欄首段大幅引述專利審查基準之內容即可得知。
相較於美國係由實務發展來塑造 MPEP 審查基準內容，我國可說是由審查基 準來主導實務的判斷架構。當然不可否認，專利審查基準之內容不定期依照學說 實務之趨勢而作修訂，其所記載之內容確實是法院審理時不可或缺的重要概念與 原則；但在此值得探討者為，我國法官依法獨立審判，司法權之行使原應不受立 法與行政權之影響，但專利審查基準乃行政機關內部行政規則，長期以來實務判 決依照專利審查基準進行審理之作法似有行政干預司法之疑慮，宜待學者進一步 予以析辨為是。
上述美國與我國之差異係就審查基準之來源與形成方式而言，至於實質內容 構成上則並無多大差異，蓋我國專利審查基準雖然早期主要引介日本法之概念，
但近年來之修訂則大幅引進美國法經驗，故有關 Graham 法則及顯可嘗試原則、
TSM 檢測法等概念已逐漸內化於我國審查基準中298。
貳、先前技術範圍界定之差異
在先前技術的認定時點上，由於美國長期以來專利制度均採用先發明主義，
故其先前技術的認定時點係發明完成之日前即已存在之技術或文獻299。而我國採 取先申請主義，故先前技術的認定時點是在發明申請專利之日前已存在之技術或 文獻。但此項區別在 2011 年 9 月美國國會通過美國發明法案之後已蕩然無存，蓋
297 專利審查基準研訂之始末－代序言，現行專利審查基準介紹，經濟部智慧財產局網站，http://
www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3536&guid=57255b75-8525-4a23-98f6-053fd77462f3
&lang=zh-tw（最後瀏覽日：2012/08/09）。
298 例如 3.4.1 進步性之判斷步驟、3.4.2 進步性的輔助性判斷因素等章節，專利審查基準第二篇第 三章修正草案（劃線版），前揭註 291。
299 CHISUM,supra note 38, at 5-67
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美國從此將改採先申請主義，則先前技術的認定時點也將與我國相同，以發明申 請專利之日前已存在之技術或文獻為是。
而在既存技術與系爭發明是否屬於相同技術領域的認定上，美國的判斷流程 為：一、該既存技術與系爭發明是否來自相同研究領域；二、若既存技術與系爭 發明並非來自相同領域，則該技術與發明者所欲解決之特定問題間是否具有合理 關聯性300。而我國專利審查基準則規定，先前技術應屬於該發明所屬或相關之技 術領域，但若不相關之技術領域中的先前技術與申請專利之發明有共通的技術特 徵時，該先前技術亦適用301；而在認定相關性時，則可考量系爭發明與既存技術 在功能、特性或所欲解決問題之關聯性302。
參、發明領域具通常技術者之概念
美國法及我國法判斷非顯而易知性時，所採取的角度皆非發明人或任何特定 人，而是在法律上所虛擬的「該技術領域具備通常技術者」，亦即取發明所屬技術 領域的通常技術人士知識、能耐的中間值，美國稱之為「PHOSITA」（person having ordinary skills in the art），我國現行專利法用語則為「發明所屬技術領域中具有通 常知識者」（專利法新法第 22 條第 2 項）。
所謂「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之程度為何，理論上是左右 非顯而易知性具備與否的重大關鍵，美國法因此十分重視其在個案中之定性，並 在 Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.一案提出六項判斷依據：該發明人 之教育水平、該技術領域內所遭遇之問題類型、對於該問題的先前技術解決方式、
作成創新的容易程度、技術之複雜性、以及該領域實際工作者之教育水平303。以 KSR 案為例，發明所屬技術領域中具有通常知識者之知識水準並非該案爭點，然 最高法院仍在判決書中引述地院之認定：「依照專家證詞與兩造之約定，（本案）
踏板設計領域之通常知識者水準，為機械工程相關科系畢業之大學生或具備同等 實務經驗者，且熟悉汽車踏板控制系統」304。
300 In re Clay, 966 F.2d 656, 658-659 (Fed. Cir. 1992).
301 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.2.2，頁 2-3-19。
302 專利審查基準彙編（2009 年版），第二篇第三章 3.4.1 (3)，頁 2-3-22。
303 Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 696 (Fed. Cir. 1983).
304 KSR, 550 U.S., at 412 (“[I]n light of the expert testimony and the parties’ stipulations, that the level of ordinary skill in pedal design was ‘an undergraduate degree in mechanical engineering (or an equivalent amount of industry experience) [and] familiarity with pedal control systems for vehicles.’”).
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相較之下，我國並未像美國臚列出數項判斷依據，專利法上對此概念未有任 何闡述，而在舊版專利審查基準中，則提到發明所屬技術領域中具有通常知識者
「具有該領域中的通常知識，以及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、
利用申請日之前的先前技術」，新版審查基準改稱「具有申請時該發明所屬技術領 域之一般知識及普通技能，而能理解、利用先前技術」，但兩者實質上相同，基本 上依舊是相當模糊抽象之概念，亟待補充才能成為具體判斷標準。且在我國判決 實務中，也鮮見對於「發明所屬技術領域中具有通常知識者」此一概念進行討論 的當事人主張或法院論述305。
有學者認為此或許與技術領域有關，在傳統技術或結果較可預期的技術領域，
只需提出先前技術之內容，該「發明所屬技術領域中具有通常知識者」的輪廓可 能就呼之欲出，而無待特別加以指認306。亦有論者持相似看法，而稱此種在心證 中直接形成的「發明所屬技術領域中具有通常知識者」為「隱性」之判斷主體307。 本研究認為如此認定雖能為審查者是否決定「發明所屬技術領域中具有通常知識 者」此一要件解套，但無論行政審查或訴訟程序係要為當事人定紛止爭，若就以 往實務（尤其是核駁審定書）總為人詬病過於主觀論斷及論理不夠明確等問題來 看，既有論述的揭露程度實在不足，而恐有侵害當事人聽審權之疑慮。
本研究認為在此審查者與當事人間顯然有資訊不對稱之問題，掌握專業專利 法相關知識及判斷實權的審查者應該適度公開其心證，才能讓當事人信服其決定，
現行專利審查基準 3.6「審查注意事項」及智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項參照
308。此亦即論者之所以呼籲，在先進技術、待開發技術、技術交錯、結果較難預 期之技術等領域，「發明所屬技術領域中具有通常知識者」的認定相當程度上影響 了審查結果，在此情況勢必需要申請人、專利審查官、技術沈察官與法官等人綜
305 宋皇志，前揭註 267，頁 150。
306 熊誦梅，眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者－從最高行政法院 98 年度判字第
306 熊誦梅，眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者－從最高行政法院 98 年度判字第