第三章 美國專利法之非顯而易知性
第一節 非顯而易知性的歷史發展
四、 顯可嘗試原則
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而易知性的理由，但實務上仍肯認其具有一定程度的輔助佐證效果76。 三、天才閃現法則
伴隨前述反托拉斯風潮所導致的嚴格認定可專利性發展到顛峰，最高法院在 Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.一案中，提出了著名的「天才閃 現法則」（flash of genius test），認為必須要展現比技術領域通常技藝者更多的獨 創性，才能取得專利的特許地位，法院在此強調獨創性在判斷發明可專利性上的 重要性，將門檻提高到要求發明具有創造天賦的靈光（the flash of creative genius）
77，而非只是該領域的通常技能。天才閃現法則可說是承襲 Atlantic Works v. Brady 一案與相乘效果原則之精神而來，某種程度上可謂相乘效果原則發展到極致的變 形，其認為專利排他權應給予對提升產業技術有相當貢獻之發明，而非通常技藝 者能完成之微小成果，才能達到促進技術發展之目的78，故對非顯而易知性採取 相對嚴格的標準。
雖然天才閃現法則很適合解釋靈光乍現所產生的發明情況，但卻無法套用在 由許多微小步驟（small steps）或微小成就（minor accomplishments）構成之發明，
尤其是經過縝密規劃，投入金錢、勞力、時間及心血而完成的大型研究，例如新 藥研發往往需要多年的持續研究與資本投入，透過精密的實驗與嘗試始能竟其功，
依此法則卻無法取得專利核發，顯然與專利制度目的有所違背79。有鑑於這樣的 缺陷，美國國會於 1952 年制定專利法 103 條有關非顯而易知性規定時，便在(a) 項但書中明定：「可專利性不得因發明完成之方式而遭否定。」從此明確斷絕天才 閃現法則之適用，法院亦不得援引相關之判決來否定非顯而易知性80。
四、顯可嘗試原則
顯可嘗試原則（Obvious to Try）首次出現於 In re Kepley 案81，法院認為若發
76 Edward Philip Walker, Objective Evidence of Nonobviousness: The Elusive Nexus Requiremen (Part II), 69 J.PAT.&TRADEMARK OFF.SOC'Y 229, 245 (1987).
77 Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84, 90-91 (1941).
78 Id. at 92.
79 張啟聰，發明專利要件「進步性」之研究，東吳大學法律研究所碩士論文，頁 33，2002 年。
80 Steven P. Smith & Kurt R. Van Thomme, Bridge over Troubled Water: The Supreme Court’s New Patent Obviousness Standard in KSR Should Be Readily Apparent and Benefit the Public, 17 ALB.L.J.
SCI.&TECH. 127, 140 (2007).
81 In re Kepler, 132 F.2d 130 (C.C.P.A. 1942).
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明係從先前技術之教示中「自然浮現」之結果，該發明係為顯可嘗試，故而不具 有非顯而易知性。此原則為 1940 年至 1960 年代 USPTO 頻繁使用的核駁理由，
通常出現在兩種情況：一是系爭發明與先前技術在物理結構上相似時，縱使該發 明產生的效能為先前技術所未曾預見，在此原則下仍可能被認為依先前技術乃顯 可嘗試；二是先前技術若廣泛建議了諸多可能性，而系爭發明確為其中之一，法 院也可能據而認定該發明顯可嘗試而不具可專利性82。
事實上顯可嘗試原則一直都不是一個「穩定」存在的審查標準，主要原因是 因為該原則並未具有一明確的定義，法院也沒有說明究竟何種情況下應使用顯可 嘗試原則83（前述的兩種通常適用情況為後來學者所歸納而得）。也因此美國關稅 及專利上訴法院（CCPA，即 CAFC 前身）開始要求較為具體明確的論述理由，
而拒絕使用顯可嘗試原則。
CAFC 成立後亦屢番表示此原則並不適於判斷非顯而易知性84，並指出顯可 嘗試原則的兩個重大缺陷：針對上述第一種適用情形的缺陷為後見之明，蓋「先 見之明難，事後諸葛易」85，在系爭發明與先前技術在物理結構上相似之情況，
若逕認為顯而易見，極易忽略發明人在研發過程中投入的心力，顯然並非妥當。
在第二種情況的問題是欠缺合理的成功預期，因為此種情況下先前技術所廣泛建 議的諸多可能性僅為泛指，欠缺有助於實施的教導內涵，故對發明是否能成功也 不可能有相當的預期。例如先前技術僅列出適合進行實驗的材料有 200 種，發明 人並無從得知有多少成功機率，必得投入大量心力逐一試驗始能確定結果，但依 顯可嘗試原則，仍不具非顯而易知性，對發明人殊不公平86。
此外，亦有質疑聲浪認為顯可嘗試原則之判斷著重於發明創作之方式，與美 國專利法第 103 條(a)項但書「發明之可專利性，不得因實施該發明之方式而遭否 定」文義有所違背，故認為不宜適用此原則判斷非顯而易知性87。爰此種種理由，
顯可嘗試原則逐漸消失在非顯而易知性的判斷中，直到 2007 年 KSR 案才重新受 到重視。
82 董安丹，前揭註 59，頁 18。
83 Scott R. Conley, Irrational Behavior, Hindsight, and Patentability: Balancing the “Obvious to Try”
Test with Unexpected Results, 51IDEA 271, 282 (2011).
84 代表案例為 In re Deuel, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).
85 董安丹，前揭註 59，頁 19。
86 Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 927 F.2d 1200 (Fed. Cir. 1991).
87 In re Huellmantel, 324 F.2d 998, 1001 n.3 (C.C.P.A. 1963).
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參、103 條成文化規定
自從 Hotchkiss 案以來，整整 102 年非顯而易知性的概念發展全仰賴實務見解 的補充，因此產生判斷標準多頭馬車的混亂情況，直到 1952 年美國國會將非顯而 易知性成文化為專利法第 103 條，即現行 35 USC §103 (a)。而後國會續於 1984 年增訂(c)項，1995 年增訂現行(b)項，復於 1999 年及 2004 修訂現行(c)項。
現行 103 條共有(a)、(b)及(c)三項，(a)項為非顯而易知性的實質規定，(b)項 係有關生物科技發明例外不適用(a)項之規定，(c)項則為發明人所擁有之先前技術 例外不適用(a)項之規定。一般針對非顯而易知性的討論，多針對(a)項實質規定而 設，該條內容謂：
「一發明雖未被以本法第 102 條所訂方式相同地揭露或記載，但若該申請專 利標的與先前技術間之差異，以標的整體觀之，在該發明完成時，對於該標的所 屬技術領域具通常技藝者而言，乃係為顯而易知者，不得准予專利。惟可專利性 不得因發明完成之方式而遭否定。」88
一、103 條彰顯之審查原則
基於整頓歧見之目的，1952 年專利法第 103 條的制定針砭以往實務對非顯而 易知性判準的雜亂紛呈，提示兩點一般原則89：
1.
發明是否顯著，應就標的整體（subject matter as a whole）做觀察 103 條所謂就標的整體（subject matter as a whole）做觀察之涵義，有論者提 出四種看法90：(1) 當然解釋：判斷非顯而易知性不能就各個元件分別分析，應就系爭發明 整體觀察是否依先前技術為顯而易知。
(2) 審查時不應僅就系爭標的之物理結構觀察，而應及於其功效一同判斷。
(3) 發明之固有技術亦可作為判斷發明非顯而易知性之依據，因固有技術在
88 “A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.
Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.”
89 董安丹，美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準（上），智慧財產權月刊，10 期，頁 71-73，
1999 年 10 月。
90 John O. Tresansky, The Role of the “Subject Matter as a Whole” in Obviousness Determinations, 66 JPTOS 348 (1984).
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本質上即與發明標的為一體。
(4) 發明欲解決的問題本身也可能被認屬標的整體之一部。蓋部分發明係屬 於問題癥結之察覺難，但解決手段卻容易之情形，若該問題癥結之發現 本身即非顯而易知，則不因解決問題之技術手段容易而不具非顯而易知 性91。
2.
可專利性不因發明創造方式而否定此乃專利法第 103 條(a)項但書之規定，其所彰顯之概念為：發明是否具備足 夠獨創性，應僅就創作成果本身來決定，無論發明是否歷經艱辛之實驗或為天才 之顯現，均無關緊要92。是以本項但書規定主要目的有二，一是避免某些「偶然 成就」之發明無法獲得專利，二係為斷送 1941 年 Cuno Engineering Corp. v.
Automatic Devices Corp.一案所揭示之「天才閃現法則」而設。蓋某些發明之問世 並非潛心鑽研而成就，乃無心插柳之結果，若因而否定此等發明的可專利性，即 有悖於專利制度鼓勵對產業技術有所助益之發明的本旨。
而「天才閃現法則」明確要求發明須具備相當程度的獨創性始具可專利性，
雖然邏輯建構上看來合理，但嚴格要求所有發明皆具備天賦靈光（flash of genius）
顯然是過於偏頗，而無法涵蓋那些耗時費力、歷經長久投入累積而成的研發結果
（例如新藥研發），致使專利制度的保障目的不達。故 103 條(a)項成文化時，特 別列明此項但書以斷絕天才閃現法則之適用，法院亦不得援引相關之判決來否定 非顯而易知性。
二、103 條之批評
雖然國會將非顯而易知性成文化為專利法第 103 條，然而該條文除了揭示概 略性原則外，並未就實務見解分歧的源頭──也就是非顯而易知性的判斷方式與判 斷基準──做清楚之定義與說明。因此，單看 103 條法條規定並無法解決非顯而易 知性在操作過程所面臨的種種困難。
有學者針對 103 條規定提出兩點懸而未決的根本上困境93：
91 這種發覺問題癥結所在很困難，但發現後的解決手段卻容易的案件態樣係 Eibel Process Co. v.
Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45 (1923). 一案所建立，實務上稱之為「Eibel Doctrine」， 參閱：董安丹，前揭註 89，頁 72 及該文註 16。
92 See S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess. 5 (1952), reprinted in 1952 U.S. Code Cong. & Admin.
News 2394, 2411.
93 PETER S.CANELIAS,PATENT PRACTICE HANDBOOK 6-3 (Aspen Law & Business 2002).
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1.
產生構想與了解構想的差異由於 103 條對非顯而易知性的判斷方法未著隻字片語，故發明是否顯而易知，
乃全然取決於審查人員或法官的個人主觀見解，既不科學也不精確。以實務上的 組合發明審查而言，審查委員往往可以找到 2 件或 2 件以上的先前技術，分別涵 蓋了該組合發明的所有特徵，此時審查委員往往會逕以 103 條(a)項加以核駁。然 而這樣的流程可能涉及兩個錯誤認知：(1) 誤認發明人必定知悉全部先前技術內 容；(2) 誤認組合先前技術之過程必定輕而易舉。世界上先前技術無限多，推定 發明人或任何人在發明前便已知悉所有先前技術實乃不合理且過苛之要求。雖然 法律上已廢棄如此推定94，但審查實務上仍難以杜絕這樣先入為主的假設95。而縱 使系爭發明確實係將數則先前技術簡易組合而成，將特定先前技術聯想在一起的 創意構想也不見得是任何人都能思及，故非必然就是顯而易知。但審查實務中往
乃全然取決於審查人員或法官的個人主觀見解，既不科學也不精確。以實務上的 組合發明審查而言，審查委員往往可以找到 2 件或 2 件以上的先前技術，分別涵 蓋了該組合發明的所有特徵，此時審查委員往往會逕以 103 條(a)項加以核駁。然 而這樣的流程可能涉及兩個錯誤認知：(1) 誤認發明人必定知悉全部先前技術內 容；(2) 誤認組合先前技術之過程必定輕而易舉。世界上先前技術無限多，推定 發明人或任何人在發明前便已知悉所有先前技術實乃不合理且過苛之要求。雖然 法律上已廢棄如此推定94，但審查實務上仍難以杜絕這樣先入為主的假設95。而縱 使系爭發明確實係將數則先前技術簡易組合而成，將特定先前技術聯想在一起的 創意構想也不見得是任何人都能思及，故非必然就是顯而易知。但審查實務中往