第五章 後 KSR 時代的非顯而易知性發展
第二節 後 KSR 時代對相關產業發展之影響
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第二節 後 KSR 時代對相關產業發展之影響 壹、機械工業領域
由於 KSR 案的系爭車輛踏板結構專利本身即屬機械工業領域之技術，最高法 院在 KSR 案所揭示之回歸 Graham 法則、彈性運用 TSM 檢測法等概念自然支配 了後 KSR 時代機械工業領域的非顯而易知性認定。以下僅摘錄兩則相關判決以為 代表。
1.
「通常知識」範圍及於「慣用知識」在 In re Translogic215一案中，原告 Translogic 公司擁有一項關於電腦多工器
（multiplexer）的 666 號專利，其控告 Hitachi 公司侵害其專利權。Hitachi 公司認 為該專利無效，向美國專利商標局提出再審程序，再審結果認定該專利違反非顯 而易知性而無效。Translogic 公司對此結果不符，遂上訴至 CAFC，並抗辯 666 號 專利的先前技術 Gorai 並未教示或啟發系爭專利所使用的特別多工器迴路，而另 一先前技術 Weste 雖有揭露該特別多工器迴路，但未有將該特別多工器迴路與先 前技術 Gorai 作結合的明確教示、啟發或動機。
CAFC 在本案中，從最高法院於\KSR 案所揭示一個所屬技術領域具通常知識 者應有基本創造力之論點出發，將非顯而易知性判斷中最高法院所要求的「通常 知識」擴充到所屬技術領域具通常知識者的「慣用知識」（customary knowledge）
216，使其有在一定知識程度內進行改造、創造活動的能力。也就是說，法院判斷 非顯而易知性時，毋須找出精確指引發明人完成系爭發明的教示內容，只要考量 先前技術或所屬技術領域具通常知識者依據其慣用知識而可能採取的具創造力之 步驟即可。以本案適用而論，所屬技術領域具通常知識者可以理解先前技術 Weste 特別多工器迴路之價值，亦可明瞭使用該特別多工器迴路能解決先前技術 Gorai 所面臨的問題。換言之，當所屬技術領域具通常知識者為了尋找先前技術 Gorai 所面臨問題的解決之道時，完全有可能使用當時已是習知的 Weste 特別多工器迴 路。故 CAFC 指出，將 Weste 與 Gorai 兩項先前技術結合是顯而易知的，系爭專 利不符合非顯而易知性。
215 In re Translogic, 504 F.3d 1249 (Fed. Cir. 2007).
216 Lee, supra note 175, at 40.
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2.
援引不同技術領域作為先前技術在 In re ICON Health & Fitness, Inc.一案217，原告 ICON 公司擁有一 624 號專 利，係關於一項具有可折疊式底部的健身踏車，該可折疊式底部可旋轉後放進直 立的儲藏空間內。美國專利商標局對該專利進行再審程序，並執 Damark 與 Teague 兩項先前技術而認定 624 號專利因顯而易知而無效。ICON 不服此決定而上訴至 CAFC，並主張專利商標局所舉出的先前技術並非屬系爭發明的技術領域。
CAFC 在判決中指出，一項技術縱使與系爭發明分屬不同領域，只要其所處 理的問題可吸引發明者面對困難時注意到該技術，則此項技術便合理恰當地落入 相似先前技術的範圍內。而本案中，系爭 624 號專利與 Damark 先前技術間除多 了氣體彈簧設計外並無不同，該氣體彈簧設計已為他領域的 Teague 先前技術所揭 露。亦即當發明人面臨 Damark 先前技術的問題時，以 Teague 先前技術的氣體彈 簧來解決之。CAFC 認為只要兩個分屬不同領域的技術所處理之問題相似，便有 本質上的理由結合兩者，發明者是否有顯著的理由為之則在所不論。故縱使 Teague 並非健身踏車領域的先前技術，CAFC 仍認為結合 Damark 與 Teague 兩項先前技 術乃是顯而易知。
但有論者不贊同本案判決，指出如此論理正落入了後見之明的偏見，如此見 解將導致以創新方式使用已知科技的發明難以取得專利218。論者進一步指出，雖 然 CAFC 並未強調教示、啟發或動機之存在來證明顯而易知性，但將重點改放在 系爭發明的所有元件是否均已出現在合理恰當的先前技術中，此舉或許是為了求 取判斷標準的一致性，卻顯然也非 KSR 案所要求的審查模式219。
貳、醫藥品領域
醫藥品領域乃一重度依賴專利制度的產業，因其產品開發往往耗費大量成本 與時間220，故許多公司仰賴藥品專利權之保護來回收研發成本，同時也籌措未來 投入研發的資金。藥品研發完成後便可取得專利，但依規定尚需經過一連串的研
217 In re ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007).
218 Angelocci, supra note 170, at 320.
219 Id. at 320-321.
220 據統計，實驗室裡每製造出 5,000 至 10,000 種化合物，僅有 1 種有機會成功商品化上市。從藥 品初始研發構想到產品上市，平均需要 10 到 15 年時間；期間花費平均高達 13 億美元。See Tom Irving, Lauren L. Stevens & Scott M. K. Lee, Nonobviousness in the U.S. Post-KSR for Innovative Drug Companies, 34 DAYTON L.REV. 157, 157 (2009).
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究試驗，並獲得美國食品藥物管制局（United States Food and Drug Administration, FDA）的許可方能上市，這段試驗期平均耗時超過 8 年，故實質上專利期間被嚴 重縮短，藥廠憑藉專利而獲益的期間也被壓縮，導致上述彌補成本賺取資金的效 能大打折扣。
為了因應醫藥產業的特殊研發生態，美國國會 1984 年通過 Hatch-Waxman 法 案，延長了藥品專利期間，以補償專利藥品等待 FDA 核准上市時間。各大藥廠為 了讓 Hatch-Waxman 法案效益最大化，擁有專利藥品之藥廠會改良該藥品，包括 延長藥效期間、改變藥物保存型態、調整劑量、結合不同藥物等方式，來快速創 造出新藥物以申請專利，稱之為「衍生專利」（follow-on patent）221。
以往法院審查衍生專利有效性時多半遵循 TSM 檢測法，從先前技術中找尋 是否有明確的教示、啟發或動機。雖然醫藥品或衍生專利與 KSR 案分屬不同技術 領域，原則上並不受 KSR 判決見解之拘束，但從 KSR 後所作成的醫藥品專利判 決來看，法院論證時或多或少均受 KSR 判決之影響，尤其是在教示、啟發或動機 之認定方面，由以下數則判決可以看出，後 KSR 時代的判決不再秉持僵化而嚴格 的認定標準。
1.
教示誘因不限明確存在於系爭專利所屬領域在Eisai Co. v. Dr. Reddy’s Labs. & Teva Pharmaceuticals USA, Inc.一案，CAFC 亦遵循 KSR 所揭示的審理標準。本案原告 Eisai 公司擁有一簡稱 552 號之專利，
該專利係一種抗化劑，用以抑制某種酵素活性來防止人體製造胃酸。552 號專利 內包含名為 rabeprazole 的化學物質及其衍生鹽類，該物質係藥物 Aciphex 之主要 成分。Eisai 公司控告 Dr. Reddy 實驗室及 Teva 公司侵害其專利權，被告等則反訴 系爭 552 號專利僅係 3 項先前技術顯而易知的結合，其專利應為無效。
CAFC 在本案中以 Graham 法則為綱領，指出非顯而易知的判斷必須分析系 爭專利與先前技術間之差異所在。而在本案系爭專利為化學合成物的情形，兩者 間結構上的比較更是判斷重點之一。若兩者的結構十分相似，而有證據顯示有誘 因使該技術領域通常技術者以特定方式修改已知合成物為系爭專利，則可證明系
221 衍生專利飽受學名藥廠之抨擊，學名藥廠認為衍生專利是專利藥品之藥廠試圖延長市場壽命的 拖延策略，以避免重新開發新藥品的鉅額成本，對競爭者而言並不公平。且衍生專利中有許多根 本不應給予專利保護。See Michael Enzo Furrow, Analyzing the Laws, Regulations, and Policies Affecting FDA-Requlated Products: Pharmaceutical Patent Life-Cycle Management after KSR v.
Teleflex, 63 FOOD DRUG L.J. 275, 276 (2008).
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爭發明為顯而易知。CAFC 特別指出，為了維護非顯而易知性審查的彈性，如此 誘因來源不限明確存在於系爭專利所屬領域中，而可存在於任何地方，只須系爭 發明與先前技術間有相當的關聯性，且新合成物的特徵並未超出自先前技術整體 觀察所得之預期時，便可證明有一定誘因存在。CAFC 並具體化說明，系爭發明 採用特定方式解決特定問題時，應判斷先前技術是否點出該特定問題，並提供數 量有限、可辨識且具可預測性的解決方式，該解決方式是該領域具通常技術者所 能理解的知識範圍，且有一定理由促使其以特定方式將先前技術修改成為系爭發 明，所謂一定理由包含設計上需求以及市場壓力。本案 CAFC 認為系爭專利與先 前技術間有結構上的相似性，但法院無法找出特定理由使發明人依照先前技術的 指示而採用可辨識並預測結果之方式修改先前技術成為系爭發明，故系爭發明並 非顯而易知。
法院在 Eisai 案中延續 KSR 見解的要求，在論理時彈性使用 TSM 檢測法，而 不嚴格限制教示、啟發或動機的來源，並採用顯可嘗試原則併同判斷非顯而易知 性，可說仍然是遵循著 KSR 所畫下的途徑。
2. CAFC 對 TSM 檢測法之理解與肯認顯可嘗試原則
在 Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.222一案中，原告 Takeda 公司於 1970 年代發現一種 TZD 化合物，作用有如胰島素敏化劑，可改善 病人對於胰島素之抗性。Takeda 將之稱為 pioglitazone，係藥物 ACTOS(R)的主要 成分，該藥用來控制第二型糖尿病病人的血糖，1999 年上市便獲得相當大的成功，
Takeda 並以之取得簡稱 777 號之專利。被告 Alphapharm 公司為生產學名藥之藥 廠，其開發出內含 pioglitazone 成分之新藥，並向美國食品藥物管制局申請縮短藥 物實驗許可。Takeda 聞之控告 Alphapharm 侵害其專利權，而 Alphapharm 則反訴 系爭 777 號專利不符非顯而易知性而應無效。
CAFC 在 Takeda 案中明確指出，從最高法院在 KSR 的見解可知，Graham 案 的判斷基準仍是非顯而易知性的審查準則，故在本案中 CAFC 亦會遵循。另外 CAFC 在本案對 TSM 檢測法的適用作了一番說明，其指出最高法院在 KSR 中明 白表示 TSM 檢測法與 Graham 四要件標準並非互斥，蓋以往對於 TSM 檢測法之 適用雖然有過於僵化之弊病，但最高法院也顯示，辨識是否有理由促使相關領域 具通常技術者以系爭發明方式來結合先前技術這點，對非顯而易知性的判斷仍是
222 Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2007).
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相當重要的。換言之，只要妥善運用 TSM 檢測法，對於後見之明的防範仍有一 定效用。落實到 Takeda 一案中，由於系爭專利為一化學合成物，便需要辨識是否
相當重要的。換言之，只要妥善運用 TSM 檢測法，對於後見之明的防範仍有一 定效用。落實到 Takeda 一案中，由於系爭專利為一化學合成物，便需要辨識是否