第三章 美國專利法之非顯而易知性
第三節 小結－從 Hothchkiss 到 TSM 檢測法
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
55
肆、Graham 法則與 TSM 檢測法之相互關係
在最高法院提出了 Graham 法則來檢視非顯而易知性後，CAFC 又在判例法 中操作起 TSM 檢測法，於是乎 Graham 法則與 TSM 檢測法兩者間的關係，就成 了論者爭辯不休的問題。
有部分論者認為兩者有所衝突，並以 Graham 判決本身作為佐證，指出在 Graham 案件的事實分析中，最高法院推翻了二審法院基於在先前技術未存在組合 先前技術之提示、而認定系爭發明具非顯而易知性的判斷；由此可知採取 TSM 檢 測法或採取 Graham 法則會導致不同的判斷結論，這也就是說，兩者的判準並不 一致而有所衝突158。惟亦有認為最高法院未曾明說如何適用 Graham 判決見解，
因而 CAFC 在操作中發展出 TSM 來判斷依照 Graham 法則所建立的事實架構，也 就是兩階段步驟：事實－法律適用，因而兩者並無衝突。論者李森堙認為就 CAFC 確實常援引 Gramham 分析架構作為立論基礎，再適用 TSM 來判斷系爭發明的非 顯而易知性，故傾向贊同後者看法，此亦為本文採取之立場。
這兩派不同解讀受到論者各自擁戴，一直到 KSR 判決對 Graham 法則和 TSM 檢測法做了近一步的闡釋（雖然仍未明白回答兩者的互動關連性），才算是有了一 個較為確定的方向。
第三節 小結－從 Hothchkiss 到 TSM 檢測法
綜觀非顯而易知性的發展進程，雖然看似百家爭鳴，但仍可理出一個概略的 四階段發展脈絡（參照圖 9）。
第一階段，從 19 世紀中到 19 世紀末，法院於 1850 年 Hotchkiss 案創設非顯 而易知性要件，並在其後數十年間從不同角度去探索其認定標準，可說是法院對 非顯而易知性的摸索期。
第二階段，進入 20 世紀後到 Graham 判決前，實務的判斷基準逐漸演化出負 面排除法則、相乘效果原則、天才閃現法則等不同分支，TSM 檢測法之雛型也開 始萌芽，縱使各說強調的切入點有所出入，但其實都是植基於 Hotchkiss 案所確立 之基本原則而來。即便是 1952 年專利法 103 條之增設，也是將過往的法律見解明 文化，也就是說，是再次確立了 Hotchkiss 案的原則－要求可專利之發明必須要對
158 李森堙，談美國專利非顯而易知性與 TSM 判準之爭議，科技法律透析，19 卷 10 期，頁 50，
2007 年 10 月。
‧
Hotchkiss 見解分化期
以 Hotchkiss 為根柢，分化出負面排除法則、
獨創性法則與天才閃現法則，但本質上皆不
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
57
也開始醞釀。
這個逐漸發酵的問題在 2007 年 KSR 判決作成後獲得一定程度之緩解，最高 法院明白宣示 Graham 法則為非顯而易知性的判斷基礎，同時糾正 CAFC 操作 TSM 檢測法欠缺彈性的弊病，並擴大了先前技術的認定，讓非顯而易知性的審酌 進入了第四階段－後 KSR 時代。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
58
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
59