第七章 結論與建議
第一節 研究結論
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第七章 結論與建議
本研究試圖歸納探討之論點有三：其一，梳理美國法上非顯而易知性之發展 脈絡；其二，釐清我國實務對於進步性審查之現狀與不足之處；其三，透過比較 法借鏡美國經驗，試圖提供我國進步性審查未來運作之方向。以下第一節研究結 論乃彙整前兩者之研究結果，並將美國與我國制度進行比較；第二節建議則基於 前揭比較結果，分對我國審查實務及產業因應提出建言。
第一節 研究結論 壹、美國法上非顯而易知性之發展
為了從為數眾多的發明中篩選出真正對於技術領域與社會有所貢獻者以賦予 專利，美國最高聯邦法院於 1850 年 Hotchkiss 案中指出，可專利之發明，必須具 備相當獨創性或創造力所致之改良，而非僅是該領域一般技藝工匠所能想到的元 件置換，由此揭開非顯而易知性概念發展的序幕。
非顯而易知性仰賴判例法而成長，以 Hotchkiss 一案為根柢，逐漸發展出負面 排除法則、獨創性法則與天才閃現法則，從不同面向試圖去定義非顯而易知性的 程度為何，本質上皆不脫對 Hotchkiss 案從嚴或從寬之認定。其中負面排除法則由 於僅是條列整理出過往實務上所建立的案件類型，欠缺一系統化的歸納而無法應 用為抽象判斷基準；天才閃現法則過於強調創意的靈光，而忽略透過大量試驗與 研發投入而成的發明型態，亦非恰當之標準。獨創性法則發展為相乘效果原則，
雖然持續受到使用，但個案結果受判斷者個人智識所及、政經環境等影響而差異 極大，因而飽受批評。即便 1950 年美國專利法修正將非顯而易知性成文化為 103 條，但普遍認為該規定不過是概念之宣示，不夠具體指出非顯而易知性的判斷標 準。
一直到 1966 年，最高法院在 Graham v. John Deere 案中提出了檢驗非顯而易 知性的四要件：一、確認先前技術之範圍及內容；二、確認先前技術與申請發明 的差異；三、確認該發明技術領域之通常技術水準，以及四、第二重考慮因素。
此後 Graham 法則大抵主導非顯而易知性之判斷，然而 1982 年 CAFC 成立後，
CAFC 為求避免後見之明而採納 TSM 檢測法，遂形成 Graham 法則與 TSM 檢測
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法並存的局面。TSM 檢測法雖具有較為客觀可依循之優點，但 CAFC 對其適用漸 趨嚴格，要求先前技術本身必須展現明確之教示、啟發或動機始可認顯而易知，
因而形成寬認專利非顯而易知性之現象，遂為眾所詬病。
2007 年聯邦最高法院於 KSR v. Teleflex 一案對非顯而易知性之判斷表達見解，
其認為 Graham 法則仍為非顯而易知性的判斷根柢，並明文列出可適用顯可嘗試 原則之三項要件，且僅指出 CAFC 運用 TSM 檢測法有過於僵化之弊，而未明言 排斥，一般咸認此即表示 TSM 檢測法亦為最高法院所接受。KSR 判決見解增加 了先前技術之範圍、寬認教示因果關係，因此整體而言乃提高了非顯而易知性之 門檻。
進入後 KSR 時代，從 CAFC 等下級法院有關非顯而易知性的判決論理中可 觀察到，KSR 案之見解或多或少產生了一定影響，例如 CAFC 在機械工業與醫藥 品產業之專利案件裡，均依照 KSR 所揭示的彈性認定方針而有所調整。2009 年 CAFC 在 In re Kubin 案援用 KSR 見解，其重要意義有二，一是 KSR 見解原則上 亦可適用於不可預測性較高之技術產業（例如生技產業）；二是 CAFC 明確肯認 了顯可嘗試原則作為非顯而易知性判準之功用。
從本研究整理之相關判決中可以看出美國實務對顯可嘗試原則的態度轉變，
該原則出現於 1940 年代，USPTO 曾頻繁引之為核駁理由，但由於其概念之不確 定性甚高而漸受質疑，1995 年 In re Deuel 案 CAFC 完全拒絕其適用，直到 2007 年 KSR 案始重新回歸非顯而易知性判準行列，並提出三項適用要件：一、有設計 需求或解決問題之市場壓力；二、現有已知解決方案有限，而系爭發明採取其中 之一；及三、可合理預期成功。自此之後，顯可嘗試原則在後 KSR 時代扮演了相 當重要的角色，諸多案例均對 KSR 建立的三項要件基礎提出更深入的適用見解，
例如 Takeda 案涉及先前技術對某先導化合物之採用為反面教示、Ortho-McNeil Pharmaceutical 案則處理在研究新型抗糖尿病藥物之過程中，意外發現所請抗痙攣 劑時，如何在個案中秉持顯可嘗試原則檢討其非顯而易知性。這波探究顯可嘗試 原則適用內涵的趨勢至今未艾，儼然是近年來最為重要的審查基準。
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Hotchkiss 見解分化期
以 Hotchkiss 為根柢，分化出負面排除法則、
獨創性法則與天才閃現法則，但本質上皆不 脫對 Hotchkiss 案從嚴或從寬之認定。
Gram 四要件與 TSM 檢測法
最高法院以 Graham 奠定了非顯而易知性的 基礎分析架構，初步統一紛亂的認定標準。
CAFC 成立後主要採用 TSM 檢測法，Graham 與 TSM 的關聯成為此時期議題。
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五、該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否 能所能輕易完成系爭申請發明之整體。秉此抽象原則與實務判決相互映證，可以 發現早期行政審查與法院實務對於「申請專利發明之範圍」通常未有著墨，近年 來則已大幅改善，會針對系爭發明之技術範圍進行界定。而「先前技術所揭露之 內容」與「系爭發明與先前技術間之差異」則屬進步性判斷之最基礎步驟，也是 我國實務上執行最為徹底的部分，但此僅係就法院判決而言；智慧財產局所為之 審查處分仍常有過於直觀簡略之嫌，欠缺達成結論之心證對於申請人或專利權人 將造成突襲性裁判，有害其對專利制度之信賴，後續開啟的救濟程序也會影響我 國訴訟資源，實有必要儘快改善此等缺失。
至於「發明所屬領域中具通常技術者之技術水準」與「該領域具通常技術者 參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能所能輕易完成系爭申請 發明之整體」此兩步驟則是我國實務論證上普遍較為不足之處。前者攸關審查者 判斷進步性與否的立足點何在，本是應於個案中認定之重要事項，但目前實務操 作中鮮被提及，且在專利審查基準中僅有相當概略之定義，在實務操作中是否可 參考美國判例法上所發展出之學經歷標準仍有待觀察。 而後者其實是進步性的判 斷重心，蓋前四步驟乃釐清系爭發明與先前技術間的事實關係，而此步驟則以該 事實關係為基礎而進行法律上評價。可惜我國多數判決在此部分的判斷俱有過於 簡略之嫌，往往以系爭發明技術特徵可否為先前技術所涵蓋而逕下是否具備進步 性之結論；所幸近年來法院審理有心證公開之趨勢，亦漸有將 TSM 檢測法及顯 可嘗試原則等概念引入論述之判決，整體而言對於當事人之程序性及實體性保障 均較過去提升許多。我國最新版專利審查基準草案為期建立一較詳細客觀之審查 體系，也明確納入美國法上 TSM 檢測法及顯可嘗試原則之概念，未來草案通過 後，對於行政審查與法院實務之適用情況還有待觀察。
參、美國非顯而易知性發展與我國之比較
綜合前述美國法非顯而易知性的發展與我國對於進步性概念的型塑，可以看 出兩者在相似的架構下，於構成非顯而易知性的諸多子概念有些微的差異（參照 下表 4）。其中關於審查基準之形塑部分，相較於美國係由判例法加以發展，已形 成共識者則視情況編入 MPEP 中；我國則是實務依照智慧財產局制定之審查基準 進行審理，因而似有行政干預司法之疑慮。另外有關非顯而易知性的認定時點與
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