第六章 我國進步性審查之實務發展
第三節 專利審查基準之修訂
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在如今智財法院主導專利案件審理的體制下，法官對於進步性之論理可說是漸趨 詳實精緻，除讓心證過程透明公開化，除能建構判決見解的一致性外，也能讓當 事人更加明瞭審查者的思維。但在「發明所屬領域中具通常技術者之技術水準」
與「該領域具通常技術者參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否 能所能輕易完成系爭申請發明之整體」此兩步驟的論述仍略嫌不足，有待未來法 院參酌國內外學說實務加以落實。
而就智慧財產局所為之核駁處分而言，則至今仍有進步性與否之論理過於簡 略直觀，得結論之心證過程揭露不足之缺失。長此以往，人民將喪失對專責機關 及專利制度之信賴，待處理的上訴積案日增，連帶浪費國家訴訟資源，實有儘速 調整作法之必要，以使我國進步性審查更趨完善。
第三節 專利審查基準之修訂
2011 年是國際間專利法大放異彩的一年，不只美國通過了劃時代的美國發明 法案（Leahy-Smith America Invents Act 2011），我國專利法也進行了大範圍的修正。
美國法上由於改採先申請主義之緣故，對於非顯而易知性之判斷有了根本性的影 響；我國專利法規本身雖未對進步性作實質性的翻修，但目前尚在研議中的專利 審查基準草案則有相當程度的修訂，主要是參照美國法上的發展而將非顯而易知 性的判斷流程與基準作更為詳盡的闡明，期能讓智慧財產局或法院在做進步性判 斷時有更為明晰的客觀依據。
壹、專利法修正
我國專利法修法呼聲不斷，延宕許久後終於在 2011 年 11 月 29 日經立法院三 讀通過。此次修正除開放動植物專利一案因爭議過大而保留，其他主要修正內容 均獲得通過，包括以下 12 項修正重點288：
1. 增訂因申請人己意在刊物發表者亦可主張優惠期。
2. 增訂非因故意未於申請時主張優先權，或未按時繳納專利證書費或年費 致失權者，准其申請回復權利之機制。
3. 將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外。
288 經濟部智慧財產局，立法院三讀通過「專利法」修正案，2011 年 11 月 30 日，
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5571（最後瀏覽日：2012/07/04）。
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4. 刪除申請人主動申請修正之時間限制，及放寬發明專利申請案得於初審 核准審定後 30 日內申請分割。
5. 增修專利權效力不及之事項，如非出於商業目的之未公開行為、以取得 國內外藥物上市許可為目的之研究試驗行為、明確採行國際耗盡原則 等。
6. 修正醫藥品或農藥品之專利權期間延長規定。
7. 修正強制授權事由、程序及同時核定補償金之規定。
8. 增訂為協助解決開發中國家及低度開發國家之公共衛生問題，得申請強 制授權製造藥品並出口至需求國。
9. 修正專利舉發制度，如廢除依職權審查、得就部分請求項提起舉發、舉 發案及更正案之合併審查及合併審定等。
10. 明定專利侵權損害賠償之主觀要件、修正損害賠償之計算方式及專利標 示規定。
11. 增訂同人同日分別申請發明專利及新型專利之規定，當智慧局認為可准 予發明專利時，將通知申請人擇一，申請人選擇發明專利時，新型專利 權視為自始不存在。
12. 開放部分設計、電腦圖像及圖形化使用者介面（Icons & GUI）設計、成 組物品設計，並增訂衍生設計制度。
其中專利法新法第 22 條第 2 項為進步性之規定，雖然本次修法並未就其實質 概念內容作修正，但有針對先前技術的界定及優惠期的適用範圍作一番修改，大 致上而言並未作明顯地擴大或限縮，而是對文字概念作較為精確的界分。在專利 法第 22 條第 1 項關於先前技術之規定，由於「見於刊物」主要針對將內容登載於 一定載體上的情形，而「公開使用」則不要求有載體之存在，兩者概念不同，因 而分列於不同款項。
而在第 22 條第 3 項關於優惠期（grace period）規定中，除文字修正外，較為 重要的修正有二：一是刪除「研究」作為無害公開事由。蓋「研究」一詞包括「未 完成者」與「已完成者」雙重意涵，由於專利公開優惠期的規定係針對已完成之 發明而設，故前者情形跟本不適用優惠期規定；後者情況雖有優惠期適用，但可 為該項第 2 款「因於刊物發表者」所含蓋，故新法刪除「研究」一詞。另一重要 修正是釐清「申請人公開」之概念，修法理由謂「申請人因己意於刊物上公開，
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限於「進行試驗」者。
(2)復按「研究」係指對於未完 成之發明，為使其完成或 更為完善起見針對其技術 內容所為之探討或改進。「 實驗」係指對於已完成之 發明，針對其技術內容所 為之效果測試。優惠期之 適用對象係對應於已完成 之發明，無從涵括未完成 之發明，故各大學或研究 機構於研究後進行論文發 表，倘發表之論文係未完 成之發明，無以阻礙申請 發明之新穎性或進步性；
倘發表之論文係已完成之 發明，則第二款已增訂「
因於刊物發表者」，即可適 用。為求文義精確，並參 考國際相關立法例，爰刪 除「研究」之規定。
2、增訂第二款。增訂申請人 因己意於刊物上公開，無 論該項公開是否為商業性 發表，且不限於因實驗而 公開，均得作為主張優惠 期之事由。
3、現行條文第二款移列為第 三款，內容未修正。
4、現行條文第三款移列為第 四款，並酌作文字修正。
四、第四項為現行條文第三項 移列，並配合修正條文第 三項修正所引款次。
資料來源：經濟部智慧財產局網站，專利法修法專區。
貳、專利審查基準草案有關進步性之探討
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因應前述專利法 2011 年 11 月 29 日之修正，加上近幾年美國法有顯著發展，
我國專利審查基準也隨即分章提出相應之修正草案，並在智慧財產局緊鑼密鼓地 討論。目前第一篇「程序審查及專利權管理」部分章節均已修正完畢，並於 2010 年 9 月 7 日生效289。而第二篇「發明專利實體審查」正在討論中290，關於進步性 的章節也有相應之修正草案，茲羅列草案中的修正重點於下291：
1. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者之概念：草案中說明其係一虛擬 之人，具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能，而能理 解、利用先前技術。若所欲解決之問題能促使該發明所述技術領域中具 有通常知識者在其他技術領域中尋求解決該問題的技術手段，則其亦具 有該其他技術領域中之一般知識及普通技能（3.2.1）。
2. 引證文件明定包含形式上明確記載之內容及形式上雖未記載但實質上隱 含之內容。草案並定義「實質上隱含之內容」意指該發明所屬技術領域 中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容
（3.2.4）。
3. 在進步性審查原則方面，草案明定審查進步性時，應以申請專利範圍中 每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項作成審查意見，惟經審查認 定獨立項具進步性時，其附屬項當然具進步性，得一併作成審查意見；
但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應分項作成審查 意見（3.3）。
4. 在進步性判斷基準方面，草案謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者 依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，認定會促使其組合、修飾、
置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，即應認定該發明為能輕 易完成者，不具進步性。且在判斷進步性時，得參酌說明書、申請專利 範圍、圖式及申請時之通常知識以理解該發明（3.4）。
5. 在進步性判斷的注意事項上：
289 經濟部 99 年 9 月 7 日經授智字第 09920031371 號令。
290 專利審查基準第二篇第一至三章修正草案共有 5 場次公聽會，甫於 101 年 4 月 17 日舉行完畢。
其中涉及審查基準第二篇第三章「專利要件」者共有 3 場，分別為 4 月 3 日第三場次、4 月 10 日 第四場次及 4 月 17 日第五場次。
291 以下摘錄自：專利審查基準第二篇第三章修正草案（劃線版），經濟部智慧財產局，available at http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=c3a667f5-5f54-453e-a6ae-eee54e293 054（最後瀏覽日：2012/06/26）。
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(1) 應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對說明書或申請專利 範圍中所記載知個別或部分技術特徵；惟個別記述特徵的結合於功 能上並無關聯時，得就各個技術特徵與先前技術分別比對（3.4.1）。
(2) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之 內容及申請時之通常知識，是否有動機結合相關先前技術，原則上 就下列例示事項予以綜合考量（3.4.1）：
A. 相關先前技術與申請專利之發明在於技術領域的關連性 若相關先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，
可解決發明所欲解決之問題，通常其結合係屬明顯；反之，若 分屬不相關之技術領域，通常其結合並非明顯292。
B. 相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性 若發明所屬技術領域中具有通常知識者針對發明所欲解決之問 題，會促使其結合相關先前技術，通常其結合係屬明顯；反之，
若相關先前技術先天不相容，通常其結合並非明顯293。 C. 相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性
若相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上相同或相關，
通常其結合係屬明顯；反之，若功能或作用上不相關，通常其 結合並非明顯294。
D. 相關先前技術關於申請專利之發明之教示或建議
292 例如相機與自動閃光燈通常係一起使用而有緊密關聯，屬相關技術領域，故將習知安裝於相機 之測光電路的入射控制元件轉用於自動閃光燈之測光電路，為該發明所屬技術領域中具有通常知
292 例如相機與自動閃光燈通常係一起使用而有緊密關聯，屬相關技術領域，故將習知安裝於相機 之測光電路的入射控制元件轉用於自動閃光燈之測光電路，為該發明所屬技術領域中具有通常知