第二章 專利制度與專利要件
第二節 美國法上專利要件
二、 法定禁止規定
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採後說較為限縮之解釋，限於該發明技術可為公眾所自由利用方使該當，而喪失 新穎性。
102 條(e)項則規定：1. 若他人在美國提出的申請案早於發明人之申請案，並 揭露發明人申請專利範圍之技術內容，則縱使發明人對此概不知情，仍不具備新 穎性。2.依照專利合作協定提出一項國際申請案，只要該國際申請案係於美國境 內設計，並依照專利法第 351 條(a)項之專利合作協定以英文發表，仍可視為符合 本項規定之先前技術參考文獻（prior art reference）。此項規定亦係基於先發明主 義而設。
102 條(g)項則為發明優先性之規範。通常而言，首位將發明從構想完成到實 施（reduction to practice）之人應為首位發明者，但有時候較晚實施者卻是首先完 成發明構想、且為完成發明實體而付出相當努力（diligence）之人，依據本項規 定判斷發明優先性時，應將此情形納入考量。本項規定為衝突程序（Interference Proceeding）的基礎，當兩位發明申請專利範圍相同之人同時申請專利，且均未放 棄、禁止發行或隱瞞該項發明時，PTO 便會宣布進入衝突程序，亦即決定何人為 首位發明者之機制。
二、法定禁止規定
法定禁止規定基本上以專利申請日期來認定喪失取得專利權資格之行為，故 在先申請主義的專利制度下較像是新穎性之規定34；但其在先發明主義的制度下 的定位則是負責矯正先發明主義的固有缺失。蓋若無法定禁止規定所設的時限，
首位發明者可任意公開使用其發明成果，直到有需要專利權保護時才進行申請，
如此恐將會導致他人不知該發明之存在、因而重複投入資源進行相同之研發，甚 而取得專利後卻又被駁回之情形，造成社會資源的浪費，故法定禁止規定限制發 明人在其發明公開後一定時間內必須申請專利，否則就喪失取專利之資格。
102 條(b)項列舉四種喪失專利權資格之情形：在專利申請日一年以前，發明 曾（一）在世界任何地方取得專利；（二）記載於世界上任何地方的印刷出版品；
（三）在美國公開使用；或（四）在美國銷售。本項規定係給予發明人一年之優 惠期（grace period），以便其將發明完美化、準備申請專利或公開測試發明。反面
34 MARTIN J.ADELMAN,RANDALL R.RADER,JOHN R.THOMAS &HAROLD C.WEGNER,CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW 180 (2nd ed. 2003).
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來說，一旦發明公開後超過一年仍未提出專利申請，則該發明便會因為喪失新穎 性而無法取得專利。從政策目的而言，此項一年優惠期規定乃為避免發明人鼓勵 迅速及廣泛地揭露發明，並提供發明人評估該發明是否有價值之時間35。
102 條(c)項則規定發明人自己放棄專利之行為。相較於同條(b)項的專利權喪 失可能由發明人以外第三人之行為所導致，本項規定的放棄行為只能由發明人自 己明示為之。另須注意者為，本項的放棄行為可於任何時點為之，縱使處於(b)項 規定的一年寬限期內亦不例外。
102 條(d)項則規定發明人已於美國境外提出專利申請，又在一年以後於美國 境內以相同發明申請專利，且申請前已／將取得外國專利權之情形。細究之，期 包含四種情況：（一）同一發明現正受外國專利之保護；（二）同一發明在申請美 國專利前曾獲的外國專利；（三）申請外國專利日期較申請美國專利日期早 12 個 月以上；或（四）在外國之申請係由美國專利之申請人、法定代理人或受讓人提 出者。此項規定，目的乃在於鼓勵發明人儘先申請美國專利，以免因上述情形而 使發明喪失新穎性36。
貳、實用性
專利制度所保障之發明，除了應具備新穎性外，尚須得對產業技術整體發展 有所貢獻，此即所謂的「實用性」（utility），亦稱為「產業可利用性」。此要件之 要求可追溯至美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款，其謂對「有用技術」（useful arts）
提供專利保護，一般認為有用技術即發明實用性之謂也。
實用性規定在專利法 101 條（35 U.S.C. 101）「可專利之發明」37，從該條規 定可知，只要申請案所揭露之內容能展現出某種功能或成果，即可該當實用性之 要件，既不須是完美的發明、也不需要是為達成特定效果最優異或唯一之方式，
甚至也不要求該發明須優於先前技術，只要確實能達成專利說明書所描述的目的 即可。然而所謂展現某種功能或成果，仍有其必須滿足的最低限度要求：（一）發 明須能經操作達到最小限度對社會有益之用途，亦即可實施之實用性（practical
35 胡閏祺，論美國專利法上非顯而易見性要件－以 KSR v. Teleflex 案為中心，國立中正大學財經 法律學研究所碩士論文，頁 24，2010 年 3 月。
36 曾陳明汝、蔡明誠，前揭註 29，頁 311。
37 美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或 新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」
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utility）；（二）發明須可被操作及使用，同時展現出功能及獲得預計之結果，此為 可操作性（operability）；及（三）發明所達成之效用不得違法、不道德或違反公 共政策38。
在可實施之實用性方面，乃要求發明必須具備某些實際的用途，但專利法對 此要求並不嚴格，因為不具可實施之實用性的發明必然無法在社會上廣泛流傳，
故發明人所取得的排他權對於社會所造成之負擔極微。而在可操作之實用性方面，
若一項發明申請案所使用的手段方法違反了公認的科學原理、或無法有效完成其 專利說明書所宣稱之功能，便不具備可實施之實用性，將被依專利法第 112 條規 定駁回。至於道德的實用性方面，美國專利法之規定並未明文提到，但早期法院 實務仍要求專利判斷須確認亦包含道德要素，亦即不得違法、不道德或違反公共 政策。然而此種道德要素判斷十分主觀且時常改變，故亦有論者認為道德議題不 應由專利商標局審查，而應轉交給相關單位加以管制39。
就技術領域而言，機械設計與方法程序等普遍來說較容易符合實用性要件，
蓋此類發明可輕易透過圖表或流程圖表達出實用性。然而化學合成物及化學程序 等領域則不然，因為化學合成物與藥物等發明很難利用圖表或方程式表達出實用 性之所在，且不像機械發明具有立即的效果，化學合成物與藥物發明往往需要一 段時間才能展現實用性40。故實務上對於實用性的判斷標準，會隨著發明所屬領 域而有所調整。
參、非顯而易知性
非顯而易知性（nonobviousness）為美國專利法所規定可專利性的第三項要件，
係指發明有其獨到的技術創新，使發明所屬技術領域中具有通常知識者（person having ordinary skill in the art, PHOSITA）無法自先前技術揭露之內容，輕易完成 欲申請專利之發明。蓋若發明可由所屬技術領域具通常知識者輕易完成，顯見其 對整體產業技術發展並無顯著之貢獻，則毋庸給予專利排他權之保護。
非顯而易知性之概念一般認為確立於 1850 年的判例法中，而其成文化規定則 是 1952 年專利法修法所增訂之第 103 條（35 U.S.C.103）「可專利性之條件；非顯
38 DONALD S.CHISUM,CHISUM ON PATENTS §4.01, at 4-2 (2003).
39 MUELLER, supra note 33, at 165.
40 CHISUM,supra note 38.
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(b) (1)一項使用或製成組合物之生物科技方法（biotechnological process），而該組合物合於 本法第 102 條規定係屬新穎，同時合於前(a)項規定為非顯而易知，且經由專利申請人
(i) 表現外成性的核苷酸序列（exogenous nucleotide sequence）； (ii) 抑制、排除、增加或改變內生的核苷酸序列的表現；或
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二是比較之廣度：新穎性只能使用單一先前技術與申請專利之發明作比較，
亦即該發明的每一專利特徵皆須揭露於同一先前技術中，始為欠缺新穎性；而非 顯而易知性則無此數目限制，若發明之全部特徵被分別揭露於不同的先前技術文 獻中，仍可能欠缺非顯而易知性44。也就是可以複數先前技術編織為一寬廣的網 具，使眾多專利申請案紛紛喪失可專利性，乃成為美國專利法上最難以跨越的障 礙，甚有論者稱之為「專利制度最後守門員」（final gatekeeper of the patent system）
45。故發明是否具有新穎性和非顯而易知性並非正相關，即便符合新穎性要件，
如果與先前技術相較欠缺顯著之差異性，仍可能不具備非顯而易知性。
肆、美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act 2011）
在 2011 年 9 月 8 日，美國參議院以 89：9 的票數通過歷時 6 年之久的專利法 修正案，即 Leahy-Smith 美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）46。 歐巴馬總統隨後在 9 月 16 日簽署該修正案，使得美國近 60 年來影響最大、修正 範圍最廣泛的修正案成為正式的法律。美國發明法案對於專利實體法制、申請與 審查程序、專利訴訟等各個層面均有變革，其中實體法制的修改對於可專利性中 新穎性與非顯而易知性的審查有了劇烈的改變。由於本次修法修正幅度與影響範 圍均廣，礙於篇幅與內容關聯性考量，以下主要謹就與本研究較為相關的實體法 制修正部分作介紹47，其餘修正部分則僅略為述及。