行為客體

3.4.3 行為客體

相對於誘引侵權，輔助侵權條文所涵蓋之行為客體非常具體且明確，只有屬 發明重要部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或用於實施方法專利所使用 之材料或裝置，且非屬常用商品或實質非侵權用途之商品者，方可構成輔助侵權。

對於何謂發明重要部分之元件，以及該物品是否具有實質非侵權用途而得排除在 行為客體之外，乃法院判斷輔助侵權是否成立之重要考量因素，故本文以下將針 對此二部分作較詳細之說明。

3.4.3.1 構成專利之重要部分（a material part of the invention）

關於元件是否符合專利發明之重要部分，學者認為基本上只要該元件為專利 發明之一部分及符合第 271 條(c)之其他要件（例如特別製造或專門適合用於侵 權用途並且非常用商品、不具實質非侵權用途），則此元件幾乎必然符合發明重 要之部分，並不以該元件必須是發明的新穎性特徵（point of novelty）、核心（heart）

或基本要素（essential element of the invention）為要件¹⁵⁴。

法院在解釋專利法第 271 條(c)項發明的重要部分時，在 Dawson 案中曾表示 系爭非通用物品必須是發明新穎性的精髓部分（essential）或是發明的核心（heart of invention）¹⁵⁵。然而一般而言，專利發明的實施必然是將請求項中全部要件加 以組合的結果，而作為僅能用於該專利發明的非通用物品，自然是為配合專利發 明的實施而設，缺少這一元件，將難於實施該專利，是該非通用物品自然是專利 的重要部分。再者，若另外再要求非通用物品必須是發明的核心，不僅會產生無 明確判斷標準的問題，同時也會對輔助侵權的適用產生進一步地限制¹⁵⁶。 3.4.3.2 具有實質非侵權用途之商品

為了證明元件具有實質非侵權用途，而可被認定是一般交易通常可得之物，

必須證明該元件至少具有一種實質非侵權用途，非侵權用途不可是牽強、虛幻、

不切實際或僅是實驗性的，必須從經濟實用角度來判斷。而牽強、虛假、不切實 際的使用並不會使該元件成為一般交易通常可得之物，是否具備實質性的判斷應 從數量、質量、效率等因素進行考量¹⁵⁷。

聯邦巡迴上訴法院於 1963 年的 Fromberg, Inc. v. Thornhill¹⁵⁸案中，確立了被

154 CHISUM, supra note 141, § 17.03[4].

155 Dawson, 448 U.S. at 213-14.

156 楊宏暉，前揭註 15，頁 137；A. Samuel Oddi, Contributory Infringement/Patent Misuse:

Metaphysics and Metamorphosis, 44U.PITT.L.REV.73, 85-86 (1982).

157 CHISUM, supra note 141, § 17.03[3][a]；林原毅，美國專利輔助侵權實務發展與因應，國立交通 大學管理學院科技法律學程碩士論文，頁 7（2012）。

158 Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F.2d 407 (5th Cir. 1963).

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控侵權人應舉證非侵權用途是實際與實質性的（actual and substantial），而非僅 為實驗性質的（merely experimental）之原則。於本案，專利權人對一裝置享有 專利權，該裝置乃用於修補被刺破而無內胎的輪胎，而橡膠塞（rubber plugs）是 該裝置的組成元件。被告銷售適合用於原告之專利裝置中的橡膠塞，因此專利權 人指控被告銷售用於該裝置的系爭元件，構成間接侵權。被告抗辯其銷售的橡膠 塞也有另一種用途，其可用來作為修補普通輪胎的工具，是一種常用商品，因此 不構成輔助侵權行為。法院調查事實後發現，系爭元件理論上是可以用來當作修 補普通輪胎的工具，但是其成本是採用普通栓塞進行修理的三倍，而且有專家證 人指出這種用途在實際中也未發生過，因此判定該橡膠塞不具有實質非侵權用途。

此外，法院認定這種用途完全是事後杜撰出來的牽強理由，並在判決中明確指出：

根據美國專利法之相關規定，單純理論上的用途顯然是不夠的。被控侵權人要否 定間接侵權指控，其所舉證的非侵權用途必須是實際的和實質性的¹⁵⁹。

美國法院認為被告所銷售之產品如果增加了額外功能、結構或特徵後，仍然 是落入系爭專利之權利範圍內，則該增加之部分就算具有實質非侵權用途，當事 人還是會構成輔助侵權。在 Ricoh Company, Ltd. v. Quanta Computer Inc.¹⁶⁰一案，

本案系爭專利為應用光碟機技術，其中包括可永久記錄資料之可錄式光碟與光碟 機，以及可記錄、清除與覆寫資料之可覆寫光碟與光碟機，廣達販賣光碟機給 NU Technology, Inc.（以下簡稱 NU），NU 再把該光碟機賣給消費者，當消費者使用 前述光碟機儲存資料時，其中之硬體和嵌入式軟體會侵害 Ricoh 公司（以下簡 稱 Ricoh）系爭之專利。在地方法院審理階段，地方法院認為廣達並無直接侵害 Ricoh 的專利，即使廣達之光碟機經由寫入光碟，而可能被用於侵害 Ricoh 系爭 之專利，但因為該光碟機也能夠被使用在非侵權方式之讀取，具有實質性非侵權 的用途，故判定廣達不構成輔助侵權。Ricoh 對於地方法院判決廣達、廣明、廣 達美國公司與 NU 未構成輔助侵權之判決提出上訴¹⁶¹。

聯邦巡迴上訴法院於審理時認為，廣達的光碟機包含至少某種只能用來侵害 寫入方法專利之元件，該元件與產品明顯可分離（distinct and separate），並只能 用於執行侵害寫入的方法，故廣達應負輔助侵權責任。法院檢視第 271 條(c)項 規定並回顧其立法意旨，認為國會課予輔助侵權人責任之原因在於：製造構成專 利機器中核心部分之特別裝置，並且提供他人指示將該裝置結合於專利機器中之 行為，係明顯挪用了專利發明的利益，故應使該等人負輔助侵權責任。第 271 條(c)項條文中：「要約銷售或銷售...或進口到美國」，不僅適用於單獨銷售侵權元 件，也包括行為人銷售已成為產品或裝置中一部分之元件¹⁶²。

159 Id. at 415. (“Taking the statute on its own terms, it is apparent that a mere theoretical capability would hardly suffice. …he would have to show that suitability for such noninfringing use was actual and substantial.”).

160 Ricoh Company, Ltd. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008).

161 Id. at 1327-1331.

162 Id. at 1337.

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廣達不能僅因在銷售或出口前，在產品上附加具有額外的且具可分離特徵

（additional, separate feature）之微控制器，而免除輔助侵權的責任。若以整體來 看（as a whole）廣達的產品，基於其附加額外之微控制器具有實質非侵權用途，

所以其產品不符合輔助侵權之要件。但若依照此看法，將會造成逃避美國專利法 第 271 條(c)項的保護變得相當容易，侵權人如果想銷售一個可能侵害方法專利 的硬體，其僅須在其裝置上附加一個具有實質非侵權用途之元件，即可規避第 271 條(c)項輔助侵權之責任。因此，系爭產品中若有重要元件將侵害方法專利，

則須將該重要元件獨立審查是否具有實質非侵權用途，而不可以直接整體觀之¹⁶³。 依此見解，法院撤銷地院認定廣達不構成輔助侵權之即決判決（summary

judgment）並發回地院重審，要求地院進一步調查廣達光碟機中的硬體或軟體元 件，除了侵害 Ricoh 之方法專利外，是否別無其他實質非侵權用途。若其元件別 無其他實質非侵權用途，則廣達將成立輔助侵權責任¹⁶⁴。

至於判斷被控侵權產品之非侵權用途是否為實質性（substantial）的標準，

聯邦巡迴上訴法院在 Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc.¹⁶⁵案中提出了見解，認 為判斷被告系爭侵權產品是否具有非侵權用途時，不能單純以物理角度來考量，

而必須從實用的、經濟的角度來進行衡酌。同時，若該產品之特徵不僅僅是附加 的、明顯可分離的，而是該裝置的特色並有助於產品使用功能，則應認定該特徵 具備實質非侵權用途。

本案系爭專利是一種防止食物攪拌器刀片周圍產生氣穴（air pocket）的方法，

該方法為在攪拌器內裝入活塞（plunger），安裝活塞之目的在於堵塞空氣流通，

防止食物攪拌時所產生的氣穴。被告 Basic 為銷售攪拌器的廠商，其攪拌器產品 包括攪拌棒，該攪拌棒類似於原告專利中之活塞，攪拌器的蓋子上有一個開口，

可以蓋上或放置攪拌棒，攪拌棒的一端有一個球狀物和把手，球可以放置在蓋子 上的接座中，此結構讓使用者可以握住把手以移動攪拌棒進行攪拌。攪拌棒的另 一端裝有橡膠環，防止攪拌棒在攪拌過程中刮傷容器的內側。容器的兩側有垂直 的肋紋，該肋紋有中斷，以避免與橡膠環在攪拌過程中接觸¹⁶⁶。

於地方法院與上訴審的審理階段，對於被告之攪拌器可以同時具有侵權與非 侵權的使用方式均採肯定的見解。地方法院與上訴審均同意，當非侵權用途不是 獨特的、虛假的、不切實際的、非經常的、偏離常軌的或僅是實驗性質的，此時 非侵權用途具有實質性。既然被告系爭侵權產品毫無疑問地具有非侵權用途，那 麼判斷輔助侵權是否成立的重點則落在該非侵權用途是否具有實質性¹⁶⁷。

Vita-Mix 在上訴審中提出攪動該攪拌棒在非侵權方式，或是不嵌入該攪拌

163 Id. at 1337-38.

164 Id. at 1340.

165 Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc., 581 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009).

166 Id. at 1321-22.

167 Id. at 1327.

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器是非實質的使用（insubstantial uses），因為這些使用是基於該額外地附加該裝 置之特徵（additional features）。原告援引法院在 Ricoh 案之主張：經由侵權裝置 附加明顯可分離之元件，雖然具有非侵權的用途，但侵權者仍成立輔助侵權責任。

本案中，法院認為原告主張攪拌器杯蓋是額外特徵的論點正確，被告無法在侵權 攪拌器上加一個杯蓋即脫免輔助侵權責任。因此，法院僅就被告攪拌器與攪拌棒 的使用進行分析，法院認為被告攪拌機器的球狀物及其接頭、容器兩側之中斷肋 紋結構以及橡膠環不僅僅是額外的、可分離的裝置特徵。根據兩造不爭執之紀錄 顯示，上述特徵是該裝置的特色，與攪拌棒的使用直接相關，有助於攪拌容器中 的內容物，並將內容物推至刀片處。所以即便採取所有有利於原告之證據進行推

本案中，法院認為原告主張攪拌器杯蓋是額外特徵的論點正確，被告無法在侵權 攪拌器上加一個杯蓋即脫免輔助侵權責任。因此，法院僅就被告攪拌器與攪拌棒 的使用進行分析，法院認為被告攪拌機器的球狀物及其接頭、容器兩側之中斷肋 紋結構以及橡膠環不僅僅是額外的、可分離的裝置特徵。根據兩造不爭執之紀錄 顯示，上述特徵是該裝置的特色，與攪拌棒的使用直接相關，有助於攪拌容器中 的內容物，並將內容物推至刀片處。所以即便採取所有有利於原告之證據進行推