間接侵權之類型

依日本特許法之規定，專利間接侵權之規定可分為「專用品型」與「非專用 品型」兩種類型，前者規定於日本特許法第 101 條第一款及第四款，後者則規定 於同條第二款及第五款，分述如下：

4.3.3.1 專用品型間接侵權

日本特許法第 101 條第一款及第四款規定：「下列行為者，視為侵犯該專利 權及專用實施權。一、 當專利為物之發明時，專用於生產該物之物於商業上之 生產、讓與、出租或輸入，或為讓與或出租的準備行為。四、 當專利為方法之 發明時，專用於實施該發明之物於商業上之生產、讓與、出租或輸入，或為讓與 或出租的準備行為²¹²。」

專用品型之間接侵權，主要是規範間接侵權人所提供之物品只能作為侵害專

209 薛惠澤，前揭註 203，頁 57-58；劉國讚，前揭註 196，頁 370。

210 葉芳君，前揭註 6，頁 110。

211 大渕哲也，前揭註 198，頁 5-6；吳欣玲，前揭註 175，頁 55。

212 日本特許法第 101 條，亦可見：http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM；陳昭明，前揭註 14，頁 16-17；吳欣玲，前揭註 175，頁 52。

51

利權之使用，而別無其他用途之侵害類型。以物之發明為例，專利物之某一零件，

只能裝於其上，而生產該零件之侵害行為類型；以方法發明為例，專用於方法專 利之某一機械，而生產該機械之侵害行為類型。此類型之間接侵害，並不須考慮 行為人主觀之預測可能性。理由在於，倘若一物品不在專利申請範圍，而使用該 物品必然會對專利發明之實施有直接之關聯，則基於該專利權，禁止此物之製造、

販售並不會剝奪第三人之預測可能性，亦即，該物品現實上僅能供侵害之使用，

第三人將其提供於他人使用，則必然構成侵害，無須考量行為人為提供行為時之 主觀要件。因此，專用品型間接侵權是否成立專利間接侵權之判斷，其關鍵在於 是否為「專用於該發明之物」²¹³。

對於專用品的要件究應採廣義或狹義的解釋，將得出不同的結果。如果採取 廣義的看法，會提高該當間接侵害的可能性，對於公眾經濟活動的限制較大；但 若是採取狹義、嚴格的見解，則間接侵害會比較難成立，對於專利權人的保護則 可能不周。日本較多數的學說認為，雖然本條是為了使專利權人有更周全的保護 而設，但若不對於專用品要件採取嚴格的解釋，將造成原本不構成侵害的行為成 立間接侵害。為避免間接侵害規定之濫用，故專用品應解為完全沒有其他用途為 必要²¹⁴。而日本實務上在判斷有無其他用途之專用品要件，則認為必須以一般社 會中在經濟上、商業上或實用上是否有其他的用途加以考量，換言之，其他的用 途係指在通常社會概念下在經濟、商業乃至於實用上認可的用途²¹⁵。例如在前述 之製麵包機事件²¹⁶中，被告雖稱系爭麵包機也能用於製作生麵糰，而非僅能用於 實施系爭製麵包方法，因而並不該當當時日本特許法第 101 條第二款所規定：「專 用於實施該發明所用之物」之要件，但是，對系爭製麵包機而言，其所具有之計 時器及烘焙的機能，應可認為是系爭製麵包機的重要機能。再者，對一般消費者 而言，製麵包機是否具有計時器及烘焙的機能，在選購麵包機時，是重要的考量 因素之一。因而對廠商而言，可以想像具有計時器及烘焙機能的製麵包機對消費 者而言具有重要吸引力。而且對特意購入具有計時器及烘焙的機能的系爭製麵包 機的消費者而言，不使用計時器及烘焙的機能，並非實用的使用方法。因此系爭 製麵包機在社會一般經濟、商業或實用上，並無法認為除了使用系爭製麵包機方 法外有其他的用途，從而系爭製麵包機可被認定為專用於實施系爭麵包方法所使 用之物品，而違反了當時日本特許法第 101 條第二款之規定，間接侵害原告之專 利權²¹⁷。

關於專用品是否須為發明本質之部分始能成立間接侵權的問題，存有爭議，

否定說主張專用型間接侵害，係著眼於誘發專利發明之直接實施之高度蓋然性，

而擴大責任之法理。因此，重點在於有無誘發直接侵害之蓋然性的檢視，應問有

213 王建鈞，前揭註 6，頁 73

214 王建鈞，前揭註 6，頁 76。

215 大渕哲也，前揭註 198，頁 6；薛惠澤，前揭註 203，頁 64；王建鈞，前揭註 6，頁 75-76。

216 日本大阪地方法院平成 8（ワ）12109 號判決。

217 薛惠澤，前揭註 203，頁 64；劉國讚，前揭註 196，頁 369；葉芳君，前揭註 6，頁 117-118

52

無專利發明以外之用途，但無須顧慮有無體現專利發明之本質的部分，亦即專利 間接侵害之成立，該專用品不必是申請專利範圍（claim）之構成要素。採肯定 說之見解則認為，擴大侵害責任的理由是在於行為人利用專利發明之本質部分，

故該專用品以具體化發明本質部分為必要，亦即必須是屬於申請專利範圍之構成 要件要素，若該物品為申請專利範圍的構成要件要素以外之物，則不成為專用型 間接侵權之對象。反之，縱非專用品而有專利發明以外的用途，卻利用本質部分，

此時仍肯定侵害（亦即非專用品侵害）。因此，滿足專用品要件之物，僅為專利 發明之本質的部分之例示而已，重點仍是本質部分之概念。總而言之，肯定說的 立場係對專用品要件作限定的解釋，若不該當本質的部分，則不成立專用型之間 接侵權²¹⁸。

4.3.3.2 非專用品型間接侵權

非專用品型之間接侵權，是指所提供之物，除具有供侵權之用途外，尚有其 他非侵權之用途。以物之發明為例，專利物之某一零件，不只能裝於其上，亦能 裝於其他物品，而生產該零件之侵害行為類型即屬之；又以方法發明為例，方法 專利之某一機械，仍有其他使用可能，而生產該機械之侵害行為類型即屬之²¹⁹。 2002 年日本修正專利法時，增列非專用品型之間接侵權規定於第 101 條第二款 與第五款，其規定：「下列行為者，視為侵犯該專利權及專用實施權。二、當專 利為物之發明時，用以生產該物之物且藉發明解決課題時不可或缺者，除於日本 國內廣為一般流通者外，當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明，而 為商業上之生產、讓與等，或為輸入或讓與等之準備行為。五、當專利為方法之 發明時，用於使用該方法之物且藉發明解決課題時不可或缺者，除於日本國內廣 為一般流通者外，當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明，而為商業 上之生產、讓與等，或為輸入或讓與等之準備行為²²⁰。」

增訂非專用品型間接侵權之前，關於專用品要件之解釋相當嚴格，因而有指 摘間接侵權難以成立之問題。惟在增訂非專用品型之侵權類型後，卻有過度保護 專利權之可能性。基此，日本特許法第 101 條第二款、第五款之規定，一方面加 入行為人之主觀要件，另一方面緩和專用品之客觀要件，目的即在謀求適切之權 利保護以及實效性之紛爭解決²²¹。依據日本特許法第 101 條第二款及第五款之規 定，非專用品型之間接侵權之行為客體為「解決發明課題時不可或缺之物」，但 排除在日本國內廣為一般流通者；行為態樣包括為商業上之生產、讓與等，為進 口或讓與等之準備行為，而主觀要件則以行為人明知該發明為專利發明且該物係

218 王建鈞，前揭註 6，頁 77。

219 王建鈞，前揭註 6，頁 79。

220 日本特許法第 101 條，亦可見：http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM；陳昭明，前揭註 14，頁 16-17；吳欣玲，前揭註 175，頁 53。

221 日本特許庁総務部総務課制度改正審議室，前揭註 198，頁 23-24；王建鈞，前揭註 6，頁 81-82。

53

被用於實施該發明為必要²²²，本文以下將對條文之構成要件進行分析：

(1) 解決發明課題不可欠缺之物

本條中所定「解決發明課題不可欠缺之物」與請求項記載之發明構成要件是 不同的概念。因此，即便為發明構成要件以外之物，如為發明專利物之生產或專 利方法的使用中，所不可欠缺的工具或原料等仍屬之；反之，如該物雖為申請專 利範圍中所記載的發明之構成要件，如與該發明所解決之課題無關者，則不該當。

以日本特許廳在修法解說中所舉的例子為例，該專利為可用橡皮擦擦拭之原子筆 的發明，用於墨水之特殊顏料等即該當「解決發明課題時不可或缺之物」，但一 般的原子筆亦具備之筆桿或筆蓋等，雖屬製造該原子筆時所不可或缺者，但仍非 屬為解決發明課題不可欠缺之物²²³。

有實務見解認為「解決發明課題不可欠缺之物」主要是指在技術上首次解決 發明課題之物，亦即該課題在以往技術下未能解決，卻能由該發明所開示之新的 技術特徵手段加以解決，而該手段特徵所附著之特有要件以及成分直接構成之物，

即為所謂發明解決課題所不可或缺之物。東京地方法院於平成 16 年 4 月 23 日之

「印刷基板用夾具事件」案中，法院在判決中表示「解決發明課題所不可欠缺之 物」與申請專利範圍中所記載之發明構成要件為不同的概念。若該物品為發明構 成要件以外之物，但為生產專利物品或使用專利方法所必須使用到的工具、原料 等，則仍得為間接侵權之對象物品。另一方面，該物雖記載於申請專利範圍之構 成要件中，但如與該發明所欲解決之課題無關，而為先前技術所涵蓋，則不該當 解決發明課題所不可欠缺之物。法院進一步說明，所謂發明解決課題所不可欠缺 之物是指該發明首度開示以往技術所未見之技術特徵手段，而附著該手段特徵之

「印刷基板用夾具事件」案中，法院在判決中表示「解決發明課題所不可欠缺之 物」與申請專利範圍中所記載之發明構成要件為不同的概念。若該物品為發明構 成要件以外之物，但為生產專利物品或使用專利方法所必須使用到的工具、原料 等，則仍得為間接侵權之對象物品。另一方面，該物雖記載於申請專利範圍之構 成要件中，但如與該發明所欲解決之課題無關，而為先前技術所涵蓋，則不該當 解決發明課題所不可欠缺之物。法院進一步說明，所謂發明解決課題所不可欠缺 之物是指該發明首度開示以往技術所未見之技術特徵手段，而附著該手段特徵之