輔助侵權適用之限縮──專利濫用原則之興起與擴張

從 1871 年法院開創輔助侵權制度之後，在專利訴訟上廣為專利權人運用，

同時也藉由輔助侵權將其專利權效力作某種程度的擴張，輔助侵權理論使得專利 權人得對製造銷售非屬專利發明之部分元件之行為人控訴其侵害專利，專利權人 尤其好以搭售的方式擴張專利權之範圍，形成使用者必須項專利權人購買非屬專 利發明之元件方能實施專利之搭售情形，專利權人不當延伸專利並企圖壟斷市場 之疑慮逐漸升高。最高法院遂以一系列之判決建立專利濫用原則，以求限縮輔助 侵權之適用範圍⁴⁹。

專利濫用係發展自衡平法上之「不潔之手」（unclean hand）原則，所謂「不 潔之手」原則意義在於在訴訟中主張權利者必須本身的行為無瑕疵，如果主張權 利者本身已有違法行為，則無權主張他人行為的違法性，衡平法院對於用以獲取 不公平競爭優勢之專利權，就不應給予支持而加以執行⁵⁰。專利權在法律上具有 時間及範圍上的限制，因此若專利權人的行為超出法律所合法賦予專利獨占之權 利範圍時，即會構成濫用⁵¹。其本質為對抗專利侵權訴訟之消極抗辯事由，未若 反托拉斯法可作為獨立訴因，一旦專利權人之行為被認定確屬專利濫用，法院即 可以拒絕專利權人以之向他人主張專利侵權，直到專利權人放棄濫用專利之行為 且該行為之效果消失為止⁵²。基本上，專利權人濫用其專利的行為並不會使其專 利無效（invalid），只是在濫用期間使得該專利權被判定為無法執行（unenforceable）

53，且專利權人在濫用期間所受的損害無權請求賠償。

Henry v. A.B. Dick Co.案的見解在最高法院僅維持了五年，在著名的 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.⁵⁴一案中，最高法院改變 Henry 案之見解，

Motion Picture 案並為日後的專利濫用概念建立理論基礎⁵⁵。Motion Picture 案之 案例事實為，原告為專利權人，其擁有兩件專利，其中一件為影片放映機之專利，

另一件為關於電影影片技術之專利，專利權人於銷售影片放映機時，於專利授權 契約中，要求被授權人僅能撥放原告所生產之電影影片，不得播放其他電影影片。

之後有電影院使用該專利影片放映機撥放其他片商的電影，經專利權人發現後，

48 張哲倫，前揭註 21，頁 71-72。

49 張哲倫，前揭註 19，頁 66。

50 冷耀世，前揭註 10，頁 176-177。

51 楊宏暉，前揭註 15，頁 107。

52 傅松青，「論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用」，智慧財產評論，第 10 卷第 1 期，頁 76

（2012）。

53 范建得、莊春發、錢逸霖，「管制與競爭：論專利權之濫用」，公平交易季刊，第 15 卷第 2 期，

頁 4（2007）。

54 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917).

55 張哲倫，前揭註 21，頁 72。

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即起訴指控電影院侵害其專利權，且一併起訴供應該電影之片商構成輔助侵權。

上訴法院認為原告所為的搭售限制違反克萊登法（Clayton Act）而無效。然而，

最高法院於本案並未適用克萊登法之規定，而是由專利法之立法目的出發，解釋 專利法之意旨，認為首先、專利權之權利應限於其發明本身；第二、專利排他權 之範圍應受到申請專利範圍之限制，不得延伸至申請專利範圍之外；第三、專利 法之主要目的，在於促進科學和技術進步，對專利權人私人利益之保護應次之⁵⁶。 最高法院強調專利權之法定獨占權範圍，應依專利法之規定，不得延伸至所受保 護範圍之外，專利權人若試圖以授權方式擴大其專利權範圍，將與專利法之目的 相悖，並可能使專利權人對非專利品形成獨占，若允許這種行為，將對專利法內 含之公共利益造成損害，故以公共政策（public policy）作為基礎，認為該限制 約款應屬無效，故電影院不成立直接侵權，該電影供應商亦不成立輔助侵權⁵⁷。

本案中，法院將專利法所賦予的權利與專利權人利用契約所欲擴張之權利加 以區分，認為專利權應限於請求項範圍，超出請求項的部分，並不受專利權保護。

專利權人不得將專利獨占之範圍延伸至無專利保護之產品，若專利權人在影片專 利屆期之後，仍得以契約約定之方式限制被授權人之行為，則無異擴大了影片放 映機專利之獨占力，使其權利之範圍延伸至申請專利範圍之外，此顯悖於建立專 利制度之初衷：在所發明的範圍內給予合法獨占力以獎勵創新之目的。既然專利 權人提起訴訟所據之專利，其範圍僅顯於影片放映機，而不及於影片，則被授權 人使用他人之影片自不會構成侵害專利，影片提供者也不會構成輔助侵權⁵⁸。雖 最高法院在本案中並未使用專利濫用一詞，但其認為專利權人在行使權利時必須 嚴守專利範圍界線，不得擴大或延伸至專利權利範圍至申請專利範圍之外之見解，

已將專利濫用之判斷隱含在內，多數判決均認為專利濫用肇因於本案⁵⁹。 其後一直延續到 1930 至 1940 年代，美國最高法院均秉持衡平原則的中心思 想，拒絕認可專利權人濫用專利權之主張，例如在 1931 年 Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp.⁶⁰一案，原告係一移動式冷藏裝置專利之專 屬被授權人，在該裝置加入乾冰後，得以在移動的過程中對食物進行冷藏，但該 專利之範圍僅及於移動式冷藏裝置之設計，而不及於乾冰。原告要求其客戶向其 購買該裝置後，亦須向其購買乾冰，並控告製造並銷售乾冰予消費者之被告構成 輔助侵權。被告否認侵權，並主張原告的獨家交易限制構成濫用，最高法院引用 Motion Picture 案之見解，認定專利權人對於非專利物品之控制已超出了專利權 範圍，原告意圖將專利權範圍延伸於非專利物品之行為，逾越了專利權之獨占範

56 Motion Picture, 243 U.S. at 510-11.

57 Motion Picture, 243 U.S. at 517-18.

58 Motion Picture, 243 U.S. at 514-15; 張哲倫，前揭註 21，頁 72-73；楊宏暉，前揭註 15，頁 108。

59 范建得、莊春發、錢逸霖，前揭註 53，頁 7；See, e.g., Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co. 448 U.S. 176, 224 (1980).

60 Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp., 283 U.S. 27 (1931).

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圍，同時也違反了反托拉斯法，因此法院拒絕提供救濟⁶¹。

另外，在 Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.⁶²案中，專利權人擁有使用瀝 青以減緩混凝土在馬路修補過程中蒸發之方法專利，但瀝青本身並非專利權範圍 所及，專利權人於進行專利授權時，並未像 Motion Picture 案及 Carbice 案一般，

於授權條件中加諸限制，但專利權人針對供應瀝青予使用該方法專利廠商之瀝青 供應商提起輔助侵權之訴，最高法院根據 Carbice 案之見解，認定專利權人不當 地擴大其權利範圍，因此在此等情況下，專利權人不得主張該瀝青供應商構成輔 助侵權⁶³。

值得注意的是，最高法院於 1917 年至 1938 年間於 Motion Picture、Carbice 及 Leitch 三個案件中就行使專利權行為之界線所表示之見解，雖未使用專利濫用

（patent misuse）的字眼，但此三個案件的法律見解無疑已經清楚宣示行使專利 權之行為不得毫無限制，縱然法院承認輔助侵權的侵權態樣，並不代表專利權人 得恣意行使權利，甚至將權利主張範圍延伸超出申請專利範圍之外，此三個案件 的法律見解可說是專利濫用原則之先驅，並為專利濫用原則奠定重要的基礎，同 時也相對限縮了輔助侵權之適用範圍，為輔助侵權畫下外圍的界線⁶⁴。

專利濫用原則首次被明確地確立，是在 1917 年最高法院 Morton Salt Co. v. G.

S. Suppiger Co.⁶⁵一案，本案中專利權人擁有一鹽片分配機器的專利，能快速地將 鹽片填裝於罐頭中，以提升食品罐頭的生產效率，專利權人設定承租機器之條件 為必須向其購買鹽片（無專利保護），之後被告因在市場上販售與專利權人相似 而具競爭關係之機器而被控侵權。最高法院認為權利人要求被授權人須向其購買 鹽片之搭售行為，乃利用行使專利權之行為以限制競爭，並將專利權範圍不當延 伸至非專利權所及的產品，違反了專利核准的公共利益（public interest），因此，

該專利權不得實施，直到專利濫用之行為被治癒為止⁶⁶。至此，最高法院首次正 式使用了專利濫用（misuse of the patent）一詞而確立了專利濫用理論，並明白表 示有專利濫用行為存在時，權利人不得實施專利，亦即被告得任意使用系爭專利 權，而不會構成專利侵權。最高法院表示其建構專利濫用之法理係本於衡平法原 則（equity policy）、專利制度的政策（patent policy）及競爭法的考量（competition policy）等三個面向，基於衡平法院之權力，法院對於牴觸公共利益之權利行使 行為，自得加以限制。國家賦予專利權乃為促進實用技術發展之公共政策，今專 利權之利用行為既已違反該公共政策，則不能期待法院會予以協助⁶⁷。由於本案 係引用公共政策而非反托拉斯法作為判斷專利濫用行為之標準，因此無須被告證

61 Id. at 33-35.

62 Leitch Mfg. Co. v. Barber Co., 302 U.S. 458 (1938).

63 Adams, supra note 23, at 381.

64 張哲倫，前揭註 19，頁 72。

65 Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).

66 Id. at 493.

67 張哲倫，前揭註 21，頁 74。

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明其已因濫用而受有損害⁶⁸。

在 Morton Salt 案之後，限制專利權人行使權利範圍之思維日漸高漲，專利 濫用理論之運用達到極致，不過過度擴張專利濫用理論之適用範圍，反而造成輔 助侵權適用之空間受到壓縮，此現象在最高法院 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.⁶⁹（以下簡稱 Mercoid I 案）中，達到了頂峰。原告 Mid-Continent 公司係一室內暖氣系統的專利權人，而 Honeywell 公司則取得獨家授權，得製造、

使用、販賣及再授權該系統專利，但兩家公司皆未實際製造整組的暖氣系統，

Honeywell 公司只生產和銷售該系統中的一個開關（switch），該開關為系統專利 的必要元件，除了用在該暖氣系統外，別無其他用途。而專利權人僅對向

Honeywell 公司只生產和銷售該系統中的一個開關（switch），該開關為系統專利 的必要元件，除了用在該暖氣系統外，別無其他用途。而專利權人僅對向