英國法之專利間接侵權

英國專利法第 60 條第二項及第三項為專利間接侵權之規定，其條文內容為：

「(2) 除本條另有規定外，專利權人以外之人於專利權有效期間且未經專利權人 同意下，在英國向非被授權人或其他無權實施該發明之人，提供或為提供之要約 有關發明重要要素之方法（means）以實施該發明，且其明知或依其情況明顯可 知該方法適合實施，並意圖在英國實施該發明，亦構成侵害專利。(3) 前項規定 不適用於提供或要約提供常用商品（staple commercial product），除非該提供或要 約提供的目的是誘導受提供者從事第一項的專利侵權行為¹⁸⁸。」。

與美國專利間接侵權法制相似，英國之專利間接侵權制度起源於普通法

（common law），直到 1977 年才成文法化。然而，不同於美國專利法第 271 條(c) 項係將先前存在普通法之共同侵權概念予以明文化，英國專利法間接侵權之規定 主要係配合國際法而制定。於 1960 年代，歐洲共同體企圖於其內部建立單一專 利權制度，故制訂了歐洲共同體專利公約，雖然歐洲共同體專利公約因為有部分 簽署國未批准而未生效，但至今仍具有一定之影響力，因為歐洲許多國家均修正 其國內法，使其國內法能與歐洲共同體專利公約之規範相符合。除了英國以外，

許多歐洲國家，例如德國，為配合歐洲共同體專利公約，而在其專利法中採用了 與公約相似的條文。由於德國專利法與英國專利法皆係配合歐洲共同體專利公約 之規定而作修正，故德國法院對該條文之法律見解對英國法院具有一定之重要性 及參考價值，英國專利法院在判決中亦會考量其他締約國對該公約所採取之法律 見解¹⁸⁹。

依據英國專利法第 60 條第二項及第三項之規定，專利權人欲主張專利間接

188 The Patents Act 1977, §60: (2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.

(3) Subsection (2) above shall not apply to the supply or offer of a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above. available at

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/pdfs/ukpga_19770037_en.pdf.

189 Nesbitt, supra note 180, at 695.

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侵權，必須證明行為人所提供之產品為與發明重要要素相關之元件，且提供者必 須明知或依其情況明顯可知該元件適合實施該發明，且意圖在英國實施該發明；

英國專利法亦排除行為人提供常用商品之情況，但在提供者或要約提供者誘導被 提供者為直接侵權行為時，則即便行為人係提供常用商品，依然構成間接侵權。

4.2.1 與直接侵權之關係

英國專利間接侵權之構成要件設計與德國法相同，皆對應於歐洲共同體專利 公約第 26 條，採取獨立構成要件之模式，間接侵權不從屬於他人之直接侵權行 為，縱使直接侵權行為尚未發生，亦可成立間接侵權。關於專利間接侵權規定之 適用，英格蘭及威爾斯上訴法院民事庭於 2010 年 Grimme v. Scott 案中，參考德 國最高法院見解，認為當提供人提供可用以實施發明之重要元件時，只要明知或 依其情況明顯可知受提供者會意圖用來從事直接侵權行為，間接侵權即成立，不 以證明終端使用人實際上有此意圖或已使用該元件從事直接侵權為必要¹⁹⁰。

4.2.2 構成要件分析

4.2.2.1 在英國實施該發明

在德國專利間接侵權法中，在德國境內不需要有直接侵權情形發生，行為人 只要在德國境內提供或要約提供與發明實質要件相關之物，且明知或其情況顯然 可知該被提供者意圖侵害發明專利權，即須負擔專利間接侵權責任。然而在英國 之專利間接侵權法中，明確加入了管轄權之用語，依據英國專利法第 60 條第二 項規定，行為人必須在英國境內提供或要約提供與發明實質特徵相關之物，此外 必須證明行為人明知或依其情況顯然可知該產品適合實施，且意圖在英國實施該 發明（those means are suitable for putting, and are intended to put the invention into effect in the United Kingdom），方得成立專利間接侵權¹⁹¹。

4.2.2.2 與該發明實質要件相關之方法

英國專利法將專利間接侵權的行為客體限制於涉及該發明實質要件相關之 方法（means relating to an essential element），法條文字中所指之方法（means）

乃是指實質的功能手段（physical means），可以理解成物品，亦可以理解成方法 或步驟。另外，從法條文義上可得知，行為人所提供的元件需要元件之購買者組 合成專利發明，然該元件是否為必要元件，無法從法條內容中得知。早期對於「與 該發明實質要件相關之方法」，曾採取相當嚴格的解釋，認為未出現於申請專利

190 白杰立，「專利間接侵權之法律適用－英格蘭及威爾斯上訴法院 Grimme v. Scott 判決介紹」，

智慧財產權月刊，第 166 期，頁 6（2012）。

191 葉芳君，前揭註 6，頁 95；Nesbitt, supra note 180, at 697-98.

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範圍（claim）內的方法，都不屬於為必要元件，然而目前的通說已改變態度，

認為當缺少了某一元件則該發明無法運作時，該元件即為必要元件，可包括於申 請專利範圍內提及的元件，以及對於實現發明概念有所幫助並可與申請專利範圍 之特徵一同運作的元件。英國專利法第 60 條第二項，明文排除行為人提供常用 商品之情況，學說上將常用商品的定義為：具有多種習知用途的基本商品，且在 公開市場自由販售。即便於供應此常用商品者明知某種用途可供侵權之用，且其 購買者可將之置入發明專利中之情況下，仍然排除供應者之間接侵權責任¹⁹²。 4.2.2.3 主觀要件

英國專利法之規定對於主觀要件有兩階段之要求：一、行為人須明知或依情 況顯然可知該方法係特別適合作為侵害發明之用；二、行為人須明知或依情況顯 然可知該方法適合且係意圖在英國實施該發明。關於主觀要件之證明，英國專利 法第 60 條第二項並不要求被告知悉專利權存在，但必須認識到發明概念的存在。

然而，證明被告主觀上具有「明知」並不容易，因此立法者在法條中除了明知以 外，亦包括於合理情況下應該知悉的情形，如此設計係為了降低了原告在主觀要 件上舉證之困難，也防止被告僅以其不知情作為抗辯¹⁹³。

英國專利法院在 Helitune Ltd. v. Stewart Hughes Ltd.案中，對於「依其情況明 顯可知」之要件做出了解釋，本案之系爭專利為一檢測直升機螺旋槳是否平衡之 方法，利用光投射在螺旋槳葉片底部，再由檢測器檢測其所反射之光線以判斷螺 旋槳葉片有無平衡。本案中，被告提供與發明實質要件相關之物銷售予第三方之 事實並無爭議，本案之爭點在於被告是否知道被提供者將利用該物為侵權之使用。

被告抗辯其並不知情其所提供予第三方之與發明實質要件相關之物（位置追蹤器）

會被作為侵權之使用，然而，法院發現有證據證明被告明知第三方將使用該追蹤 器於飛行試驗中，故因此認定即便沒有直接證據可證明被告明知第三人將利用該 物作侵權之使用，但本案之情況已構成依其情況明顯可知之情形，故被告主觀上 顯然可知，須負間接侵權責任¹⁹⁴。

4.2.3 小結

英國專利法與德國專利法相同，係將歐洲共同體專利公約之規定內涵，體現 於其內國法中，其間接侵權規定於專利法第 60 條第二項及第三項，客觀上專利 權人必須證明行為人所提供之產品為與發明重要要素相關之方法，排除行為人提 供常用商品之情況，但在提供者或要約提供者誘導被提供者為直接侵權行為時，

不在此限；主觀上，提供者必須明知或依其情況明顯可知該方法適合實施該發明，

且意圖在英國實施該發明。英國專利間接侵權較為特別之處，在於其明確於條文

192 葉芳君，前揭註 6，頁 96。

193 Nesbitt, supra note 180, at 696.

194 Nesbitt, supra note 180, at 696-97.

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