專利權瑕疵分析

新創公司面對有專利侵害之正面競爭時，必須事前做好的準備工作就是專利權瑕疵 分析。所謂「知己知彼、百戰百勝」，專利權瑕疵分析主要的工作包含前一階段所作的 專利權有效性分析，並將分析結果用以撤銷無效的專利權，以更直接更積極的方式排除 市場的專利競爭障礙，專利法中有許多規定之條文與實施程序，可以善用專利法中之規 定檢視是否有任何專利權利行使之瑕疵。以發明專利為例，主要的專利權瑕疵分析應考 量下列項目：

1.專利要件瑕疵

專利法第 67 條第一項第一款規定，違反專利要件(專利法 21~24 調)之規定者，專 利專責機關應依職權撤銷其專利權。因此，如前述專利權要件中不論新穎性、進步性、

產業上利用性以及專利法適格要件等都必須符合，若不符合前述專利要件，則應該申請 舉發或依職權撤銷該專利權。

2.專利說明書瑕疵

專利法第 26 條規定，專利說明書「應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利 範圍」、「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭 解其內容，並可據以實施。」，若違反，則依專利法第 67 條第一項第一款規定得依舉發 或依職權撤銷該專利權使其無效。

3.專利權排他程序瑕疵

(1).暫准專利權（專利法 40 條）⁵³：申請專利經公告後暫准發生專利權之效力，

53 參考我國專利法(民國 92 年 2 月 6 日修正)，第四十條:

1.發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，

得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。

需書面通知後，並請求補償，但是不能直接以專利權主張排除侵害。

(2).舉發（專利法 67 條）⁵⁴：因舉發成立確定專利權無效，視為自始即不存在，

因此若遭舉發，則實務上法院之法官會暫停審理（專利法 90 條）⁵⁵，而另於專 利行政程序中審定該專利權是否仍有效，故不能直接以專利權主張排除侵害。

(3).專利權讓與或授權（專利法 59 條）⁵⁶：專利權受讓人或被授權人應先向專利 專責機關登記，否則不能對抗第三人，主張排除侵害。

(4).通知義務(專利法 40 條)與侵害鑑定（專利法 92 條）⁵⁷：無書面通知發明專利 申請內容與提供侵害鑑定報告，對於專利權之主張有程序的瑕疵。

4.權利人瑕疵

(1).雇傭關係（專利法 7、8、9、10 條）：因雇傭關係所產生的權利歸屬衝突、應 支付之報酬有爭執或對受雇人不合法的權利限制，都有主張權利有的瑕疵之機 會。

(2).共有專利人（專利法 12、13 條）：專利權為共有人若無約定代表人者，辦理 一切程序時應共同連署。

(3).專利繼受人（專利法 14 條）：繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名 義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第 三人。

(4).物品與方法專利權人（專利法 56 條）：物品專利權人與方法專利權人依法有

2.對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。

3.前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。

4.第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。

54 參考我國專利法(民國 92 年 2 月 6 日修正)，第六十七條:

1.有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。

2.以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責 機關提起舉發。

3.舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。

4.舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

55 參考我國專利法(民國 92 年 2 月 6 日修正)，第九十條：關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停 止審判。

56 參考我國專利法(民國 92 年 2 月 6 日修正)，第五十九條：發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，

非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

57 參考我國專利法(民國 92 年 2 月 6 日修正)，第九十二條:

1.法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

不同的權利範圍。

(5).非專利申請權人（專利法 34,67 條）：專利為非專利權人申請者，則其專利權 得被撤銷。

(6).標示責任瑕疵（專利法 79 條）⁵⁸：發明專利權人應在專利物品或其包裝上標 示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，

不得請求損害賠償。換句話說，專利權人有標示責任，否則無法主張專利侵害 之損害賠償請求權。

6.權利濫用瑕疵

專利濫用或誤用（Patent misuse）主要是專利權人的權利行使超過專利法所保障 的權利範圍，並且造成市場的不公平競爭或是直接侵害他人的商業利益。濫用專利權態 樣包括如下：

(1).專利實施之不實廣告或標示：不實廣告或標示就是非法的濫用專利權。

(2).專利無效或有瑕疵時，專利權人卻執行專利排他權，例如：申請專利未經審 定公告、專利權期滿或消滅、專利年費逾補繳期而仍不繳費、專利權人已拋棄 其專利權等等。

(3).專利權人不當擴張解釋其專利權之申請專利範圍，在未經法院合法鑑定程序 鑑定前專利權人卻行使專利排他權。

(4).專利權之讓與或授權，有不公平競爭之契約約定(專利法 60 條)⁵⁹，例如搭售 行為。

(5).專利權的實施足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為（公平交易法第 19 條）⁶⁰。

58 參考我國專利法(民國 92 年 2 月 6 日修正)，第七十九條:

1.發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請 求損

害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。

59 參考我國專利法第六十條:發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一致生不公平競爭者，其約定無效：

1.禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。

2.要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者

60 參考我國公平交易法(91 年 2 月 6 日修正):第十九條: 有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得 為之︰

1.以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。

2.無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為。

3.以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為。