專利申請的考量與國際佈局

Baillie, I. C. (1988) [4] 指出對專利申請方面，最重要者是在何處可得到最佳 保護，最常見者是在該公司設有工廠的國家保護，而非有競爭者的地區及商品必須流經 的貿易據點，有些技術雖是可申請專利，但可能無商業價值，這是律師與專利人員應對 公司灌輸的觀念。從排他性的意義及資訊的本質可以導引出關於預期智慧財產保護的政 策, 以及其他技術管理的問題。智慧財產的保護, 尤其是以專利權的方式保護時,不僅 要考慮其法律/技術層面，而且要從其管理層面，亦即成本及未來之執行來評量。

劉尚志（2000）[133]提到配合不同的產品與技術生命週期有不同的發展策略，其 中專利策略在導入期著重在卡位，成長期著重在利基選擇，成熟期著重在授權與改良，

進入衰退期則著重在外型及周邊功能之發展。研究中進一步指出在專利管理策略中有四 個階段包含專利申請、專利資訊管理、專利分析及專利佈局等，有關專利申請其目的在 防止侵權與技術授權。專利申請之基本要件包含（1）專利評估：包含可專利性（新穎、

進步與實用）與產業價值（實施難易、成本與市場）；（2）專利品質：使保護範圍最大 化；（3）迴避之可行性或難易程度；（4）申請與維護成本等。

陳歆、楊慶泉(2001)[115]指出國內許多科技公司保護其技術和產品之競爭優勢時 必須考量在國外申請專利。欲在某一國獲得專利保護就需要在該國申請專利；欲在許多 國家獲得保護﹐則需要在每一個國家申請。而從成本考量，獲得專利的費用可分成三大 類：申請費用（包含撰寫申請書和申請規費 “Application costs and fees＂）、審查 答辯花費（即英文的 “Prosecution costs＂）、以及維護專利之有效性費用（即

“Maintenance＂或 “Annual fees＂）。由於每一件專利申請需花費諸多的費用，因此

申請時也必須有成本估算。專利申請國家的選擇因素﹐依其重要順序：1.產品銷售主要 市場，2.產品的製造地點，3.有機會授權的地區，4.競爭對手的製造地點。

徐振康(1998) [96]從軟體產業的角度來探討專利所扮演的角色，軟體發明之可專 利性、軟體專利的保護及審查實務等。從全球觀點來看，軟體產業的競爭已朝向全球化 的趨勢，一個國家的專利制度沒有保護軟體方面的發明，軟體業者也就比較沒有意願在 這些國家投資，而會將投資移往軟體專利保護制度較完善的國家。而另一相反意見指 出，中國大陸智慧財產權的制度相當不健全，然而許多國際企業都爭相前往投資，主要 是基於市場因素。

郭庭敏(1998) [105]指出以專利制度保護智財權可分三方向：1.從市場面，可依目 標市場在孕育期、成長期、穩定期及衰退期而決定專利申請策略，包含申請時機、專利 範圍保護大小、專利申請權，以及最佳實施例等。2.從技術面，可依產品生命週期及技 術成熟度決定專利申請策略，包含利用 USPTO 的揭露紀錄方案（Disclosure Document Program）先留存申請證物以作為優先權權利的主張。3.從經營面的考量，需同時考量 技術面或市場面，以及利用國與國之間的雙邊協定，或多邊協定（PCT or EPO 等）之優 先權規則及專利申請、維護及訴訟成本等支出，並配合市場策略，以決定專利申請策略。

Pham,H. T.與 Horton, C. B.(1999)[48]指出申請國外專利主要考量自己公司或是 競爭者在哪些國家製造或銷售該產品與服務，瞭解在各國的市場機會及競爭狀況後，進 一步考量在不同國家之專利申請成本（Patent Costs）、權利主張可行性

（Enforceability）、被侵權風險(Infringement Risk)及訴訟成本（Litigation Costs）

等。

Sherman, B. (1995)[55]發現中小企業對專利權的保護能力不足，其理由如下：專 利申請的費用常被認為是風險高而獲利低的投資、專利並不保證能成功商品化、專利權 的法律保護措施不一定能嚇阻仿冒者、許多中小企業寧可依賴其技術優勢及市場策略來 保護其創新產品。

陳世顯(1999)[106]研究宏碁公司之專利管理作法，指出宏碁公司專利申請講究時 效性，為了確保研發新產品中的重要技術不致於喪失新穎性，宏碁特將專利申請流程中 的前置作業，例如潛在專利查核(Potential Patent Check List)與發明構想揭露 (Invention Disclosure)等作業流程融入公司新產品的開發流程。在評估專利申請時，

對於有專利申請價值的構想揭露書，宏碁公司內部設有專利評核會，由 1.研究發展部 門、製造工程部門、業務部門主管及財務部門主管；2.資深工程師；3.智慧財產權組主 管；4. 智慧財產權組專利業務負責人等組成，在進行審查時，智慧財產權組同仁會跟 發明人談論發明的各種實施態樣，且會請發明人提供發明實施態樣的具體圖示，以撰寫 專利說明書。對於重要而值得在國外申請專利的技術，智慧財產權組會在諮詢相關事業 單位後，以決定專利權的佈置。陳世顯指出專利數量多但缺乏有效管理也是非常浪費。

IBM 副總栽菲普斯曾經說過，申請一件專利平均得花 15,000 美元;除外，專利多了，專 利維護費用也需要一筆很大的預算，而且愈近專利屆滿期的專利，每年須繳交的專利維 護費用也相對高昂。因此，宏碁公司在鼓勵申請專利的同時，會評估申請價值、已准專 利有無繼續維持的價值，以及檢查長年申請中的專利有無繼續努力申請的必要等，最後 可以採停止、放棄等作法。

王本耀(2000)[74]研究美國大學之專利申請策略，指出華大(Washington

University)專利申請策略中很少申請國外專利主要是成本考量，因為向外國侵權者主 張權利(enforce)不易，因此只將技術層次較高的發明才申請國外專利。華大專利評估 主要為兩項目：包含(A)可專利性(Patentability) : 習知技術的檢索(prior art search) 及(B)市場機會(Market Opportunity)等。BNL(Brookhaven National Lab)專利申請評 估也考量可專利性及市場性，BNL 技轉辦公室會先尋找潛在被授權者，尋找到合適的潛 在被授權者時會簽訂選擇權授權合約(Option License Agreement)，廠商需先期費用 (Upfront Fee)，此時 BNL 就會向 PTO 申請專利，沒有獲證就不需另支付權利金，沒有 運用的專利 BNL 也會放棄，這也是考量專利申請與維護成本太高的原因。NIH(National Institute of Health)也有專利申請評估機制，並指出專利的申請目的在於授權，在平 均一件專利申請成本約 26K~30K 美金下，在沒有授權機會下也會將專利放棄(Drop)。

Chung-Te Hua(1998)[14]研究專利申請與應用，申請專利之優點包括：可以提昇公 司形象、可以與其他公司授權或交互授權、可以藉由申請之核駁引證資料瞭解競爭者技 術層次以作為自己公司研發策略之參考、以及他人侵權時的訴訟舉證等。而申請專利缺 點包括：專利申請、答辯、修正、申復、領證、維護年費等所費不貲，專利核准後申請 機密資訊都會被公開。華崇德也說明專利申請與維護時的判斷原則，包含：是否仍有市 場獨佔價值？專利是否繼續量產製造？是否有產品輸出至該國？以及年費是否不高？

等。

吳念祖、樊治齊(1999)[84]研究新產品開發專利權管理策略之實務作法，在國內 產業面臨新產品開發競爭上提供不同的策略思考構面，其中在專利管理策略中對申請國 家考量因素可以綜合下列建議，選擇最符合公司現狀及最具有創新價值的國家申請：

1.具有市場價值的國家：可以排他權利獨佔該國市場價值。

2.競爭製造商的國家優先考慮申請：可排除競爭廠商的製造權利。

3.與我國有強勁外貿競爭國家：可排除競爭廠商的銷售權利。

4.有機會專利授權或交互授權的國家：可創造專利運用的利益。

5.容易獲得專利的國家：有些國家的專利制度對於新型專利採用登記制，只作形 式審查，對產品行銷及廣告很有幫助。

6.專利保護較守法的國家：選擇專利法律完整且較能夠落實專利保護的國家，申 請後才能獲得實質的利益。

7.專利審查資料庫建全的國家：可節省檢索成本以投石問路的方式申請，可以獲 得審查機構完整的引證案資料，一方面獲得其他創新的設計資料，另一方面可 以了解本身專利的創新程度。

8.申請成本較低的國家：成本的考量包括申請成本、事務所服務成本、答辯成本 及年費維護成本，每個國家成本不同，也有匯差的因素必須考量。

9.審查時間不會太長的國家：有些國家申請專利的獲證時間太長，若有些產品生 命週期較短，即使獲得專利之後，產品可能已經下市或更新了。

10.可以同時向多國申請專利的國際組織：可利用歐洲專利公約 EPC、國際專利合 作條約（PCT）之國際專利組織提出申請，審查通過後再分別到各全會員國國 內登記，可節省申請費、獲得優先權日、獲得預先審查報告等優點。

11.與台灣有優先權互惠協定的國家：目前與台灣簽有互惠協定之國家（如澳洲、

德國、瑞士、日本、美國、法國等）可請求優先權，換句話說，在這些國家申 請專利時可主張以台灣之專利申請日為優先權日。

Trajtenberg, M. (2001) [60] 用以色列在美國申請到的專利 (超過 7000 筆) 以 及其他國家在美得到的專利做相對的比較。作者的目的是描繪在過去 30 年的時間

專利資料，主要是因為以色列是以出口為主的國家，所以創新必須尋求出口市場的保 護。Trajtenberg 用專利產出率(Patent per capital)發現以色列僅僅落後 US 和 Japan 名列第三。若用專利的成長率，發現以色列亦名列第三，落後台灣和南韓。但是 Trajtenberg 另外強調雖然以色列在上述的表現還不錯，但是如果把專利總數(number of patent)當作創新的絕對大小，以色列的總體專利數上表現大幅落後 G7，也僅有台灣 和南韓的四分之一。因為科技創新的程式需要一定數量(Critical mass)為基礎來建立

專利資料，主要是因為以色列是以出口為主的國家，所以創新必須尋求出口市場的保 護。Trajtenberg 用專利產出率(Patent per capital)發現以色列僅僅落後 US 和 Japan 名列第三。若用專利的成長率，發現以色列亦名列第三，落後台灣和南韓。但是 Trajtenberg 另外強調雖然以色列在上述的表現還不錯，但是如果把專利總數(number of patent)當作創新的絕對大小，以色列的總體專利數上表現大幅落後 G7，也僅有台灣 和南韓的四分之一。因為科技創新的程式需要一定數量(Critical mass)為基礎來建立