第六章 侵害抗辯
第二節 思想與表達合併原則及必要場景原則
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
177
立創作，惟無論如何獨立創作皆屬於被告訴訟上的防禦方法之一。
第二節 思想與表達合併原則及必要場景原則
第一項 美國法上之思想與表達原則及必要場景原則
第一款 思想與表達之合併
第一目 意義
著作權法中的基礎原則即為思想與表達區分原則，亦即著作權法僅保護著作 人對於思想之「表達」而不及於思想的部分。然而，在某些情形之下，思想與表 達將產生合併的情況，此即所謂的思想與表達合併原則(the merger doctrine of idea and expression)，此一原則係指當思想與表達無法分離，該思想僅能以唯 一或相當有限的方式為表達時，思想與表達即發生合併，而該表達將不受到著作 權法保護。
其背後之理論基礎在於，在該等情況當中，若嚴守思想與表達區分原則之概 念而保護該等表達時，將會不可避免的形成著作權人得以壟斷思想之結果，然而，
此舉無異與著作權法欲維護公共領域空間的目的不合，換言之，在面臨以下困境 時：給予有原創性之表達著作權法的保護，即使該保護將因此形成思想之獨佔；
抑或為使該思想能夠自由為大眾所利用，因此縱然著作人之表達確實具有原創性，
仍不給予其保護，對此，美國法採取後者，而於實務上發展出思想與表達合併原 則349。
因此，當發生思想與表達合併之情形時，縱使他人抄襲(copying)或複製該
349 NIMMER &NIMMER, supra note 49,§13.03[B],at 13-86.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
178
等表達，亦不構成侵害著作權之行為，因此被告即得於訴訟當中主張原告著作有 此原則之適用，抗辯其不成立侵權行為。
第二目 實務上之運用
在著名的 Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian350當中，原告設 計並製作一款蜜蜂珠寶胸針，其指控被告的蜜蜂珠寶胸針侵害其所設計的胸針之 著作權。法院認為在胸針上運用珠寶鑲嵌蜜蜂形狀只有一種表達方式，其思想與 表達不可分離，法院更指出當思想與表達不可分離時，抄襲他人之表達並不會受 法律禁止，否則，若對該等表達予以保護將會授與相當於專利法上獨佔之保護而 形成著作人對於思想的壟斷，並不符合著作權法之立法意旨。
(Herbert Rosenthal 案之系爭蜜蜂珠寶胸針)351
而在 Kern River Gas Transmission Co. v. The Coastal Corporation352一 案中，原告編輯製作了一份地圖，並在地圖上標示了所有天然氣管道的路線配置，
被告抄襲了此一具有原創性的地圖，並且利用此份地圖在政府管道建設工程的競 爭中取得勝利。法院適用了思想與表達合併原則，原告繪製的地圖是使用美國地 質調查局(United States Geological Survey)出版的官方地圖再加上他們自己
350 446 F.2d 738 (9th Cir. 1971).
351 圖片引用自：http://eragem.com/news/1350859/。
352 899 F.2d 1458 (5th Cir. 1990).
‧
353 Ellison Educational Equipment Inc. v. Tekservices Inc., 903 F. Supp 1350,1360( D. Neb. 1995).
354 Yankee Candle Co., Inc. v. Bridgewater Candle Co., Inc., 99 F.Supp.2d 140 (D.Mass.2000).
355 Portionpac Chemical Corp. v. SANITECH SYSTEMS, 217 F. Supp. 2d 1238.(M.D. Fla.2002).
356 PAUL GOLDSTEIN,supra note 42,at 2-35.
357 PAUL GOLDSTEIN,supra note 42,at 2-37；NIMMER &NIMMER, supra note 49,§13.03[B],at 13-88.3.
358 美國實務上亦有判決指出，著作權人原則上並不會知道著作中思想的表達存在或不存在有限 的方式，因此，對於該等限制的存在應該由被控侵權者(被告)證明之，由此可知，思想與表達之 間的關係，並非可著作權性與否的議題，而是在認定侵權與否時應該討論者。參見 NEC Corp. v.
Intel Corp.,10 U.S.P.Q.2d(BNA)(N.D.Cal.1989)"The Register of Copyrights will not know about the presence or absence of constraints that limit ways to express an idea. The burden of showing such constraints should be left to the alleged infringer. Accordingly, in the absence of Ninth Circuit authority to the contrary, it is concluded that the relationship between “idea” and “expression” will not be considered on the issue of copyrightability, but will be deferred to the discussion of infringement."
359 NIMMER &NIMMER, supra note 49,§13.03[B],at 13-88-13-88.1.
360 NIMMER &NIMMER, supra note 49,§13.03[B],at 13-88.4.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
180
第二款 必要場景原則
第一目 意義
必要場景原則(Scènes à faire)，係指在處理某些特定主題時，所不可避免 必須使用或至少為標準處理方式的事件(incidents)、角色(characters)或場景 (settings)，他人的著作中縱然有相同的事件、角色或場景，亦不構成著作權之 侵害。
此一原則的發展能夠自聖經中傳道書裡的一句古諺：「太陽底下無新鮮事」
(There is nothing new under the sun.)中發現其概念，換言之，特定的模式 與情況必定會再次發生361，例如美國法上即有判決指出全世界所有的戲劇文學實 際上皆可歸納分為三十幾種情況362，因此某些場景必定會一再出現，若對於該等 表達給予著作權法之保護，同樣亦可能造成思想被少數人獨占之情形，因此，美 國著作權法除了前述的思想與表達合併原則外，亦發展出必要場景原則。如同美 國的一個法院之觀察，必要場景原則的概念即為著作權人不能藉由指出被告作品 與其著作中同樣都具有的基礎性、陳腔濫調、標準化流程或不可避免必須使用的 要素而作為他人侵權之證明363。
第二目 實務上之運用與適用之著作類型
美國法上最初由 Leon Yankwich 法官在 1942 年的一個著作權侵害訴訟364中 適用必要場景原則，該案中原告的小說與被控侵權的電影同樣都有相似的教堂場
361 NIMMER &NIMMER, supra note 49,§13.03[B],at 13-88.4.
362 Schwarz v. Universal Pictures Co., 85 F. Supp. 270 (S.D. Cal. 1949).
363 Bucklew v. Hawkins, Ash, Baptie & Co., 329 F.3d 923 (7th Cir. 2003).
364 Cain v. Universal Pictures Co., 47 F.Supp. 1013 (1942).
‧
將某些特定的要素認定為所謂的必要場景(scenes a faire)，並非代表他們不可 著作權性(uncopyrightable)，其僅代表作為原告與被告作品間的相似之處，是365 Simonton v. Gordon, 297 F. 625,626(S.D.N.Y. 1924).
366 Reyher v. Children's Television Workshop, 533 F.2d 87,92, 190 U.S.P.Q. 387 (2d Cir.),cert denied,429 U.S. 980 (1976).
367 Walker v. Time Life Films, Inc., 784 F.2d 44,50,228 U.S.P.Q. 505 (2d Cir.),cert denied,476 U.S. 1159 (1986).
368 Hogan v. DC Comics, 983 F. Supp. 82 (N.D.N.Y 1997).
369 NIMMER &NIMMER, supra note 49,§13.03[B],at 13-88.6.
370 美國實務上對此問題亦有不同見解，有判決認為思想與表達合併原則與必要場景原則皆屬於 侵權的抗辯。See Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc., 225 F.3d 1068 ,1081 (9th Cir. 2000).；但早期的實務見 解則有認為若屬於必要場景則不具可著作權性。轉引自 NIMMER &NIMMER, supra note
49,§13.03[B],at 13-88.6,note 182.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
182
(guidebook)371、政客訪談節目372、網站上的常見問答集(FAQ)373等等。
第二項 我國法上之思想與表達原則及必要場景原則
我國實務上亦接受源自於美國法上的思想與表達合併原則及必要場景原則 之概念，以避免嚴格採取思想與表達區分原則反而導致思想被壟斷之情況。
第一款 思想與表達合併原則
最高法院 99 年度台上字第 2314 號民事判決中即明白闡述思想與表達合併原 則之概念：「然思想如僅有一種或有限之表達方式，此時因其他著作人無他種方 式或僅可以極有限方式表達該思想，如著作權法限制該等有限表達方式之使用，
將使思想為原著作人所壟斷，該有限之表達即因與思想合併而非著作權保護之標 的，因此，就同一思想僅具有限表達方式之情形，縱他人表達方式有所相同或近 似，此為同一思想表達有限之必然結果，亦不構成著作權之侵害。」
茲舉幾例說明我國法院適用思想與表達合併原則之見解，如智慧財產法院 101 年度民著訴字第 39 號民事判決：「上開專屬於 eLogistics 系統的參數設定、
資料庫呼叫等原始程式碼部分，在必須與華碩公司內部 ERP 系統使用相同資料 庫的前提下，其資料庫參數設定以及資料庫呼叫等原始程式碼的開發設計上，實 已受到既有資料庫內之既定內容（如參數設定以及資料庫呼叫等內容）而產生有 限的表達方式，無法用不同的程式碼撰寫表達方式去讀寫同一個資料庫中的資料 內容，自有「思想與表達合併原則」之適用，是縱有抄襲之情形，亦不構成著作 權之侵害。」又如智慧財產法院 101 年度民著上易字第 4 號民事判決：「每一個
371 例如，在 Sabin v. Regardie, Regardie & Bartow 一案中即涉及房地產指南手冊的著作權侵害爭議，
法院判決中指出建築物平面圖、電話號碼、售價範圍、附近的設施等皆屬於此種手冊中不可避免 會出現的項目。
372 如 Miracle Blade, LLC. v. Ebrands Commerce Grp., LLC., 207 F. Supp. 2d 1136 (D. Nev. 2002).
373 如 Mist-On Systems, Inc. v. Gilley's European Tan Spa, 303 F. Supp. 2d 974 (D. Wis. 2002).
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
183
部首會造成易誤判之字或部首之情形，本質上即有侷限性，復參諸兩造辭典或字 典均針對國小及國中學生之需求所編寫，是在選擇編排上，自不宜過於偏澀，故 難免受到較多限制，而產生諸多相同之表達，此乃表達方式受限，致觀念與表達 合一。」等判決皆可參考。
然，我國法院對思想與表達合併原則的性質見解上似乎並不明確亦不一致，
法院有時以原告著作之表達因適用思想與表達合併原則，因此被告作品中之表達 縱然與原告相似，亦不成立侵權行為，亦即作為被告在實質相似要件上之抗辯；
但亦時常可見法院認為因為思想與表達合併原則之適用，原告之著作不具原創性，
而不受著作權法保護之見解，如智慧財產法院 102 年度民著訴字第 56 號民事判 決中謂：「此乃有關靜脈曲張症狀、術後情形之簡單客觀事實敘述，並無任何評 論或作者情感思想之創作在內，而上開客觀事實之陳述表達方式極為有限，若謂 上開內容可由原告壟斷享有著作權，則其他著作人日後欲描述靜脈曲張症狀及術 後情形時即不得再使用「酸、硬、脹... 」、「青一塊、紫一塊、青一條、紫一條... 」、
「顯微美容手術，術後可自由行走，不影響日常生活作息」等文字，顯影響文化 發展並侵害人民言論自由，實非事理之平，上開內容因有思想與表達合併原則之 適用而無原創性可言，非受我國著作權所保護之著作。」374雖然在此種見解之下，
原告著作不具原創性，被告自亦不構成侵害著作權之結果，然而，著作是否有原 創性375，應該屬於創意高度的問題，與思想與表達合併原則應分屬不同層次之問 題，如同前述 Nimmer 教授所言，思想與表達合併原則應為法院認定侵權與否時 討論之問題，我國學說上亦曾有學者表示自著作權法之保護目的而言，只要屬於 人類精神創作之表達並具原創性而未抄襲他人著作者，即可滿足著作權法所要求 之保護要件而能夠取得著作權保護，思想與表達原則合併原則之作用主要在於避 免思想受到壟斷，則容許其他人於為相同表達而被控侵權時得主張此一原則即足
374 另可參考最高法院 99 年度台上字第 1024 號民事裁定、智慧財產法院 98 年度民著上字第 16
374 另可參考最高法院 99 年度台上字第 1024 號民事裁定、智慧財產法院 98 年度民著上字第 16