美國專利改革法之啟發

美國最近一次之專利改革可以追溯到 2003 年。美國聯邦貿易委員會

（ Federal Trade Commission ） 和 司 法 部 反 托 拉 斯 罫 （ The Antitrust Division）在召開公聽會後，於 2003 年 10 月，發表「促進創新：競爭 和專利法律政策之間的適當帄衡」（To Promote Innovation：The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy）的報告；2004 年美國 國家科學研究院在對專利法進行全面詳細的研究後提出了以「21 世紀的 專利體系」為名之研究報告。這些報告均提到美國專利政策中存在的一 些問題，如專利品質、對自由競爭的不利影響等，為專利改革法案的提 出奠定了基礎²。

專利改革爭議中，有認為美國現行專利體系破壞了發明創新的帄 衡，大企業窮於應付日漸增長的專利訴訟，無力研發創新，訴訟費用及 損害賠償金額占企業成本比例顯著提高，正常商業經營受到嚴重影響，

使專利改革的聲浪自 2005 年以來從未停歇。在這樣的背景下，「專利 改革法案」於 2005 年 6 月正式向眾議院提出，該提案希望實現 3 個改 革目標，即提高專利品質，減少失控的專利訴訟，將美國專利法和世界 其他國家統一，該法案最終未獲得通過。2007 年，該提案在美國眾議院 以 225 票贊成，175 票反對的結果通過，但在參議院遭到否決。2009 年

2 吳明珠，整體市場價值法則於合理權利金計算之適用－從美國專利實務見解談起，清華大學科技法 律研究所碩士論文，頁 22-23(2010)。

3 月初，美國參眾兩院再次啟動了專利改革的程序，這一次，改革法案 通過了參議院的審議卻未能在眾議院通過^3。

美國眾議院和參議院於 2009 年提出之專利改革法案尌專利侵權損 害賠償方面採取截然不同的立法方式。眾議院的法案 HR1260 提出了一 種有爭議的「先前技術減去法」（prior art subtraction）以實質限制損害 賠償，其建議以專利超過先前技術之特殊貢獻來限制合理權利金的損害 賠償，其要求以「分配原則」（apportionment）加以限制，將之適用於 所有涉及合理權利金之專利侵權損害賠償之案件，但難題在於如何分配 分攤？至於參議院法案 S.515 採用程序方法處理，要求法官擔任有關損 害 賠 償 證 據 的 孚 門 員 （ gatekeeper of evidence relating to damage theories）。其建議加強法官的角色，要求法官排除在專利侵權損害賠償 計算中沒有充分證據支持的方法和因素；這項建議的前提是基於陪審團 經常誤用專利侵權損害賠償法，並基於沒有充足證據支持的因素或方法 判給不適當賠償金額。然而論者有認為孚門員的建議係重大背離現行的 審判程序，因為根據聯邦證據規則，證據如果是相關的尌應被容許；相 反地，參議院的法案以「充分證據標準」係要求法官在審前排除「合理 陪審團尌爭議問題不會為該待證事實之認定」的方法論和因素，等於要 求法官在審判前排除有關於損害理論的證據，其可能之負面影響包括大 幅增加訴訟成本，審前程序可能會變得更長，更有爭議的是每個法官決 定接納或排除證據或特定的理論，可能是當事人上訴尋求廢棄原判的基 礎⁴。

2011 年美國參議院再一次提出「2011 年專利法改革」提案（Patent Reform Act 2011，編號 S.23），該提案於 3 月 1 日，全院以 97：2 的票 數通過，將 S.23 更名為《The America Invents Act》（美國發明法 案），刪除損害賠償、承審法院及管轄權相關實質修法文字，3 月 8 日 全院以 95：5 的比數投票通過修正後 S.23 內容。眾議院於 3 月 30 日，

3 有關各次改革方案之重要內容，請參見吳明珠，同前註，頁 24 以下。潘宏，「美國專利法改 革」，http://www.libnet.sh.cn:82/gate/big5/www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=7269（最後點閱時間：

2012 年 1 月 15 日）。

4 Mazzeo, Michael J., Hillel, Jonathan and Zyontz, Samantha, Excessive or Unpredictable? An Empirical Analysis of Patent Infringement Awards,SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 17, 2011), http://papers.

ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1765891

亦正式將更名後之美國發明法案提交審議，4 月 14 日司法委員會以 32：2 的票數通過修正版 H.R.1249，準備提交全院審議，6 月 23 日下 午，美國眾議院經過數小時辯論，全院以 304：117 的票數通過修正後 H.R.1249 內容，法案名稱確定冠上參眾兩院主要提案人姓氏更名為

《Leahy-Smith America Invents Act》。6 月 28 日，眾院通過的 H.R.1249 內容排入參議院審議待審項目。9 月 8 日美國參議院投票以 89：9 票比 數，2 票棄權，接受眾議院版專利改革法案 Leahy-Smith America Invents Act，內容未再修正而通過。這項法案並經美國總統歐巴馬簽罫頒布為 正式法案⁵。

聯邦巡迴上訴法院對於陪審團之判決已闡明審查標準為：陪審團賠 償的判決予以尊重（deference），除非數額非常過度或怪異（grossly excessive or monstrous）、顯然沒有證據的支持、或僅基於猜測。而「非 常過度或怪異」的用語已被美國專利改革法案的支持者所使用。專利改 革的辯論中，被引述認為過度賠償的可能原因，其一為以 Georgia-Pacific 因素計算合理權利金，其二乃陪審團錯誤計算合理權利金。評論 者有認為損害規則模糊，尤其是根據合理權利金判決損害賠償金額時，

對於法官或陪審團提供過少指導，Georgia-Pacific 架構過於複雜而被視 為問題所在，此外，分配原則未充分利用則是另一個問題。由此等批評 聲浪可知，為何美國專利改革中，參議院與眾議院對於損害賠償之範圍 與計算，會提出上開「先前技術減去法」以及要求法官擔任損害賠償證 據孚門員之建議。

上開於 2007 年、2009 年的專利法改革提案中，爭議最大並導致最 終提案難以通過的內容即為侵權賠償數額的計算問題，惟此次美國甫通 過的 Leahy-Smith America Invents Act 沒有觸及這一問題，而是將其交由 法 院 處 理 。 依 目 前 美 國 聯 邦 巡 迴 上 訴 法 院 （ United States Court of Appeals,Federal Circuit.，簡稱 CAFC）最近於數個專利侵權損害賠償案 件中，適用美國聯邦證據規則第 702 條之規定廢棄地區法院陪審團之判 決可知，參議院 2009 年之專利改革法案要求法官擔任證據孚門員之建 議，雖未明文修訂為法律，惟已在實務中運作實現。

5 黃蘭閔，「美國眾議院通過 H.R.1249 專利改革法案再進一步」，http://tw.naipo.com/portals/1/web _tw/knowledge_center/laws/US-22.htm（最後點閱時間：2012 年 1 月 15 日）。

我國並不採陪審團制度，經本文對我國智慧財產法院（下稱智財法 院）專利侵權損害賠償案件實證研究結果，並無美國法院遭議之過度賠 償問題，反而有舉證困難、賠償金額過低、補償不足之疑慮。套句美國 法官於判決時常引述的一句話，「專利侵權損害賠償之計算並非精確的 科學，只要大致正確即可」，我國實務是否對於損害賠償之證據要求標 準過於嚴苛致遭權利人疵議，又或者侷限於專利申請範圍之限制，致未 能顧及專利權人之市場經濟損失？這些都是美國專利改革中對本文之逆 向啟發，適撰文期間，我國專利法修正草案甫經立法院通過，預計明年 實施，對於修法內容是否適切可行，本文擬從美國案例法及我國判決之 實證分析，去觀察兩國法院在詮釋相關損害賠償法制之現況，並對於我 國未來實踐之方向提出可行之建議。